Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in der Rechtssache Jack Daniel's präzisiert die Parodie-Verteidigung gemäß dem Ersten Verfassungszusatz in Fällen von Markenrechtsverletzungen.

Am 8. Juni 2023 verkündete der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten seine Entscheidung in der Rechtssache Jack Daniel’s Properties, Inc. gegen VIP Products, LLC, einem Markenrechtsfall, in dem es um die Parodie-Verteidigung gemäß dem Ersten Verfassungszusatz ging. In einer einstimmigen Stellungnahme, verfasst von Richterin Kagan, gab das Gericht Jack Daniel’s Properties Recht und entschied, dass der erste Verfassungszusatz das Hundespielzeug „Bad Spaniels“ nicht schützt, das die ikonische Jack Daniel’s-Spirituosenflasche nachahmt (siehe Vergleich unten). Das Gericht entschied nicht darüber, ob VIP Products die Markenrechte von Jack Daniel's Properties verletzt hat, sondern stellte klar, dass die Verwendung des Namens „Bad Spaniels” und des Produktdesigns durch VIP Products eine „Markenverwendung” darstellt, die nicht unter den Schutz der ersten Verfassungszusatz fällt. Der Oberste Gerichtshof verwies den Fall an das Bezirksgericht zurück, um zu klären, ob die Marke „Bad Spaniels” und die Aufmachung des Produkts von VIP Products zu Verwechslungen mit den Marken und der Aufmachung der Produkte von Jack Daniel's Properties führen können.

Hinweis: Bild mit freundlicher Genehmigung von Scotusblog.com.

Das oben (rechts) abgebildete Kauspielzeug „Bad Spaniels“ nutzt die Form und andere charakteristische Merkmale einer Flasche Jack Daniel’s Whiskey, die oben (links) abgebildet ist. So wurde beispielsweise der Schriftzug „Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey“ auf der Jack Daniel’s-Flasche auf dem Kauspielzeug durch „the Old No. 2, on your Tennessee Carpet“ ersetzt. Außerdem steht auf der Jack Daniel's-Flasche, dass das Produkt einen Alkoholgehalt von 40 % vol. hat, während auf dem Bad Spaniels-Kauspielzeug „43 % poo“ steht. Sowohl das Etikett als auch die Flaschenform und das Design sind geschützte Marken und Handelsaufmachungen von Jack Daniel's Properties.

VIP Products argumentierte, dass sein Kauspielzeug eine „Parodie“ auf die Jack Daniel’s-Flasche sei und dass eine solche Parodie ihm eine tragfähige Verteidigung gegen Markenrechtsverletzungen gemäß dem Ersten Verfassungszusatz gewähre. Das Bezirksgericht widersprach dieser Auffassung und stellte fest, dass VIP Products die Markenrechte von Jack Daniel’s Properties gemäß der üblichen Verwechslungsgefahrenanalyse verletzt habe und dass die Fair-Use-Verteidigung nicht auf die Klage wegen Verwässerung durch Verunglimpfung anzuwenden sei, da die Marke „Bad Spaniels“ und die Handelsaufmachung von VIP Properties als Herkunftsangaben dienten. Der Ninth Circuit hob das Urteil der Vorinstanz auf und stellte stattdessen fest, dass VIP Products die Marken von Jack Daniel's Properties aufgrund des Schutzes durch den Ersten Verfassungszusatz, d. h. des^{Rogers1-Tests}, nicht verletzt oder verwässert habe. Der Oberste Gerichtshof äußerte sich nicht zu den konkreten Umständen, unter denen der Schutz der ersten Verfassungszusatzes gilt, sondern stellte vielmehr enger gefasst fest, dass bei der Verwendung einer Marke zur Herkunftsidentifizierung die Prüfung der Verwechslungsgefahr die richtige Analyse ist, selbst wenn die Verwendung einer Marke einen anderen Ausdrucksgehalt hat, weil sie zusätzlich zur Herkunft eine Botschaft vermittelt. Mit anderen Worten: Das Gericht entschied, dass die Verwendung einer Marke zur Kennzeichnung der Herkunft der eigenen Waren durch einen mutmaßlichen Rechtsverletzer „in den Kernbereich des Markenrechts fällt” und nicht unter den Schutz der ersten Verfassungszusatzes fällt. Enthält eine Marke jedoch eine Ausdrucksbotschaft, die nicht mit der Herkunft in Zusammenhang steht, wird dies bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr berücksichtigt.

Neben der Verwechslungsgefahr machte Jack Daniels Properties auch geltend, dass VIP Products durch Verunglimpfung seinen ikonischen Namen und seine Handelsaufmachung verwässert habe. VIP Properties argumentierte, dass seine Verwendung unter die Ausnahme für faire Nutzung des Markengesetzes falle, da es eine berühmte Marke parodiere, kritisiere oder kommentiere. Siehe Abschnitt 1125(c)(3)(A). Das Gericht wies die Fair-Use-Einrede von VIP Products gegen die Verunglimpfungsklage von Jack Daniel's Properties schnell zurück und entschied, dass die Fair-Use-Ausnahme des Markengesetzes nicht gilt, wenn die Verwendung durch den jüngeren Nutzer „eine Herkunftsangabe für die eigenen Waren oder Dienstleistungen der Person“ ist. „Angesichts der Ausnahmeregelungen für faire Nutzung sind Parodien (sowie Kritik und Kommentare, humorvoll oder anderweitig) von der Haftung ausgenommen, wenn sie nicht zur Kennzeichnung der Herkunft verwendet werden.” Jack Daniel’s Properties, Inc. gegen VIP Products, LLC, 599 U.S. 1, 20 (2023). Da die Marke „Bad Spaniels” und die Handelsaufmachung von VIP Products Herkunftskennzeichnungen sind, gilt die Safe-Harbor-Regelung für faire Nutzung nicht.

Zwei Richter gaben ebenfalls übereinstimmende Stellungnahmen ab. Richterin Sotomayor, unterstützt von Richter Alito, äußerte sich zur Verwendung von Umfragen bei der Beurteilung der Verwirrung der Verbraucher in Bezug auf Parodien und mahnte zur Vorsicht, da eine zu starke Gewichtung von Umfragen dazu führen könnte, dass großartige Parodien unterbunden werden, indem mächtigen Marken noch mehr Macht verliehen wird. Richter Gorsuch, unterstützt von Richter Thomas und Richterin Barrett, merkte an, dass die unteren Instanzen die Einzelheiten des Rogers-Tests mit Vorsicht behandeln sollten, da vieles davon noch unentschieden ist.

Im Laufe des Verfahrens reichten verschiedene Unternehmen wie Nike Inc., Campbell Soup Co., American Apparel, Patagonia und Levi Strauss Amicus-Schriftsätze zur Unterstützung von Jack Daniel's ein und argumentierten, dass das Urteil des Berufungsgerichts den Markenschutz gefährde, der den Wert ikonischer Marken schützt. Da die Entscheidung des Gerichts ein Sieg für Jack Daniel's Properties war, dürfte sie auch als Sieg für Markeninhaber angesehen werden, die in den Vereinigten Staaten geschäftlich tätig sind.

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^{1 Der} Rogers-Test stammt aus Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) und ist ein Test zum Schutz der Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz, wenn eine Marke nicht zur Kennzeichnung der Quelle eines Werks, sondern ausschließlich zur Erfüllung einer anderen Ausdrucksfunktion verwendet wird. Der Test wurde so ausgelegt, dass er zwei Aspekte umfasst: (1) die Feststellung, ob die Verwendung durch den Beklagten künstlerisch relevant für das zugrunde liegende Werk ist, und (2) wenn ja, ob die Verwendung hinsichtlich der Quelle oder des Inhalts des Werks ausdrücklich irreführend ist. Der Test zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen der Meinungsfreiheit (geschützt durch den Ersten Verfassungszusatz) und der Freiheit von Verwirrung der Verbraucher (geschützt durch das Markengesetz) herzustellen.