USPTO veröffentlicht aktualisierte Leitlinien zur Verwendung von durch den Anmelder zugelassenem Stand der Technik

Die Direktorin des US-Patent- und Markenamtes (USPTO), Kathi Vidal, hat kürzlich eine Entscheidung der Patent Trial and Appeal Board (PTAB) geändert, um die Verwendung von vom Anmelder zugelassenen Stand der Technik (AAPA) in Inter-Partes-Review-Anträgen (IPR) zu regeln. AAPA ist Stand der Technik, der vom Anmelder in der Patentanmeldung zitiert oder beschrieben wird, indem er beispielsweise eine Technologie als „herkömmlich” oder „allgemein bekannt” beschreibt. Die Verwendung von AAPA durch einen Patentanfechtungskläger in IPR-Anträgen hat sich in den letzten Jahren angesichts der Entscheidungen des Federal Circuit und der eigenen Leitlinien des USPTO zu diesem Thema weiterentwickelt. Die Überprüfungsentscheidung von Direktorin Vidal liefert nützliche Klarstellungen dazu, wann AAPA in einen IPR-Antrag aufgenommen werden kann und wie es vom PTAB berücksichtigt werden kann.

Entwicklung der Verwendung von AAPA in IPR-Anträgen

Gemäß 35 U.S.C. § 311 kann die „Grundlage“ einer IPR-Anfechtung nur „Stand der Technik in Form von Patenten oder gedruckten Veröffentlichungen“ sein. Ob AAPA überhaupt in einen IPR-Antrag aufgenommen werden kann und inwieweit die Kammer AAPA berücksichtigen und sich darauf stützen kann, blieb jedoch offen.

Im Jahr 2020 veröffentlichte das USPTO unter der Leitung des damaligen Direktors Iancu eine Leitlinie, wonach AAPA gemäß § 311 nicht als Stand der Technik gilt und daher nicht als Grundlage für eine Ungültigkeitsklage herangezogen werden kann.¹Allerdings könnte die AAPA von der PTAB als Beweis für den allgemeinen Wissensstand eines Fachmanns zum Zeitpunkt der Erfindung angesehen werden.²Somit konnte sich eine IPR-Petition zwar nicht allein auf die AAPA stützen, es war jedoch zulässig, die AAPA in Kombination mit anderen Patenten oder gedruckten Veröffentlichungen in eine Petition aufzunehmen.³

Die USPTO-Leitlinien wurden vom Federal Circuit in der Entscheidung Qualcomm gegen Apple weitgehend übernommen.⁴Die PTAB stellte fest, dass die AAPA als „Patent oder gedruckte Veröffentlichung“ im Sinne von § 311 zu qualifizieren ist, da die AAPA in einer Patentschrift (nämlich dem angefochtenen Patent) erscheint. In der Berufungsinstanz widersprach der Federal Circuit dieser Auffassung und stellte fest, dass AAPA kein Patent oder keine gedruckte Veröffentlichung sei und daher nicht als Grundlage für eine Gültigkeitsanfechtung in einem IPR-Antrag dienen könne. Der Federal Circuit stellte jedoch auch fest, dass „die Angaben des Patentinhabers zum Umfang und Inhalt des Standes der Technik eine faktische Grundlage dafür bilden, was ein Fachmann zum Zeitpunkt der Erfindung gewusst hätte ... Daraus folgt, dass AAPA in ähnlicher Weise in einer Inter-Partes-Überprüfung verwendet werden kann^.”5

Im Juni 2022 veröffentlichte USPTO-Direktor Vidal aktualisierte Leitlinien, in denen festgelegt wurde, dass, wenn sich ein IPR-Antrag auf AAPA „in Kombination mit einem oder mehreren Patenten oder gedruckten Veröffentlichungen aus dem Stand der Technik stützt, diese Zugeständnisse nicht die „Grundlage” für den Grund bilden und von der Kammer bei ihrer Patentierbarkeitsanalyse berücksichtigt werden müssen^.”6

Erste und zweite endgültige schriftliche Entscheidungen in Solaredge und anschließende Überprüfung

In dem zugrunde liegenden Fall, der die Überprüfung durch Direktor Vidal ausgelöst hatte, wurden mehrere Patente für Solarenergietechnologien in einer IPR-Petition von Solaredge Technologies Ltd. (Petent) angefochten. Der Petent stützte sich dabei teilweise auf die AAPA, die in der Beschreibung des Patentinhabers beschrieben wurde. Im Jahr 2021 erließ die PTAB gemäß den USPTO-Leitlinien von 2020 ihre erste endgültige schriftliche Entscheidung, in der sie feststellte, dass die AAPA zu Unrecht die „Grundlage” oder „Basis” des Antrags bildete. Insbesondere stellte die PTAB auch fest, dass der Antragsteller nicht nachweisen konnte, dass die fragliche AAPA in der Technik tatsächlich bekannt war, wodurch sie für eine Prüfung durch die PTAB weiter disqualifiziert wurde.

Der Antragsteller beantragte eine erneute Anhörung, und im Jahr 2022 erließ die PTAB eine zweite endgültige schriftliche Entscheidung. Auf der Grundlage der zwischenzeitlichen Entscheidung in der Rechtssache Qualcomm und der aktualisierten USPTO-Leitlinien von 2022 hob die PTAB ihre frühere Entscheidung auf und stellte stattdessen fest, dass die AAPA zulässigerweise Teil des Ungültigkeitsarguments sein könne, solange sie nicht „die Grundlage” des Arguments sei.⁷Die PTAB stellte fest, dass die AAPA, wenn sie in die Ungültigkeitsanalyse einbezogen wurde, Lücken in den anderen angeführten Stand der Technik füllte und die PTAB dazu veranlasste, alle angefochtenen Ansprüche für ungültig zu erklären.⁸Der Patentinhaber versuchte zu argumentieren, dass die AAPA von der Prüfung ausgeschlossen sei, da die PTAB zuvor festgestellt hatte, dass der Antragsteller nicht nachweisen konnte, dass die AAPA in der Technik tatsächlich „allgemein bekannt” war. Die PTAB entschied jedoch, dass der Patentinhaber dieses Argument selbst nicht vorgebracht hatte, sondern sich stattdessen auf die vorherige Entscheidung der PTAB stützen wollte, sodass das Argument effektiv verwirkt war.⁹

Der Patentinhaber beantragte eine Überprüfung der zweiten endgültigen schriftlichen Entscheidung durch ein Gremium für Präzedenzfälle, aber Direktorin Vidal führte stattdessen eine Überprüfung von Amts wegen durch. In der Entscheidung bestätigte sie die Anwendung der aktuellen Leitlinien für 2022 durch die PTAB als vereinbar mit der Entscheidung des Federal Circuit in der Rechtssache Qualcomm.

Die Entscheidung von Direktor Vidal hebt jedoch auch die Entscheidung der PTAB in der Frage auf, ob der Patentinhaber sein Recht verwirkt hat, gegen die Bekanntheit der AAPA zu argumentieren. Da die Frage von der PTAB in ihrer ersten schriftlichen Entscheidung von Amts wegen behandelt worden war, musste der Patentinhaber dieses Argument nicht als Antwort auf den Antrag des Antragstellers auf erneute Anhörung vorbringen. Dem Patentinhaber hätte die Möglichkeit gegeben werden müssen, dieses Argument während der erneuten Anhörung vorzubringen.

Mitbringsel

Nach den aktuellen Leitlinien des USPTO scheinen potenzielle Patentgegner sich auf die AAPA stützen zu können, um IPR-Anträge zu ergänzen. Potenzielle Gegner sollten jedoch Zurückhaltung walten lassen, wenn sie sich bei der Anfechtung eines Patents auf die AAPA stützen, und sicherstellen, dass sie gedruckte Patente oder Veröffentlichungen aus dem Stand der Technik als Hauptgrundlage für jede Anfechtung in einem Antrag identifizieren und heranziehen. Patentinhaber, die mit einem IPR-Antrag konfrontiert sind, der sich auf AAPA stützt, sollten mögliche Argumente in Betracht ziehen, um AAPA mit der Begründung zu disqualifizieren, dass es entgegen den Behauptungen im Patent selbst nicht tatsächlich bekannt war, und zusätzlich hinterfragen, ob AAPA tatsächlich als Hauptgrundlage für eine bestimmte Anfechtung herangezogen wird.