Nichts umsonst: Bundesberufungsgericht stellt klar, dass kommerzieller Erfolg ausschließlich vom Umsatz abhängt

In seiner Bestätigung der endgültigen schriftlichen Entscheidungen der Patent Trial and Appeal Board (PTAB) in zwei Inter-Partes-Überprüfungen (IPRs) entschied das Berufungsgericht für den Federal Circuit (CAFC), dass nur tatsächliche Produktverkäufe für den Nachweis des kommerziellen Erfolgs zählen. Incept LLC gegen Palette Life Sciences, Inc., 21-2063 (Fed. Cir. 16. August 2023). Andere Formen des Vertriebs von Produkten, wie Ersatzlieferungen und kostenlose Muster, werden laut CAFC nicht als Verkäufe im Sinne des Nachweises des kommerziellen Erfolgs angesehen. Darüber hinaus reicht die Vorlage von Buchhaltungsinformationen, die nicht klar zwischen Verkäufen und anderen Formen des Vertriebs unterscheiden, wahrscheinlich nicht aus, um den kommerziellen Erfolg nachzuweisen. Diese Entscheidung ist eine wichtige Erinnerung für Patentinhaber, Buchhaltungsinformationen zur Untermauerung von Argumenten zum kommerziellen Erfolg ordnungsgemäß vorzulegen, und unterstreicht den Wert für Antragsteller, Zeugen zu den Details der Buchhaltungsinformationen zu befragen.

Der CAFC entschied, dass Versanddaten eindeutig den Verkäufen zuzuordnen sein müssen und nicht kostenlosen Mustern oder Ersatzlieferungen.

Der Patentinhaber (Incept) argumentierte während des IPR, dass die Verdopplung der jährlichen Lieferungen seiner SpaceOAR-Hydrogel-Einheiten bis 2019 ausreichend sei, um den kommerziellen Erfolg zu belegen. Das SpaceOAR-Produkt diente ebenso wie die entsprechenden Patente der Behandlung von Prostatakrebs. Der Patentinhaber legte eine Tabelle mit den „jährlichen Auslieferungen” seines SpaceOAR-Hydrogelprodukts an Kunden von 2015 bis 2019 vor. Die Tabelle enthielt jedoch nicht nur Auslieferungen für den Verkauf, sondern auch aggregierte Auslieferungen für Ersatzprodukte und kostenlose Muster.

Der Erklärende des Patentinhabers legte zwar eine Aufschlüsselung der Lieferungen für Verkäufe, kostenlose Muster und Ersatzlieferungen für die Jahre 2015 bis 2017 vor, jedoch keine Aufschlüsselung für die Jahre 2018 oder 2019. Darüber hinaus konnte der Erklärende des Patentinhabers lediglich angeben, dass die Anzahl der Lieferungen, die auf kostenlose Muster und Ersatzlieferungen in den Jahren 2018 oder 2019 zurückzuführen waren, „gering” war. Die PTAB und das CAFC bemängelten, dass die Argumentation des Patentinhabers in seiner Antwort, wonach sich der Umsatz bis 2019 verdoppelt habe, nicht mit den vorgelegten Versanddaten übereinstimme, in denen die Umsatzdaten für 2018 und 2019 fehlten. Insbesondere schloss sich das CAFC der Auffassung der PTAB an, dass „aus diesen Unterlagen nicht hervorgeht, ob der Anstieg der versandten Einheiten gegenüber dem Vorjahr auf einen Anstieg der Verkäufe zurückzuführen ist oder auf einen Anstieg der versandten Muster und Ersatzteile”.

Anmelder in PTAB-Verfahren müssen die Relevanz von Umsatzsteigerungen für den kommerziellen Erfolg im Kontext des Gesamtmarktes erläutern.

Die PTAB und das CAFC bemängelten außerdem, dass der Patentinhaber in seiner Antwort oder Gegenantwort nicht argumentiert hatte, dass die Stückzahlen für 2015–2017 einen kommerziellen Erfolg darstellten. Insbesondere versäumten es die Erklärenden des Patentinhabers zu erläutern, inwiefern die nachgewiesenen Umsatzsteigerungen im Kontext des Gesamtmarktes ausreichend waren, um einen kommerziellen Erfolg zu begründen. Das Gericht stellte fest, dass keiner der Erklärenden dargelegt habe, „inwiefern diese Umsätze einen kommerziellen Erfolg im Kontext des Gesamtmarktes darstellen“, und „daher sind wir nicht der Ansicht, dass die vorgelegten Nachweise über Produktlieferungen einen kommerziellen Erfolg von Anspruch 1 belegen, der die Feststellung der Nicht-Offensichtlichkeit stützen würde“. Die PTAB und das CAFC wären möglicherweise zufrieden gewesen, wenn der Patentinhaber oder seine Erklärenden eine klare Erklärung dafür geliefert hätten, wie die angebliche Verdopplung der Verkaufszahlen einen kommerziellen Erfolg im Kontext des relevanten Marktes darstellt.

Diese Entscheidung des CAFC ist eine deutliche Erinnerung an einige der Fallstricke, die Patentinhaber sorgfältig vermeiden müssen. In vielerlei Hinsicht erweitert diese Entscheidung die historische Zurückhaltung der PTAB, Lücken in den Argumenten einer Partei zum Nachweis des kommerziellen Erfolgs zu füllen. So entschied das CAFC beispielsweise Anfang dieses Jahres, dass Beweise für die Nicht-Offensichtlichkeit im Zusammenhang mit dem Nachweis des kommerziellen Erfolgs sich auf mehr als nur ein in der Technik bekanntes Merkmal beziehen müssen, selbst wenn dieses Merkmal in der Technik nicht allgemein bekannt ist. Yita LLC gegen MacNeil IP LLC, 22-1373 (Fed. Cir. 6. Juni 2023). Beide Seiten sollten ihre Argumente zum kommerziellen Erfolg gründlich prüfen, um sicherzustellen, dass sie dieser verstärkten Kontrolle standhalten.