Einschränkungen bei der Beantragung von Patentschutz für Handelsaufmachungen

Dieser Artikel wurde ursprünglich veröffentlicht in Law360 am 15. August 2023 veröffentlicht und wird hier mit Genehmigung erneut veröffentlicht.

Markeninhaber, die sich mit der Verwaltung von Rechten des geistigen Eigentums auskennen, nutzen häufig eine Kombination aus Handelsaufmachung, Marken und Patenten, um ihr geistiges Eigentum zu schützen.

Mehrere Formen des Schutzes können für Unternehmen bei der Durchsetzung der Exklusivität ihrer Produkte von großem Wert sein, jedoch gibt es wichtige Einschränkungen, die bei der Beantragung sowohl des Schutzes der Handelsaufmachung als auch des Patentschutzes zu beachten sind.

In den USA ist der Schutz der Handelsaufmachung – das Erscheinungsbild eines Produkts oder einer Verpackung – für Designs, die ausschließlich durch ihre Funktion bestimmt sind, nicht möglich. Wenn ein Produktmerkmal für die Verwendung oder den Zweck des Artikels unerlässlich ist, sich auf die Kosten oder die Qualität des Artikels auswirkt oder andere Wettbewerbsvorteile bietet, gilt es als funktional und kann nicht als Handelsaufmachung geschützt werden.

Markeninhaber von Produkten, die in oder am Körper einer Person verwendet werden – wie medizinische Implantate, tragbare Geräte, Schuhe und andere Bekleidung – riskieren die mögliche Löschung ihrer Registrierungen, wenn ihr Handelsaufmachung als funktional angesehen wird.

Dies ist für Produkte dieser Kategorien von besonderer Bedeutung, da sie nicht nur über markenspezifische ästhetische Merkmale verfügen, sondern oft auch mehrere Funktionen aufweisen, die zur Optimierung der Leistung oder Passform entwickelt wurden.

Markeninhaber sollten sicherstellen, dass solche Merkmale von den ästhetischen, die Herkunft identifizierenden Merkmalen der Produkte getrennt sind, da sie sonst Gefahr laufen, dass ihre Ansprüche auf Handelsaufmachung oder Geschmacksmuster durch eine Funktionsbestimmung vereitelt werden könnten. Dies ist ein Grund, warum es wichtig ist, von Anfang an zu prüfen, welche Arten von Rechten des geistigen Eigentums für Innovationen in diesen Bereichen am besten geeignet sind.

Medizinische Hüftgelenkimplantate und die Farbe Rosa

Im Dezember 2022 hat das US-Patent- und Markenamtin seiner Entscheidung im Fall C5 Medical Werks LLC gegen CeramTec GmbH dem Antrag von C5 Medical Werks statt, zwei der von CeramTec eingetragenen Handelsaufmachungen für die Farbe Rosa in Bezug auf Hüftgelenkimplantate zu löschen.¹

C5 Medical Werks argumentierte, und die TTAB stimmte zu, dass die Farbe Rosa ein funktionales Nebenprodukt der Verwendung von Chromoxid als Materialbestandteil im Herstellungsprozess sei. Die Entscheidung der TTAB berücksichtigte, dass das abgelaufene Gebrauchsmusterpatent von CeramTec die technischen Vorteile der Verwendung von Chromoxid zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften, z. B. der gewünschten Härte und Bruchfestigkeit, der resultierenden Hüftgelenkimplantate offenlegte.

Registrierungsnummer 4319095

Registrierungsnummer 4319096

In öffentlichen Erklärungen von CeramTec, darunter Produktwerbung, behördliche Anträge und technische Literatur, wurden die technischen Vorteile der Verwendung von Chromoxid im Herstellungsprozess hervorgehoben und die Verwendung von Chromoxid mit der rosa Farbe der Produkte in Verbindung gebracht.

Die TTAB stellte fest, dass CeramTec „den relevanten Markt über einen längeren Zeitraum hinweg darüber aufgeklärt hatte, dass Hüftprothesenkomponenten aus Keramikzusammensetzungen mit Chrom (wodurch die Verbindung rosa wird) eine überlegene mechanische Leistung aufweisen^“.2

Die TTAB kam daher zu dem Schluss, dass die Farbe Rosa ein funktionales Merkmal sei, da sie durch die Zugabe einer Verbindung hervorgerufen werde, die der Funktion des Produkts zugutekomme.

Die nächsten Schritte des Schuhherstellers

Der Schuhhersteller Timberland wartet auf eine Entscheidung des US-Berufungsgericht für den vierten Gerichtsbezirk darauf, ob sein Icon-Stiefel-Design in der Rechtssache TBL Licensing gegen Vidal.³

Timberland-Anmeldung Seriennummer 86634819

Timberland behauptet, dass Verbraucher acht spezifische Merkmale seines Stiefel-Designs als eindeutiges Erkennungsmerkmal wahrnehmen: einen gepolsterten Kragen, eine zweifarbige Sohle mit unterschiedlicher Härte, eine Vibram-ähnliche Profilsohle, eine sanduhrförmige Fersenkappe, Vierfachnähte, U-förmige Oberledernähte, eine sechseckige Öse und eine bauchige Zehenkappe.

In einer Entscheidung vom Dezember 2022 hat das US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Virginia⁴, da es zu dem Schluss kam, dass das Design des Stiefels funktional ist, weil die Gebrauchsmuster des Unternehmens die Konstruktion, den Komfort, die Wasserdichtigkeit und den Halt des Stiefels schützen. In der Werbung von Timberland wird die beanspruchte Handelsaufmachung auch mit bestimmten Verbesserungen der Leistungsfähigkeit seiner Stiefel in Verbindung gebracht.

Timberland^{argumentiert5}, dass das Bezirksgericht das Design in seiner Gesamtheit hätte analysieren müssen, anstatt verschiedene Elemente einzeln zu betrachten. Die International Trademark Association hat diese Fragen zur Unterstützung von Timberland dargelegt; es wird erwartet, dass sich auch andere Markeninhaber zu Wort melden werden.⁶

Die Verfahren von C5 Medical Werks und TBL Licensing verdeutlichen die Vorteile einer frühzeitigen Entwicklung einer ganzheitlichen IP-Strategie in der Produktentwicklung. Forschungs- und Entwicklungs-, Marketing- und Rechtsteams sollten sich abstimmen, um zu planen, welche Elemente des Produkts durch Handelsaufmachung, Markenzeichen und Patente geschützt werden sollen und was in öffentlichen Mitteilungen über die Merkmale des Produkts, die als Herkunftsangaben dienen sollen, gesagt werden darf und was nicht.

Kombination von Handelsaufmachung und Patentschutz

Die Handelsaufmachung schützt nicht-funktionale und unverwechselbare Merkmale des Produktdesigns. Wie bei einer Marke oder einem Logo besteht der Zweck der Handelsaufmachung darin, die Herkunft des Produkts zu identifizieren.

Unternehmen haben das Erscheinungsbild der Form oder Farbe eines Produkts als Handelsaufmachung registriert – beispielsweise die Sanduhrform der Coca-Cola-Flasche oder das Robin's Egg Blue von Tiffany & Co. für Schmuckkästchen.

Um alle Vorteile einer Markeneintragung nutzen zu können, muss der Inhaber des Handelsaufmachungsrechts nachweisen, dass Verbraucher das Produktdesign als Herkunftsangabe der Waren erkennen. Im Gegensatz zu Patenten gibt es keine zeitliche Begrenzung für den Schutz von Handelsaufmachungen; der Schutz von Handelsaufmachungen kann so lange bestehen bleiben, wie der Inhaber das Produkt im Handel verwendet.

Die für Medizin- und Konsumgüter am besten geeigneten Patentarten sind Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster. Gebrauchsmuster können Verfahren, Maschinen, hergestellte Waren und Zusammensetzungen abdecken, während Geschmacksmuster das dekorative Erscheinungsbild eines Produkts schützen.

Beispielsweise kann ein Gebrauchsmuster die Formel eines Vitamin-C-Serums schützen, während ein Geschmacksmuster das einzigartige Erscheinungsbild der Verpackung des Serums schützen kann.

Um den Schutz des geistigen Eigentums zu maximieren, kann es von Vorteil sein, den Schutz der Handelsaufmachung mit dem Patentschutz zu kombinieren. Handelsaufmachungs- und Geschmacksmusterpatente können nebeneinander bestehen und unterschiedliche Laufzeiten und Schutzbereiche bieten.

Die Handelsaufmachung bietet potenziell unbefristeten Schutz für das gesamte Erscheinungsbild des Produktdesigns, die Farbe oder die Verpackung, während US-Geschmacksmuster 15 Jahre lang Schutz für das dekorative Erscheinungsbild eines Artikels ab dem Zeitpunkt der Erteilung bieten.

Eine US-Geschmacksmusteranmeldung kann nicht eingereicht werden, wenn ein Produkt bereits seit mehr als einem Jahr öffentlich bekannt ist oder verkauft wird. Im Gegensatz zu Registrierungen von Handelsaufmachungen bleiben US-Geschmacksmusteranmeldungen in der Regel bis zur Erteilung geheim, sodass Marken frühzeitig Schutz beantragen können, bevor ihre Produkte auf den Markt kommen.

Im Gegensatz dazu ist es schwieriger, eine Trade-Dress-Registrierung für ein Produktdesign zu erhalten, wenn ein Produkt erstmals auf den Markt kommt, da hierfür der Nachweis einer „sekundären Bedeutung“ erforderlich ist, die in der Regel erst nach mindestens fünfjähriger Marktpräsenz des Produkts gegeben ist.

Eine Möglichkeit besteht darin, frühzeitig in der Lebensdauer des Produkts eine Geschmacksmusteranmeldung zu beantragen und dann, nachdem das Produkt mehrere Jahre auf dem Markt ist und es einfacher ist, Beweise für eine sekundäre Bedeutung zu erbringen, eine Registrierung als Handelsaufmachung zu beantragen.

Beispielsweise besitzt Nike zahlreiche^Patente für Handelsaufmachungen und Designs7 für seine verschiedenen Schuhdesigns und hat zahlreiche Klagen wegen Patentverletzung gegen Wettbewerber im Schuhbereich eingereicht. Nike besitzt die Registrierung der Handelsaufmachung für die Silhouette, Reg.-Nr. 3.711.305, und die Sohle, Reg.-Nr. 3.721.064, des Nike Dunk.

Nike erhielt außerdem ein Geschmacksmuster, US D804,158, für die Außensohle des Nike Dunk Flyknit und ein Gebrauchsmuster, US 8,266,749, für Verfahren zur Herstellung des Nike Flyknit-Obermaterials. Im April 2022 entschied das US-Bezirksgericht für den zentralen Bezirk von Kalifornien eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen La La Land Design wegen der Verletzung von Nike Dunk-Designs.⁸

Funktionalitätsaspekte bei der Beantragung von Schutzrechten für Handelsaufmachungen und Gebrauchsmuster

Bei der Beantragung eines Schutzes sowohl für das Handelsaufmachung als auch für das Patent sollte ein Markeninhaber vor der Einreichung die funktionalen Aspekte eines Produkts bewerten und dessen spezifische Merkmale und Zweck analysieren. Ein Produkt, dessen Design weitgehend oder ausschließlich von funktionalen Überlegungen bestimmt wird, ist in der Regel kein geeigneter Kandidat für eine Handelsaufmachung, und eine frühzeitige Bewertung der Funktionalität kann zusätzliche Kosten oder das Risiko einer späteren Ungültigkeitserklärung vermeiden.

Wenn das Produktdesign für die Funktion oder Herstellung des Produkts nützlich ist, sollte der Eigentümer einen Patentschutz in Betracht ziehen. Die Erlangung eines Gebrauchsmusters kann jedoch später den Schutz der Handelsaufmachung behindern, da davon ausgegangen wird, dass das Produktdesign funktional ist. C5 Medical Werks hebt diese Herausforderung hervor.

Tatsächlich analysiert der vom USPTO verwendete Test zur Feststellung der Funktionalität einer Handelsaufmachung:

• Das Vorliegen eines aktiven oder abgelaufenen Gebrauchsmusters, das die Gebrauchsmustervorteile des eingetragenen Gegenstands offenlegt; 
• Werbung durch den Registranten, die die praktischen Vorteile des Gegenstands anpreist; 
• Die Verfügbarkeit alternativer Designs; und 
• Ob der Gegenstand aus einem vergleichsweise einfachen oder kostengünstigen Herstellungsverfahren resultiert.⁹

Wenn eine Kombination aus Handelsaufmachung und Patentschutz gewünscht wird, sollte der Inhalt aller Patentanmeldungen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die zugehörige Handelsaufmachungsanmeldung geprüft werden.

Was ein Markeninhaber in seiner Patentanmeldung beschreibt, ist von Bedeutung: Wie oben erwähnt, berücksichtigte die TTAB in der Sache C5 Medical Werks unter anderem Aussagen in den Patenten, in denen die funktionalen Vorteile der Technologie angepriesen wurden.

Durch die Nutzung sowohl des Schutzes der Handelsaufmachung als auch des Patentschutzes können Markeninhaber – einschließlich derjenigen, deren Produkte am Körper getragen oder im Körper platziert werden – den Schutz mithilfe der verfügbaren IP-Tools maximieren.

Wie die oben genannten Fälle zeigen, ist es unerlässlich, die funktionalen Aspekte solcher Produkte frühzeitig und vor Einreichung einer Anmeldung für eine Handelsaufmachung zu bewerten.

Anmerkung der Redaktion: Alexander Liederman, Jurastudent an der George Washington University Law School, hat zu diesem Artikel beigetragen. Er war Sommerpraktikant bei Foley.

Offenlegung: Foley & Lardner ist Rechtsberater für den Amicus-Curiae-Schriftsatz der International Trademark Association in der Rechtssache TBL Licensing LLC gegen Vidal.

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¹ C5 Medical Werks LLC gegen CeramTec GmbH, Löschungen Nr. 92058781 und 92058796, bei *95 (6. Dezember 2022)

² Ebenda, S. 95.

³TBL Licensing LLC gegen Vidal, Nr. 23-1150 (4. Berufungsgericht, 2023).

⁴ TBL Licensing LLC gegen Vidal, Nr. 1:21CV681 (Eastern District of Virginia, 2022).

⁵ Eröffnungsschriftsatz des Klägers und Berufungsklägers, TBL Licensing, LLC gegen Vidal, Nr. 23-1150 (4. Berufungsgericht, 2023).

⁶ Schriftsatz des Amicus Curiae International Trademark Association (INTA), TBL Licensing LLC gegen Vidal, Nr. 23-1150 (4. Berufungsgericht, 2023). Foley & Lardner LLP ist Rechtsbeistand des Amicus Curiae INTA in diesem Verfahren.

⁷ Nike Inc. Virtuelle Marketing-Patentdatenbank. https://agreementservice.svs.nike.com/rest/agreement?agreementType=ipBrandProtection&uxId=com.nike.patents.virtualmarking&country=US&language=en&requestType=redirect.

⁸ Nike Inc. gegen La La Land Prod. & Design, 2:21-cv-00443-MCS-PVC (C.D. Cal. 20. April 2022).

⁹ In Sachen Morton-Norwich Products Inc., 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982).