Wie Rechteinhaber proaktiv mit der Durchsetzung durch die CBP umgehen können
Dieser Artikel wurde ursprünglich veröffentlicht in Law360 am 7. August 2023 veröffentlicht und wird hier mit Genehmigung erneut veröffentlicht.
Seitdem die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) die Rechte an geistigem Eigentum (IPR) zu einem vorrangigen Handelsproblem erklärt hat, hat die Behörde gefälschte Waren im Wert von mehreren Milliarden Dollar beschlagnahmt. In den Jahren 2021 und 2022 beschlagnahmte die CBP gefälschte Waren im Gesamtwert von 3,3 Milliarden Dollar[1] bzw. 2,98 Milliarden Dollar[2]. Im April 2023 wurden innerhalb von nur 24 Stunden gefälschte Schmuckstücke im Wert von über 4,4 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, die zahlreiche Luxusmarkenzeichen trugen[3].
Für Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums gibt es zwei wichtige Möglichkeiten, wie die CBP ihnen die Durchsetzung ihrer Rechte ermöglicht: (1) das Registrierungsprogramm der Abteilung für Rechte des geistigen Eigentums der CBP und (2) die Abteilung für die Durchsetzung von Ausschlussverfügungen. Beide Optionen bieten unterschiedliche Schutzmaßnahmen, aber beide sind für Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums wirksame Mittel, um zu verhindern, dass nicht autorisierte Waren auf den US-Markt gelangen.
Im Folgenden werden bewährte Verfahren und Empfehlungen für den Umgang mit den Bereichen IPR und EOE beschrieben.
CBP-Abteilung für geistiges Eigentum
Hintergrund
Die CBP ist befugt, Waren, die in die USA eingeführt werden sollen, zu beschlagnahmen, zu konfiszieren, einzuziehen und letztendlich zu vernichten, wenn sie eine Marke oder ein Urheberrecht verletzen, die bzw. das beim US-Patent- und Markenamt oder beim US-Urheberrechtsamt registriert und anschließend bei der CBP gemeldet wurde.
Das geltende Bundeszollrecht sieht die Beschlagnahme und Einziehung von „Waren oder Verpackungen, bei denen Verstöße gegen das Urheberrecht, Markenrecht oder den Schutz von Handelsnamen vorliegen“ vor.[4]
Die CBP fordert alle Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums auf, ihre Rechte bei der CBP registrieren zu lassen. Dies kann online erfolgen, und die Registrierung kann für die gesamte Laufzeit der zugrunde liegenden Marken- oder Urheberrechtsregistrierung verlängert werden.[5] Die Registrierung einer Marke muss gleichzeitig mit der Verlängerung der Marke erneuert werden, während die Registrierung eines Urheberrechts alle 20 Jahre erneuert werden muss.
Die CBP unterhält eine durchsuchbare Online-Datenbank mit Einträgen, in denen die Rechte des geistigen Eigentums beschrieben werden.[6] Jeder Eintrag enthält auch einen Ansprechpartner, der die CBP bei der Feststellung der Echtheit von Produkten unterstützen kann.
Die CBP betreibt auch zusätzliche Programme zur Unterstützung der Produktidentifizierung. Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums können der Behörde Produktidentifizierungsleitfäden vorlegen, in denen das Markenprodukt identifiziert und beschrieben wird. Diese Leitfäden erklären, wie Produkte authentifiziert und echte von unechten Waren unterschieden werden können.
IPR-Inhaber können auch Authentifizierungstests über das Donation Acceptance Program einreichen und persönliche oder Online-Schulungen mit CBP-Mitarbeitern durchführen.[7] Die Registrierungsdatenbank sowie die verschiedenen Schulungsprogramme ermöglichen es der CBP, mutmaßliche Fälschungen an der Grenze besser zu identifizieren und zu beschlagnahmen.
Darüber hinaus können Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums oder Mitglieder der Öffentlichkeit online eine Anzeige wegen Handelsverstößen einreichen.[8] Im Jahr 2021 betrafen etwa 22 % der online eingereichten Anzeigen wegen Handelsverstößen Fragen des geistigen Eigentums.[9] Auf der Grundlage dieser elektronischen Anzeigen oder auf eigene Initiative kann die CBP eine Untersuchung einleiten und mutmaßlich nicht echte Waren beschlagnahmen oder einbehalten.
Dazu gehören Untersuchungen von Waren, die eine Marke aufweisen, die mit der echten Marke identisch oder im Wesentlichen nicht von dieser zu unterscheiden ist (Fälschung), Waren, die eine Marke aufweisen, die bei einem durchschnittlichen Kunden zu Verwechslungen oder Irrtümern führen kann (verwirrend ähnlich), Graumarktwaren oder Waren, bei denen es sich um Raubkopien handeln könnte.
Während einige Ermittlungen mehrere Monate dauern können, können andere nach Einreichung einer elektronischen Anzeige zu einer schnellen Beschlagnahmung gefälschter Waren an einem Einfuhrhafen führen.
Sobald die CBP beschließt, mutmaßlich nicht echte Waren zu beschlagnahmen, benachrichtigt sie den Importeur.[10] Der Importeur hat dann sieben Tage Zeit, um Informationen über die wahre Beschaffenheit der Waren vorzulegen.
Die CBP bietet dem Inhaber der Rechte an geistigem Eigentum außerdem die Möglichkeit, Informationen über die mutmaßlich nicht echten Waren oder ein Muster davon zu prüfen. Wenn festgestellt wird, dass die Waren nicht echt sind, benachrichtigt die CBP den Inhaber der Rechte an geistigem Eigentum auch mit Einzelheiten zur Sendung und zum Importeur.
Nach der Beschlagnahme einer Sendung sendet die CBP dem Importeur eine Beschlagnahmungsmitteilung.
Der Importeur kann dann (1) ein Verwaltungsverfahren zur Einziehung beantragen; (2) eine Klage und eine Kostenkaution einreichen, mit der er beantragt, dass die CBP den Fall unverzüglich zur gerichtlichen Verfolgung an die US-Staatsanwaltschaft weiterleitet; (3) einen Antrag auf Verwaltungshilfe beim Hafendirektor der CBP stellen; und (4) der Zollkommission über das Amt für Geldbußen, Strafen und Einziehungen am Ort der Beschlagnahme ein Vergleichsangebot unterbreiten.
In der Regel müssen diese Maßnahmen innerhalb von 30 Tagen ergriffen werden.
Nach der Einziehung der beschlagnahmten Waren kann die CBP dem Importeur der nicht originalen Waren eine Geldstrafe auferlegen.[11] Bei der ersten Beschlagnahme entspricht die Geldstrafe höchstens dem Wert der Waren, wenn diese original wären. Bei weiteren Verstößen beträgt die Geldstrafe höchstens das Doppelte des Wertes.
Es ist zu beachten, dass der Meldende, wenn die Beschlagnahme auf einer gemeldeten E-Anzeige beruhte, Anspruch auf bis zu 25 % der verhängten Geldbuße oder Strafe haben kann.
Die CBP kann bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße mildernde Umstände berücksichtigen, diese jedoch nicht vollständig aufheben.[12] Zu den mildernden Umständen zählen Unkenntnis über die tatsächliche Beschaffenheit der Waren, bisherige einwandfreie Einfuhren, Unerfahrenheit bei der Einfuhr, Zusammenarbeit mit der CBP und Zahlungsunfähigkeit.
Andererseits kann die CBP auch erschwerende Faktoren berücksichtigen, wie beispielsweise frühere Einfuhren von später beschlagnahmten und eingezogenen Waren, strafrechtliche Verstöße im Zusammenhang mit der Transaktion, die Vorlage gefälschter Dokumente und andere betrügerische Praktiken.
Bewährte Verfahren
Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums müssen bei der Durchsetzung proaktiv vorgehen, um die oben beschriebenen CBP-Programme optimal zu nutzen.
Zunächst sollte ein Inhaber seine Marken und Urheberrechte überprüfen und sicherstellen, dass beide bei der CBP registriert sind. Diese Vorgehensweise sollte in einen umfassenderen jährlichen Portfolio-Überprüfungsprozess integriert werden, in dem Verlängerungen von CBP-Eintragungen ordnungsgemäß erfasst werden.
Zweitens sollte ein Inhaber die Aktivitäten im Zusammenhang mit seinen Rechten an geistigem Eigentum überwachen. Dazu gehört die Überwachung relevanter physischer und Online-Marktplätze sowie die Einrichtung eines Verfahrens, mit dem Kunden oder die Öffentlichkeit mutmaßlich gefälschte Waren melden können. Es stehen auch automatisierte Tools zur Verfügung, die diesen Prozess vereinfachen und es Benutzern ermöglichen, Keyword-Benachrichtigungen für Marken oder Urheberrechte einzurichten, deren Durchsetzung sie anstreben.
Drittens sollte ein Inhaber über ein formalisiertes Verfahren zur Identifizierung und zum Umgang mit mutmaßlich nicht echtem Warenbestand verfügen. Dazu gehört auch, dass er über das Durchsetzungsverfahren nach der Beschlagnahme von Waren informiert ist.
Schließlich sollte ein Inhaber regelmäßig alle Änderungen oder Ergänzungen der CBP überprüfen, um sicherzustellen, dass er alle verfügbaren Programme nutzt. Durch die umfassende Zusammenarbeit mit der IPR-Abteilung sind IPR-Inhaber bestens positioniert, um ihre Rechte zu verteidigen.
CBP EOE-Zweigstelle
Hintergrund
Die CBP ist befugt, Ausschlussverfügungen durchzusetzen, die von der US-amerikanischen International Trade Commission nach einer Untersuchung wegen unlauterer Einfuhren oder gemäß Section 337 erlassen wurden. Ein Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums kann eine Untersuchung gemäß Section 337 beantragen, wenn er den Verdacht hat, dass eine importierte Ware einen unlauteren Wettbewerb mit einem Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums darstellt.
Unlauterer Wettbewerb kann entstehen, wenn die importierten Waren ein US-Patent, Urheberrecht oder eine Marke verletzen. Eine Abhilfemaßnahme bei einem Verstoß durch unlautere Importe ist eine Ausschlussverfügung, die die Einfuhr der rechtsverletzenden Artikel in die USA untersagt.
Diese Anordnung kann eine eng gefasste, begrenzte Ausschlussanordnung sein, die die Einfuhr von rechtswidrigen Waren durch die in der Untersuchung namentlich genannten Beklagten ausschließt, oder es kann sich um eine weit gefasste allgemeine Ausschlussanordnung handeln, die alle rechtswidrigen Waren unabhängig von ihrer Herkunft ausschließt.[13]
Die CBP setzt diese Anordnungen über die EOE-Abteilung durch. In der Regel kontaktiert die EOE-Abteilung sowohl den Inhaber der Rechte an geistigem Eigentum als auch den Beklagten in einem Verfahren gemäß Section 337, um zu erörtern, wie eine etwaige Ausschlussanordnung umgesetzt werden soll.
Wenn die ITC eine begrenzte Ausschlussverfügung erlässt, enthält diese in der Regel eine Zertifizierungsbestimmung. Die Zertifizierungsbestimmung verlangt von den Importeuren, dass sie selbst bestätigen, dass sie mit den Bedingungen der begrenzten Ausschlussverfügung vertraut sind und dass die importierten Artikel nicht unter die Verfügung fallen.[14]
Insbesondere erlaubt diese Zertifizierung nur die Einfuhr von Waren, bei denen festgestellt wurde, dass sie die in der Untersuchung gemäß Section 337 beanstandeten Rechte des geistigen Eigentums nicht verletzen. Sie gilt nicht für Waren, die nach der Untersuchung neu gestaltet wurden, oder für neu gestaltete Waren.
Wenn ein Importeur über Waren verfügt, die nicht Gegenstand der Untersuchung waren, aber in deren Geltungsbereich fallen, kann er einen Antrag gemäß Regel 177 stellen.[15] Dieser Antrag wird bei der EOE-Abteilung eingereicht und zielt darauf ab, eine Entscheidung zu erwirken, dass die nicht beurteilten Artikel nicht unter die Geltungsbereich einer Ausschlussverfügung fallen. Die Beweislast, dass die Waren zulässig sind, liegt beim Importeur, und der Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums hat die Möglichkeit, dem Antrag zu widersprechen.
Ähnlich wie bei einer Untersuchung gemäß Section 337 oder einem Gerichtsverfahren arbeitet die EOE-Abteilung mit dem Importeur und dem Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums zusammen, um einen Zeitplan für die Unterrichtung festzulegen, einschließlich einer mündlichen Erörterung mit der Abteilung. Dieses Verfahren verläuft zügig, und die meisten Entscheidungen werden innerhalb von 90 Tagen getroffen. Sobald die Ausschlussverfügung in Kraft tritt, verweigert die CBP die Einfuhr von Waren, die unter die Verfügung fallen.
Die CBP kann die Waren auch beschlagnahmen, wenn der Importeur versucht, die betroffenen Waren mehrfach einzuführen. Wenn die CBP der Ansicht ist, dass Waren unter eine Ausschlussverfügung fallen, wird sie diese zurückhalten. Dadurch wird das oben beschriebene Verfahren mit Zurückhaltungsbescheid und Überprüfung eingeleitet. Der Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums kann die EOE-Abteilung bei der Identifizierung von Artikeln unterstützen, die unter die Ausschlussverfügung fallen.
Als Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums ist es wichtig, sich über die verschiedenen Programme zu informieren, die die CBP zur Unterstützung des Markenschutzes anbietet. Der Erfolg dieser Programme hängt zu einem großen Teil von der aktiven Beteiligung des Rechteinhabers ab. Wenn ein Rechteinhaber ein günstiges Ergebnis gemäß Section 337 erzielt, kann er sich an die EOE-Abteilung wenden, um Durchsetzungsmaßnahmen einzuleiten. Der betroffene Importeur kann auch mit der CBP zusammenarbeiten, um zulässige Aktivitäten klar zu definieren.
Bewährte Verfahren
ITC-Ausschlussverfügungen sind ausschließlich zukunftsgerichtet und schließen nur Artikel aus, die nach Feststellung der ITC eine Verletzung darstellen. Daher sollten die Beklagten so früh wie möglich prüfen, ob sie die Patente, deren Verletzung ihnen vorgeworfen wird, umgehen können.
Sobald die Ausschlussverfügung in Kraft tritt, wird die CBP die Einfuhr eines neu gestalteten Produkts nur dann zulassen, wenn die ITC entschieden hat, dass es keine Rechtsverletzung darstellt, oder wenn der Beklagte eine Entscheidung der CBP erhält, dass die Neugestaltung keine Rechtsverletzung darstellt.
Obwohl die CBP bestrebt ist, über Anträge gemäß Regel 177 innerhalb von 90 Tagen zu entscheiden, kann die Verzögerung zwischen der Einreichung eines Antrags und einer Entscheidung der CBP dennoch zu kostspieligen Lieferunterbrechungen aufgrund der Ausschlussverfügung führen. Daher kann eine rechtzeitige Neugestaltung eines Produkts, bevor die ITC darüber entscheidet, einem Beklagten helfen, die Kosten und Verzögerungen eines Verfahrens gemäß Regel 177 bei der CBP zu vermeiden.
Antragsteller, die eine Entscheidung über die Neugestaltung durch den Verwaltungsrichter und die Kommission während der ITC-Untersuchung anstreben, müssen in der Regel die Neugestaltung während der Untersuchung vorbringen und diese tatsächlich umsetzen und importieren. Wenn die neu gestalteten Artikel als nicht rechtsverletzend eingestuft werden, erlaubt die CBP ihren Import ohne Unterbrechung der Ausschlussverfügung.
Wenn es aus Kosten-, logistischen oder anderen Gründen nicht möglich ist, die Neugestaltung im Rahmen der ITC-Untersuchung zu beurteilen, sollten die Befragten so schnell wie möglich eine Neugestaltung vornehmen, um der CBP zu zeigen, dass das Produkt keine Rechte verletzt.
Für Beschwerdeführer ist es wichtig, vor Einreichung einer Beschwerde bei der ITC zu prüfen, ob eine Umgehungslösung durch den Beklagten schnell und einfach umgesetzt werden kann. Ist dies der Fall, sollten Beschwerdeführer ihre Beschwerde überdenken, da sie sonst möglicherweise einen kostspieligen Rechtsstreit nach Section 337 führen, der selbst im Falle eines Obsiegens letztlich nur wenig Nutzen bringt.
Sowohl die IPR-Abteilung als auch die EOB-Abteilung der CBP bieten Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums Möglichkeiten zur Durchsetzung ihrer Rechte. Über die IPR-Abteilung können Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums die CBP proaktiv dabei unterstützen, nicht originale Waren, die in die USA importiert werden, genau zu identifizieren und zu beschlagnahmen. Sobald einem Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums eine Ausschlussverfügung durch die ITC erteilt wurde, überwacht die EOE-Abteilung die Durchsetzung.
Durch die Nutzung der verschiedenen Optionen, die CBP bietet, kann ein Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums die Einfuhr von nicht originalen oder unlauter konkurrierenden Waren in das Land einschränken.
[1] USCBP-Statistik zu Beschlagnahmungen aufgrund von Verletzungen geistiger Eigentumsrechte, Geschäftsjahr 2021. https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2022-Sep/202994 – FY 2021 IPR Seizure Statistics BOOK.5 – FINAL %28508%29.pdf.
[2] USCBP-Statistik zu Beschlagnahmungen von geistigem Eigentum, Geschäftsjahr 2022.https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/ipr.
[3] USCBP, „24 Stunden 2.400 Stück gefälschter Schmuck im Wert von über 4,41 Millionen Dollar von der Zoll- und Grenzschutzbehörde in Louisville beschlagnahmt“, 7. April 2023.https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/24-hours-2400-pieces-counterfeit-jewelry-worth-over-441m-seized.
[4] 19 U.S.C. § 1595a(c)(2)(C).
[5] Einreichung des USCBP-Formulars zur elektronischen Registrierung.https://iprr.cbp.gov/s/erecordation-submission?temptype=New%20Recordation.
[6] Suche nach Eintragungen von Rechten des geistigen Eigentums.https://iprs.cbp.gov/s/.
[7]Rechnungshof der Vereinigten Staaten, „U.S. Ports of Entry: Update on CBP Public-Private Partnership Programs” (Einreisehäfen der VereinigtenStaaten: Aktuelles zu den öffentlich-privaten Partnerschaftsprogrammen der Zoll- und Grenzschutzbehörde), 14. März 2019.https://www.gao.gov/assets/gao-19-263r.pdf.
[8] USCBP-Meldung von Handelsverstößen.https://www.gao.gov/assets/gao-19-263r.pdf.
[9] USCBP-Programm „e-Allegations“.https://www.cbp.gov/trade/e-allegations.
[10] USCBP Enforcement of Intellectual Property Rights (Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums durch die USCBP), August 2012.https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Feb/ICP-IPR-Enforcement-2012-Final.pdf.
[11] USCBP-Richtlinien zur Risikominderung ICP: Markenzeichen, Urheberrecht und Patent.https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Feb/Mitigation%20Guidelines_11%20SEIZURES%20AND%20PENALTIES%20-%20Trademark%2C%20Copyright%2C%20and%20Patent.pdf.
[12] USCBP-Richtlinien zur Risikominderung: Verstöße gegen Marken-, Urheber- und andere Rechte an geistigem Eigentum.https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2019-Apr/Mitigation%20Guidelines_11%20SEIZURES%20AND%20PENALTIES%20-%20Trademark%2C%20Copyright%2C%20and%20Other%20IPR_violations%20on%20or%20after%205-1-19_0.pdf.
[13] Die ITC kann eine allgemeine Ausschlussverfügung erlassen: (1) wenn dies erforderlich ist, um die Umgehung einer auf bestimmte Unternehmen beschränkten Ausschlussverfügung zu verhindern, und (2) wenn wiederholt gegen Abschnitt 337 verstoßen wird und es schwierig ist, die Quelle der rechtswidrigen Artikel zu identifizieren. 19 U.S.C. § 1337(d)(2).
[14] Bestimmte mit dem Cloud verbundene Holzpelletgrills und deren Komponenten, Inv. Nr. 337-TA-1237, Begrenzte Ausschlussverfügung auf Seite 3 (12. Mai 2022).
[15] 19 C.F.R. Sec. 177; HQ H323308 (8. Februar 2022).
