Bundesberufungsgericht stellt Anpassung der Patentlaufzeit auf den Prüfstand
In der Rechtssache In re Cellect entschied der Federal Circuit, dass die gemäß 35 USC § 154 gewährte Patentlaufzeitanpassung (PTA) nicht vor einer offensichtlichen Doppelpatentierung (OTDP) geschützt ist, wenn ein Patent mit derselben Laufzeit von 20 Jahren vorliegt, wie dies beispielsweise zwischen einem Mutter- und einem Tochterpatent der Fall sein kann. Damit zog das Gericht eine Grenze zu anderen Entscheidungen des Bundesberufungsgerichts, wonach die gemäß 35 USC § 156 gewährte Patentlaufzeitverlängerung (PTE) vor OTDP geschützt ist. Diese Entscheidung könnte dazu führen, dass Interessengruppen ihre Patentstrategien überdenken, die die routinemäßige Erlangung von Fortsetzungspatenten vorsehen, insbesondere nachdem einem Mutterpatent eine erhebliche PTA gewährt wurde.
Die OTDP-Probleme
Die Entscheidung ergab sich aus vier einseitigen Überprüfungsverfahren, in denen die Patent Trial and Appeal Board (Patentprüfungs- und Berufungskommission) des USPTO bestimmte Ansprüche des US-Patents 6.982.742, des US-Patents 6.424.369, des US-Patents 6.452.626 und des US-Patents 7.002.621 für OTDP für ungültig erklärte. Die Patente stammten alle aus derselben Prioritätsanmeldung, hatten jedoch aufgrund unterschiedlicher PTA-Zuteilungen unterschiedliche Ablaufdaten.
Dieses Diagramm aus der Entscheidung des Federal Circuit erläutert die Beziehungen zwischen den Patenten:
(Wie an anderer Stelle in der Entscheidung angegeben, war das „Ablaufdatum ohne PTA“ der 6. Oktober 2017.)
Es ist zu beachten, dass die Patente zum Zeitpunkt des Überprüfungsverfahrens bereits abgelaufen waren. Dennoch war der Patentinhaber daran interessiert, Schadensersatz für vergangene Verstöße geltend zu machen.
Diese Tabelle aus der Entscheidung des Federal Circuit erläutert die Ergebnisse des OTDP:
Beachten Sie, dass das Patent '036 keine PTA erhielt und das Patent '369 weniger PTA erhielt als die anderen Patente.
Cellect hat die „Offensichtlichkeit“ der OTDP-Feststellungen nicht angefochten, sondern sich stattdessen auf rechtliche und billigkeitsrechtliche Argumente gestützt, warum die Unterschiede in der Patentlaufzeit aufgrund der unterschiedlichen PTA-Zuerkennungen nicht zu OTDP führen sollten.
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts
Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts wurde von Richter Lourie verfasst und von den Richtern Dyk und Reyna mitgetragen.
Der Großteil der Entscheidung erklärt, warum die Urteile in den Rechtssachen Merck & Co. gegen Hi-Tech Pharmacal Co. (Fed. Cir. 2007) und Novartis AG gegen Ezra Ventures LLC (Fed. Cir. 2018), in denen es um das Zusammenspiel zwischen der gemäß 35 USC § 156 gewährten Patentlaufzeitverlängerung („PTE“) und OTDP ging, nicht auf die gemäß 35 USC § 154 gewährte PTA anwendbar sind. So stellte das Gericht beispielsweise fest, dass § 154 selbst darauf hindeutet, dass die PTA der OTDP untergeordnet ist, indem es vorsieht, dass die PTA ein Patent nicht über das in einer Terminal Disclaimer (die eingereicht werden kann, um eine OTDP-Ablehnung zu überwinden oder ein OTDP-Problem nach der Erteilung zu lösen) festgelegte Ablaufdatum hinaus verlängern kann.
Das Gericht ging auch auf die Argumente von Cellect ein, dass PTA eine gesetzliche Entschädigung für Verzögerungen bei der Prüfung durch das USPTO darstellt und daher nicht zu einer „ unberechtigte Verlängerung der Patentlaufzeit” führen oder die Bedenken hinsichtlich der Ausnutzung von Spielräumen hervorrufen kann, denen die von der Justiz geschaffene OTDP-Doktrin entgegenwirken soll. Das Gericht erklärte, dass ohne die Anwendung der OTDP die später ablaufenden Patente dem am frühesten ablaufenden Patent, das diese Verlängerung nicht verdient hat, eine PTA gewähren würden, was zu einer ungerechtfertigten Verlängerung der Patentlaufzeit des am frühesten ablaufenden Patents führen würde.
Cellect-Strategien
Einige Interessengruppen haben eine Entscheidung wie die im Fall Cellect erwartet, seit das Bundesberufungsgericht in seiner Entscheidung aus dem Jahr 2014 in der Rechtssache Gilead Sciences, Inc. gegen Natco Pharma Limitedentschieden hatte, dass ein später erteiltes Patent OTDP-Probleme für ein früher erteiltes Patent aufwerfen kann. Andere waren der Meinung Novartis gegen Ezra die Möglichkeit aufgezeigt habe, dass der Federal Circuit PTA vor OTDP schützen würde. Nachdem der Federal Circuit nun diese Entscheidung getroffen hat, sollten Interessengruppen möglicherweise ihre Patentstrategien überdenken, die die routinemäßige Erlangung von Fortsetzungspatenten beinhalten. Beispielsweise könnten Interessengruppen von Fall zu Fall prüfen, ob der zusätzliche Schutzumfang, den ein Fortsetzungspatent bietet, es wert ist, die einem Stammpatent gewährte PTA zu opfern, oder ob ein ähnlicher Schutzumfang durch eine Teilanmeldung erreicht werden könnte. Für Interessengruppen mit erteilten Patenten, die rückwirkend von Cellect betroffen sind, stellt die Entscheidung fest, dass Terminal Disclaimers „eingereicht werden können, um eine ODP-Ablehnung zu überwinden, vorausgesetzt, dass das erste Patent noch nicht abgelaufen ist“. Somit könnte es möglich sein, die durch diese Entscheidung aufgeworfenen Ungültigkeitsprobleme durch Einreichung eines Terminal Disclaimers zu beheben. Da OTDP jedoch auf der Grundlage einzelner Ansprüche entsteht, sollten Interessengruppen vorsichtig vorgehen, wenn nur einige Ansprüche für eine OTDP-Anfechtung anfällig sind.
