Sotera-Stipulation, die nach der Antwort des Patentinhabers eingereicht wurde, gilt weiterhin als wirksam

Die Patent Trial and Appeal Board (PTAB) hat sich kürzlich in der Rechtssache BMW of North America LLC gegen Northstar Systems LLC, IPR2023-01017 (P.T.A.B. 9. Juni 2023) sowohl mit den zeitlichen Anforderungen als auch mit den Verfahren für die Einreichung einer Sotera-Vereinbarung vor der Kammer befasst. Bei der Gewährung der Institution entschied die Kammer, dass die Sotera-Vereinbarung eines Antragstellers nicht „aufgrund ihres Zeitpunkts” außer Acht gelassen werden sollte. Siehe id., Paper 12, S. 10. Zur Begründung seiner Schlussfolgerung stellte das Board fest, dass „der Patentinhaber uns keinen bindenden Präzedenzfall vorgelegt hat, der eine Frist festlegt, innerhalb derer eine Sotera-Vereinbarung eingereicht werden muss, bevor wir unsere Entscheidung über die Einleitung treffen, und uns ist kein solcher Präzedenzfall bekannt”, und dass der Patentinhaber keine Benachteiligung durch den Zeitpunkt der Vereinbarung geltend gemacht habe. Id.

Sachverhalt: BMW of North America LLC gegen Northstar Systems LLC

BMW und Northstar waren Parteien in mehreren Bezirksgerichtsverfahren, die das umstrittene Patent betrafen. Z. B. NorthStar Sys. LLC gegen Bayerische Motoren Werke AG, Nr. 2:22-cv-00496-JRG (E.D. Tex.); BMW of N. Am., LLC gegen NorthStar Sys. LLC, Nr. 6:23-cv-00456-ADA (W.D. Tex.). Der ursprüngliche Antrag von BMW auf eine Inter-Partes-Überprüfung (IPR) enthielt keine Klausel, wonach der Antragsteller auf jegliche Anfechtung der Gültigkeit in den parallelen Verfahren vor dem Bezirksgericht verzichten würde. In der vorläufigen Antwort des Patentinhabers (POPR) argumentierte Northstar, dass der Antrag gemäß 35 U.S.C. § 314(a) unter Berücksichtigung der Fintiv-Faktoren nach Ermessen abgelehnt werden sollte. IPR2023-01017, Papier 7, S. 20.

Nach Einreichung des POPR beantragte BMW per E-Mail beim Board die Genehmigung, eine vorläufige Antwort auf den POPR einzureichen, um auf die Argumente des Patentinhabers gemäß §314(a) „Fintiv“ einzugehen, wobei BMW ausdrücklich darauf hinwies, dass „sich die Sachlage vor dem Bezirksgericht seit dem Datum der Einreichung des Antrags geändert hat“. Die Kammer gab dem Antrag statt, woraufhin BMW seine vorläufige Antwort einreichte, zusammen mit einer Sotera-Vereinbarung , in der es erklärte, dass es im Falle der Einleitung eines IPR-Verfahrens in den entsprechenden Verfahren vor dem Bezirksgericht „keinen Grund, den [der Antragsteller] vorgebracht hat oder vernünftigerweise hätte vorbringen können“ im IPR-Verfahren verfolgen würde. IPR2023-01017, Papier 8, S. 1

In seiner anschließenden vorläufigen Gegenerwiderung machte Northstar geltend, dass die „verspätete“ Sotera-Vereinbarung keine Wirkung entfalten dürfe, da sie „in letzter Minute“ zustande gekommen sei. Ebenda, Papier 11, S. 3.

Die Entscheidung der Behörde

Bei der Einführung des IPR und der Ablehnung der Ausübung seines Ermessens gemäß § 314(a) verwies das Board auf die in der Mitteilung des Direktors des USPTO vom 21. Juni 2022 dargelegte Richtlinie, wonach das Board die Einführung gemäß § 314(a) nicht nach eigenem Ermessen ablehnen wird, wenn ein Antragsteller eine Sotera-Vereinbarung vorlegt. Id., Papier 12, S. 9-10. Mit anderen Worten: Gemäß der von Direktor Vidal verkündeten verbindlichen Fintiv- Richtlinie ist eine Sotera-Vereinbarung für die Ermessensentscheidung über eine Ablehnung maßgeblich.

Darüber hinaus hielt die Kammer das Argument des Patentinhabers, dass dem Antragsteller „diese Vereinbarung nicht zugute kommen sollte, da sie erst in letzter Minute vorgelegt wurde“, für nicht überzeugend. Die Kammer stellte fest:

Der Patentinhaber hat uns keinen bindenden Präzedenzfall zur Kenntnis gebracht, der eine Frist festlegt, innerhalb derer eine Sotera-Vereinbarung eingereicht werden muss, bevor wir unsere Entscheidung über die Einleitung treffen, und uns ist kein solcher Präzedenzfall bekannt.

Id. auf Seite 10. Der Ausschuss merkte ferner an, dass der Patentinhaber nicht geltend gemacht habe, durch den Zeitpunkt der Vereinbarung benachteiligt worden zu sein. Id.

In einer Fußnote äußerte sich der Vorstand weiter zu den zeitlichen Anforderungen einer Sotera-Vereinbarung und erklärte:

In der Praxis müsste ein Antragsteller natürlich eine Sotera-Vereinbarung rechtzeitig vor Ablauf der Frist der Kammer für die Entscheidung über die Einrichtung einreichen, um sicherzustellen, dass die Kammer die Möglichkeit hat, diese zu prüfen.

Id. auf Seite 10, Anmerkung 11.

Wichtige Überlegungen zum Zeitpunkt der Sotera-Bestimmungen

Diese Entscheidung legt keine klare Regel hinsichtlich des Zeitpunkts und der Art und Weise der Einreichung von Vereinbarungen fest, unabhängig davon, ob es sich um eine Vereinbarung vom Typ Sotera oder eine andere Vereinbarung handelt. Zumindest war das Gremium in dieser Entscheidung nicht der Ansicht, dass eine solche Vereinbarung zusammen mit dem Antrag eingereicht werden muss, um wirksam zu werden, solange die Vereinbarung „rechtzeitig vor” Ablauf der Frist der Kammer für die Entscheidung über die Einleitung des Verfahrens eingereicht wird und die gegnerische Partei nicht benachteiligt.

Hier reichte BMW seine vorläufige Antwort fast zweieinhalb Monate vor der Entscheidung über die Einleitung des Verfahrens ein. Es ist jedoch nicht immer klar, was unter „rechtzeitig vor Ablauf der Frist für die Entscheidung über die Einleitung des Verfahrens“ zu verstehen ist, zumal Entscheidungen über die Einleitung des Verfahrens jederzeit nach Abschluss der vorläufigen Einreichungen der Parteien getroffen werden können. Zumindest in diesem Fall akzeptierte die Kammer eine Sotera-Vereinbarung , die in Form einer von der Kammer genehmigten vorläufigen Antwort des Antragstellers auf die POPR vorgelegt wurde.  

Eine möglicherweise wichtige Überlegung, die es zu berücksichtigen gilt, ist die Frage, ob die Kammer die Einreichung zusätzlicher Beweismittel in die Akte nach Einreichung des Antrags und des POPR zulassen wird, zumal keine Vorschrift solche zusätzlichen Einreichungen als Rechtsanspruch vorsieht. Zwar wurde BMW in diesem Fall die Möglichkeit eingeräumt, eine vorläufige Erwiderung einzureichen, ohne dass ihr Beweismittel/Beweisfächer beigefügt werden mussten, doch liegt eine solche Genehmigung im Ermessen der Kammer, und die Anträge des Antragstellers können abgelehnt werden, wenn kein „triftiger Grund” vorliegt.  Siehe 37 C.F.R. § 42.108(c). („Ein Antragsteller kann gemäß §§ 42.23 und 42.24(c) die Erlaubnis beantragen, eine Antwort auf die vorläufige Stellungnahme einzureichen. Ein solcher Antrag muss einen triftigen Grund enthalten.”) Wenn ein Antragsteller also keine Vereinbarung mit dem Antrag einreicht, gibt es keine Garantie, dass er diese nachträglich einreichen darf, wie es BMW in diesem Fall gestattet wurde. Es ist möglich, dass die Angabe eines Antragstellers, dass er eine Vereinbarung einreichen möchte, tatsächlich zu einer Genehmigung dazu führt, aber es gibt bisher keine verbindliche Regelung in dieser Hinsicht.

Schließlich stützte sich die Entscheidung in diesem Fall zwar auf das offensichtliche Fehlen einer nachteiligen Auswirkung auf den Patentinhaber bei der Annahme der verspäteten Vereinbarung, doch muss dies nicht immer der Fall sein. Es könnte möglich sein, dass ein Patentinhaber eine Form der Benachteiligung durch eine verspätet eingereichte Vereinbarung feststellt, was gegen die Annahme einer später im Verfahren eingereichten Vereinbarung sprechen könnte.

Darüber hinaus ist unklar, ob das Ergebnis dasselbe gewesen wäre, wenn die Vereinbarung weniger streng gewesen wäre als die hier in Rede stehende Vereinbarung vom Typ Sotera. Beispielsweise ist eine Vereinbarung vom Typ Sands Revolution für die Analyse der Ermessensentscheidung der Kammer gemäß § 314(a) nicht ausschlaggebend (siehe z. B. Samsung Electronics Co. Ltd. et al. gegen Staton Techiya, LLC, IPR2022-00302, Paper 13, S. 16-17 (P.T.A.B. 11. Juli 2022) („Die Breite einer solchen Vereinbarung beeinflusst das Gewicht, das ihr bei der Ermessensentscheidung über die Ablehnung beigemessen wird.“)), und diese Tatsache könnte die Annahme einer solchen Vereinbarung weniger begünstigen, wenn sie erst später im Verfahren und nicht zusammen mit dem Antrag eingereicht wird.

Zwar konnte BMW in diesem Fall seine Vereinbarung einreichen und ihr in der Fintiv-Analyse die beabsichtigte Wirkung verleihen, doch verspricht die Entscheidung nicht, dass unter allen Umständen das gleiche Ergebnis erzielt wird. Da vorläufige Erwiderungen der Antragsteller nicht von Rechts wegen zulässig sind – und selbst wenn sie zulässig sind, die Einreichung neuer Beweise oder Beweisstücke ausgeschlossen sein kann –, sollten Antragsteller bei der Einreichung von Vereinbarungen im Verfahren Vorsicht walten lassen. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Antragsteller immer in Betracht ziehen, Vereinbarungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt einzureichen, d. h. zusammen mit dem ursprünglichen Antrag. Andererseits müssen Patentinhaber sich darüber im Klaren sein, dass solche Einreichungen auch nach dem POPR zulässig sein können, und sich der nachteiligen Auswirkungen bewusst sein, die sich aus einer solchen verspäteten Einreichung ergeben können.