Der gesamte Bundesberufungsgerichtshof verwirft jahrzehntealten Test für Geschmacksmuster

Eine Version dieses Artikels wurde am 21. Juni 2024 von Westlaw Today erneut veröffentlicht.

Diese Woche hat der gesamte Federal Circuit seinen jahrzehntealten Test zur Entscheidung über die Ungültigkeit eines Geschmacksmusterpatents aufgrund von Offensichtlichkeit aufgehoben. LKQ Corp. gegen GM Glob. Tech. Operations LLC, Nr. 2021-2348, 2024 WL 2280728 (Fed. Cir. 21. Mai 2024). Das Plenum des Gerichts befand, dass der„Rosen-Durling”-Test „unangemessen starr” sei und dass der Rahmen aus Graham v. John Deere künftig der richtige Test sei.[1] Die Entscheidung des Gerichts hebt jahrzehntelange Präzedenzfälle auf, in denen der Rosen-Durling-Test angewendet wurde, sodass die Entscheidung wahrscheinlich für Jahre Unsicherheit schaffen wird, während sich die Gerichte mit der Anwendung des neuen Tests auf Geschmacksmusterpatente auseinandersetzen.

Der Rosen-Durling-Test , der erstmals in den 1990er Jahren eingeführt wurde, verlangt, dass (1) eine primäre Referenz (eine„Rosen-Referenz “) „im Wesentlichen identisch“ mit dem beanspruchten Design ist und dass (2) alle sekundären Referenzen in einem solchen Zusammenhang mit der primären Referenz stehen, dass Merkmale in einer Referenz die Anwendung dieser Merkmale auf die andere Referenz nahelegen.

LKQ argumentierte, dass der Rosen-Durling-Test zu starr sei und nicht mit KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007) vereinbar sei. Der Federal Circuit stimmte dem zu und stellte fest, dass die Anforderungen „im Wesentlichen gleich“ und „so verwandt“ sowohl hinsichtlich ihres Rahmens als auch hinsichtlich ihrer Schwellenrigidität nicht „angemessen mit KSR, Whitman Saddle und anderen Präzedenzfällen übereinstimmen“.

Das Gericht erklärte, dass die Anforderung „im Wesentlichen gleich“ nicht mit dem „umfassenden und flexiblen Ansatz zur Beurteilung der Offensichtlichkeit“ gemäß Abschnitt 103 sowie mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 1893 in der Rechtss ache Smith gegen Whitman Saddle Company vereinbar sei.[2] Das Gericht erklärte unter Verwendung der Offensichtlichkeitsanalyse in Whitman Saddle, dass die Anforderung „im Wesentlichen gleich“ eine „starre Regel“ sei und daher nicht mit der KSR- Analyse des Obersten Gerichtshofs vereinbar sei, wonach „ein Gericht einen Fehler begeht, wenn es einen allgemeinen Grundsatz in eine starre Regel umwandelt, die die Prüfung der Offensichtlichkeit einschränkt“.

Das Gericht erklärte ebenfalls, dass die Anforderung der „so genannten“ für sekundäre Referenzen gemäß dem Rosen-Durling-Test im Widerspruch zu § 103 und der Rechtsprechung stehe. Das Gericht stimmte LKQ zu, dass die Anforderung der „so genannten“ „analog zur starren Anwendung des Lehr-Suggestions-Motivations-Tests ist, der vom Obersten Gerichtshof in KSR abgelehnt wurde“. Das Gericht verwies auf Whitman Saddle, wo der Oberste Gerichtshof nicht gefragt habe, ob die Referenzen aus dem Stand der Technik „so related“ seien, sondern stattdessen erklärt habe, dass es aufgrund der vorliegenden Beweise nicht erfinderisch sei, die beiden Referenzen zu kombinieren.

Nachdem das Gericht den Rosen-Durling-Test für ungültig erklärt hatte, gab es folgende Leitlinien für die Anwendung der Graham-Faktoren auf Geschmacksmusterpatente:

• In Bezug auf den Graham-Faktor 1 entschied das Gericht, dass die Anforderung der „analogen Technik“ für Geschmacksmusterpatente gilt. Das Gericht lehnte es jedoch ab, „die vollständigen und genauen Konturen des Tests der analogen Technik für Geschmacksmusterpatente abzugrenzen“.
• Für den Graham-Faktor zwei erklärte das Gericht, dass die richtige Analyse darin bestehe, „das visuelle Erscheinungsbild des beanspruchten Designs mit dem des angeblich verletzenden Designs“ aus der Perspektive eines durchschnittlichen Designers auf dem Gebiet des hergestellten Artikels zu vergleichen.
• Zum Graham-Faktor drei erklärte das Gericht, „dass die Offensichtlichkeit eines Geschmacksmusteranspruchs aus der Sicht eines durchschnittlichen Designers in dem Bereich beurteilt wird, auf den sich das beanspruchte Design bezieht“.
• Unter Graham-Faktor vier bekräftigte das Gericht, dass „die Untersuchung sich auf den visuellen Eindruck des beanspruchten Designs als Ganzes und nicht auf ausgewählte Einzelmerkmale konzentriert“. Das Gericht stellte ferner fest, dass, wenn die primäre Referenz allein das beanspruchte Design nicht offensichtlich macht, „es einen durch Unterlagen belegten Grund (ohne Rückblick) geben muss, warum ein gewöhnlicher Designer auf dem Gebiet des hergestellten Artikels die primäre Referenz mit den Merkmalen aus der sekundären Referenz geändert hätte, um das gleiche Gesamterscheinungsbild wie das beanspruchte Design zu schaffen“.
• Das Gericht entschied, dass sekundäre Erwägungen hinsichtlich der Offensichtlichkeit oder Nicht-Offensichtlichkeit für Geschmacksmuster gelten, stellte jedoch fest, dass bestimmte sekundäre Erwägungen – wie beispielsweise seit langem bestehende, aber ungelöste Bedürfnisse und das Scheitern anderer – möglicherweise nicht für Geschmacksmuster gelten.

Das Gericht räumte ein, dass Amici Curiae Bedenken hinsichtlich der Unsicherheit geäußert hatten, die sich aus einer Aufhebung des Rosen-Durling-Tests ergeben könnte, schloss sich dieser Auffassung jedoch nicht an, da „dervierteilige Graham-Test zur Prüfung der Offensichtlichkeit von Gebrauchsmustern seit sehr langer Zeit besteht und es zahlreiche Präzedenzfälle gibt, auf die sich das Patentamt und die Gerichte bei der Beurteilung der Offensichtlichkeit im Zusammenhang mit Geschmacksmustern stützen können“.

Erkenntnisse aus der Entscheidung

Es ist unklar, warum es 17 Jahre gedauert hat, bis der Federal Circuit entschied, dass der Rosen-Durling-Test unter KSR zu streng ist. Das Gericht wies zwar Bedenken zurück, dass eine Aufhebung von Rosen-Durling zu Unsicherheit führen würde, doch besteht kaum Zweifel daran, dass sich Gerichte, Prüfer des Patentamts und Praktiker in der Praxis mit der Anwendung der Graham-Faktoren auf Geschmacksmusterpatente auseinandersetzen müssen. Angesichts der wenigen Hinweise, die das Gericht gegeben hat, wird es weniger Sicherheit bei der Beurteilung der Offensichtlichkeit von Geschmacksmusterpatenten geben, bis die Gerichte einschlägige Präzedenzfälle entwickelt haben.

Abgesehen von den Graham-Faktoren erleichtert die Entscheidung des Gerichts wohl die Ungültigkeitserklärung von Geschmacksmusterpatenten, da Referenzen zum Stand der Technik nicht mehr eine„Rosen-Referenz“ sein müssen und sekundäre Referenzen nicht mehr „in einem engen Zusammenhang“ zur primären Referenz stehen müssen. Dies könnte zu einer Zunahme der Anträge auf Nachprüfung von Geschmacksmusterpatenten nach der Erteilung führen und wird wahrscheinlich in die Entscheidung eines Patentinhabers einfließen, ob er Geschmacksmusterpatente in einem Rechtsstreit geltend macht.

[1] Richter Lourie schloss sich dem Urteil an, war jedoch nicht der Meinung, dass Rosen und Durling aufgehoben werden müssten. Seiner Ansicht nach könnte der bestehende Test weniger streng gestaltet werden, indem einfach die Verwendung der Begriffe „muss“ und „nur“ in der Analyse der Tests gestrichen würde.

[2] Das Gericht räumte ein, dass „zum Zeitpunkt [von Whitman Saddle] das Patentrecht keine Aussagen zur Offensichtlichkeit enthielt“.