In einer überraschenden Bekanntmachung im Federal Register vom 10. Mai 2024 schlägt das US-Patent- und Markenamt (USPTO) vor, eine neue Anforderung für Terminal Disclaimers einzuführen, die eingereicht werden, um Ablehnungen aufgrund offensichtlicher Doppelpatentierung (OTDP) zu umgehen. Das USPTO würde vom Anmelder/Patentinhaber verlangen, dass er sich damit einverstanden erklärt, dass das betreffende Patent nicht durchsetzbar ist , wenn ein Anspruch des zitierten Patents von einem Bundesgericht in einem Zivilverfahren oder vom USPTO endgültig für nicht patentierbar oder ungültig erklärt wurde, weil er vorhersehbar oder offensichtlich ist, oder wenn ein Anspruch des zitierten Patents nach einer Anfechtung aufgrund des Standes der Technik gesetzlich ausgeschlossen wurde. Dieser Vorschlag zielt direkt auf sogenannte „Patentdickichte“ ab, die angeblich den Wettbewerb durch Generika unangemessen behindern, würde jedoch die Möglichkeit untergraben, Erfindungen in allen Technologiebereichen vollständig zu schützen.
Das wahrgenommene Problem der „Patentdickichte“
Laut der Bekanntmachung im Bundesregister besteht das erklärte Ziel dieses Vorschlags darin, „zu verhindern, dass mehrere Patente, die sich auf offensichtliche Varianten einer Erfindung beziehen, den Wettbewerb potenziell behindern, und Innovation und Wettbewerb zu fördern, indem Wettbewerbern ermöglicht wird, die Durchsetzung von Patenten zu vermeiden, die durch einen oder mehrere Terminal Disclaimers an ein anderes Patent gebunden sind, dessen Anspruch endgültig als nicht patentierbar oder gegenüber dem Stand der Technik ungültig erklärt wurde.“
Das USPTO hat einen ähnlichen Vorschlag erstmals in seiner Bekanntmachung„Robustheit und Zuverlässigkeit”im Bundesregister vom 4. Oktober 2022 veröffentlicht. Wie ich in diesem Artikel bereits erwähnt habe, waren die Triebkräfte hinter diesen Initiativen unter anderem die „Executive Order on Promoting Competition in the American Economy” (Verordnung zur Förderung des Wettbewerbs in der amerikanischen Wirtschaft) von Präsident Biden vom Juli 2021, die in erster Linie auf die Senkung der Arzneimittelkosten für amerikanische Verbraucher abzielte, sowie ein Schreiben der Senatoren Leahy, Blumenthal, Klobuchar, Cornyn, Collins und Braun an das USPTO, in dem sie ihre Besorgnis über „eine große Anzahl von Patenten, die ein einzelnes Produkt oder geringfügige Variationen eines einzelnen Produkts abdecken, allgemein bekannt als Patentdickicht”, zum Ausdruck brachten. Die Tatsache, dass Senator Peter Welch (D-VT) einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von „Patentdickichten” eingebracht hat, unterstreicht jedoch, dass dies ein Thema ist, mit dem sich der Kongress befassen muss, nicht das USPTO.
In der Bekanntmachung zu Robustheit und Zuverlässigkeit schlug das USPTO vor, einen Terminal Disclaimer zu verlangen, „um festzulegen, dass die Ansprüche nicht patentierbar sind“ im Vergleich zu den Ansprüchen des zitierten Patents oder der zitierten Anmeldung. In der aktuellen Bekanntmachung im Federal Register weist das USPTO darauf hin, dass die derzeit vorgeschlagene Anforderung zumindest einige der Bedenken gegen den ursprünglichen Vorschlag ausräumt, aber hinsichtlich der entscheidenden Frage des Ausschlussrechts scheint es sich um eine Unterscheidung ohne Unterschied zu handeln. Die Festlegung, dass ein Patent nicht durchsetzbar ist, scheint sogar noch weiter zu gehen als die Festlegung, dass die Ansprüche nicht patentierbar sind.
Die tatsächlichen Probleme des USPTO-Vorschlags
Die Bekanntmachung im Bundesregister geht nur oberflächlich auf die in öffentlichen Stellungnahmen zur Bekanntmachung über Robustheit und Zuverlässigkeit geäußerten Bedenken ein, aber die Interessengruppen sollten sich nicht davon abhalten lassen, den neuen Vorschlag aus einem oder mehreren oder allen der folgenden Gründe anzufechten:
- Der Vorschlag läuft auf eine wesentliche Regelungsmaßnahme hinaus, die über die Befugnisse des USPTO hinausgeht.
- Der Vorschlag steht im Widerspruch zum gesetzlichen Recht, einen Fortsetzungsantrag zu stellen (35 USC § 120).
- Der Vorschlag steht im Widerspruch zu der gesetzlichen Vermutung der Gültigkeit, die für jeden einzelnen Anspruch gilt (35 USC § 282(a)).
- Der Vorschlag steht im Widerspruch zu zahlreichen Entscheidungen des Federal Circuit, wonach die Einreichung einer Terminal Disclaimer-Erklärung nicht gleichbedeutend mit einem Eingeständnis der Offensichtlichkeit ist.
With regard to the first point, the USPTO cites
Die Bekanntmachung im Bundesregister enthält zahlreiche weitere Behauptungen, die einer genauen Prüfung und Infragestellung bedürfen.
Grundsätzlich entspricht die Annahme, dass OTDP-Ablehnungen nur zwischen „Ansprüchen, die sich nur geringfügig voneinander unterscheiden“ auftreten, nicht der Realität. Prüfer gehen bei OTDP genauso vor wie bei der Offensichtlichkeit gemäß 35 USC § 103 und können sich auf mehrere zusätzliche Referenzen aus dem Stand der Technik stützen, um die Lücke zwischen den zitierten Ansprüchen und den anhängigen Ansprüchen zu schließen. In diesem Zusammenhang werden OTDP-Ablehnungen sogar zwischen Ansprüchen geltend gemacht, die sich nicht mit demselben Gegenstand befassen. Darüber hinaus können OTDP-Ablehnungen zwischen Ansprüchen auftreten, die ursprünglich in einer Beschränkungsanforderung als patentierbar angesehen wurden, aber aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht durch das Gesetz über Teilanmeldungen (35 USC § 121) geschützt sind.
Darüber hinaus suggeriert die Bekanntmachung im Bundesregister irreführenderweise, dass es einfach sei, einen Terminal Disclaimer während der Prüfung zurückzuziehen, beispielsweise wenn die Ansprüche geändert werden, um einen OTDP zu vermeiden. Der zitierte Abschnitt des MPEP (MPEP § 1490(VIII)) besagt jedoch lediglich, dass „die Aufhebung eines fälschlicherweise eingereichten und registrierten Terminal Disclaimers” durch einen Antrag „unter geeigneten Umständen, im Einklang mit der ordnungsgemäßen Verwaltung des Prüfungsverfahrens” beantragt werden kann. Im Gegensatz zum optimistischen Ton der Bekanntmachung im Bundesregister heißt es im MPEP:
Anträge, die darauf abzielen, die Frage der Rechtmäßigkeit der Ablehnung aufgrund doppelter Patentierung, die zur Einreichung der Terminal Disclaimer geführt hat, erneut zu prüfen wurden nicht positiv beschieden.
Stattdessen scheint das MPEP zu empfehlen, „eine fortlaufende Anmeldung einzureichen … und gleichzeitig die Anmeldung, in der die Terminal Disclaimer eingereicht wurde, aufzugeben“, um die Wirkung einer Terminal Disclaimer aufzuheben.
Darüber hinaus wird in der Bekanntmachung im Bundesregister in unaufrichtiger Weise nicht berücksichtigt, wie sich die vorgeschlagene Änderung unter den neuen Gebührenstrukturen auswirken würde, die im Januar 2025 in Kraft treten sollen, darunter die steigenden Gebühren für Terminal Disclaimers, höhere RCE-Gebühren und neue Zuschläge für fortlaufende Anmeldungen. So schlägt die Bekanntmachung im Bundesregister beispielsweise vor, dass Antragsteller, die eine Terminal-Verzichtserklärung vermeiden möchten, „die widersprüchlichen Ansprüche in einem einzigen Antrag zusammenfassen“, „widersprüchliche Ansprüche streichen oder ändern“ oder gegen OTDP-Ablehnungen argumentieren könnten, aber jede dieser Optionen wird mit den vorgeschlagenen Gebühren erheblich teurer werden. Darüber hinaus übersieht der Vorschlag, stattdessen einen Antrag auf Neuausstellung des zitierten Patents zu stellen, die wesentlichen Anforderungen für einen Antrag auf Neuausstellung, einschließlich der Recapture-Doktrin und der zweijährigen Beschränkung für erweiterte Neuausstellungen.
Insgesamt scheint die Bekanntmachung im Bundesregister die negativen Auswirkungen des Vorschlags auf Innovatoren zu unterschätzen und die Möglichkeiten zur Vermeidung von OTDP-Ablehnungen und unnötigen Terminal-Haftungsausschlüssen zu überschätzen.
Die Wahl eines Buschschneiders gegenüber einem Freischneider
Ich werde das USPTO nicht davon überzeugen, dass die Sorge um „Patentdickichte“ übertrieben ist, aber der Vorschlag, den Wert aller erteilten US-Patente, die durch Terminal Disclaimers verbunden sind, unterschiedslos zu untergraben, ist schockierend. Die Bekanntmachung im Federal Register enthält keine empirischen Daten, die die Notwendigkeit dieser drastischen Änderung der Praxis der Terminal Disclaimers belegen oder deren Auswirkungen auf Innovatoren in allen Technologiebereichen rechtfertigen. Dieser Vorschlag würde Patentinhaber effektiv darauf beschränken, einem durchsetzbares Patentbeschränken, selbst wenn mehrere Patente mit unterschiedlichem Umfang erworben wurden und selbst wenn sich die Ansprüche tatsächlich patentrechtlich von ungültigen Ansprüchen unterscheiden.
Interessierte Parteien werden gebeten, ihre Kommentare bis zum 9. Juli 2024 über das Federal eRulemaking Portal beim USPTO einzureichen.
