In seiner jüngsten Entscheidung, die sich mit dem komplizierten Zusammenspiel zwischen Patent Term Adjustment (PTA) und Offensichtlichkeitstyp-Doppelpatentierung (OTDP) befasst, entschied der Federal Circuit, dass ein zuerst angemeldetes und zuerst erteiltes Stammpatent, dem PTA gewährt wurde, nicht aufgrund von OTDP für ungültig erklärt werden kann, wenn ein später angemeldetes und später erteiltes Tochterpatent, das früher ausläuft, weil es keine PTA erhalten hat. Diese Entscheidung ermöglicht es einem zuerst eingereichten und zuerst erteilten Stammpatent, von seiner PTA-Gewährung zu profitieren.
Das angefochtene Patent wurde aus der ersten nicht vorläufigen Patentanmeldung gewährt, die in der betreffenden Patentfamilie eingereicht wurde, und erhielt über 1.000 Tage PTA. Die als OTDP-Referenzpatente geltend gemachten Patente stammen aus Nebenanmeldungen, die nach Erteilung des angefochtenen Patents eingereicht wurden. Die Nebenpatente beanspruchen durch eine dazwischenliegende Nebenanmeldung die Priorität des angefochtenen Patents und erhielten keine PTA. Somit stellt die Patentfamilie den nicht ungewöhnlichen Fall einer Patentfamilie dar, bei der nur das erste Patent eine PTA erhielt, sodass es ein späteres Ablaufdatum als seine Nebenpatente hat.
Die Entscheidung des Federal Circuit (durch dieselbe Richtergruppe, die auch über Cellect entschieden hat) enthält eine Überprüfung früherer Entscheidungen, die sich mit dem Zusammenspiel zwischen PTA und OTDP befassen, und vermittelt dem Leser ein klares Verständnis dafür, dass dies eine komplexe Angelegenheit ist.
- In Gilead war ein später angemeldetes, früher erteiltes Patent für OTDP angesichts eines früher angemeldeten, später erteilten Patents mit einem früheren Ablaufdatum, das aus einem anderen Prioritätsanspruch hervorgegangen war, ungültig.
- In Cellect waren die fraglichen Patente für OTDP angesichts (i) eines früher angemeldeten, früher erteilten Patents, (ii) eines später angemeldeten, früher erteilten Patents und (iii) eines später angemeldeten, später erteilten Patents ungültig.
Nun in Allergan urteilt der Federal Circuit:
Eine zuerst eingereichte, zuerst erteilte und später ablaufende Anmeldung kann nicht durch eine später eingereichte, später erteilte und früher ablaufende Referenzanmeldung mit gleichem Prioritätsdatum ungültig gemacht werden.
In der Begründung dieser Entscheidung heißt es:
Die Tatsache, dass das Patent '356 später ausläuft, ist hier ohne Bedeutung, da es nicht um ein zweites, später ablaufendes Patent für dieselbe Erfindung handelt. Als das zuerst angemeldete und zuerst erteilte Patent in seiner Familie ist es das Patent, das die maximale Exklusivitätsdauer für den beanspruchten Gegenstand und alle patentierbaren Varianten festlegt.
Damit niemand wegen der Versuche, die zugrunde liegenden Fakten der OTDP/PTA-Rechtsprechung des Federal Circuit in Einklang zu bringen, schlaflose Nächte hat, beruft sich das Urteil auf den „Grundsatz der Parteivorstellung” und berücksichtigt nur, wie frühere Entscheidungen des Federal Circuit die von den Parteien vorgebrachte „Frage” gelöst haben. So erklärt das Urteil, dass Cellect „eine Regel aufgestellt hat, wonach bei der Bewertung der ODP für ein Patent, das eine PTA erhalten hat, das relevante Ablaufdatum das Ablaufdatum einschließlich der PTA ist – und nicht das ursprüngliche Ablaufdatum, das 20 Jahre nach dem Prioritätsdatum gemessen wird”, aber „nicht darauf eingegangen, geschweige denn geklärt... unterwelchen Umständen ein Anspruch ordnungsgemäß als ODP-Referenz dienen kann.“
Während Allergan also ausdrücklich festhält, dass ein „zuerst eingereichter, zuerst erteilter und später ablaufender Anspruch nicht durch einen später eingereichten, später erteilten und früher ablaufenden Referenzanspruch mit gleichem Prioritätsdatum ungültig gemacht werden kann“, sollten Interessengruppen vorsichtig sein, wenn sie diese Feststellung auf andere OTDP/PTA-Szenarien übertragen.
