Divergenzen bei der Alice-Patentzulässigkeitsanalyse vor USPTO und Bezirksgericht

Der Mayo/Alice[1] -Rahmen für die Bestimmung der sachlichen Eignung von Patenten gemäß 35 U.S.C. §101 ist seit langem sowohl bei Patentanwälten als auch bei Prozessführern umstritten und hat zu erheblicher Unsicherheit im Bereich der softwarebasierten Technologie und Innovation geführt. Zu dieser Unsicherheit kommt hinzu, dass das Patentamt die zweistufige Alice-Analyse anders anwendet als die Bezirksgerichte, was manchmal zu widersprüchlichen Entscheidungen von Patentprüfern und Richtern führt, die dieselben Ansprüche überprüfen. Während das Manual of Patent Examining Procedure ("MPEP") und andere Anleitungen des United States Patent and Trademark Office ("USPTO") zur Anwendung der Alice-Analyse Alice und seine Nachkommen angeblich auslegen und anwenden, erlaubt der von den Patentprüfern nach den derzeitigen Richtlinien verfolgte Ansatz, dass Ansprüche als auf einen zulässigen Gegenstand gerichtet angesehen werden, solange die gerichtliche Ausnahme "in eine praktische Anwendung integriert ist", wobei die Ansprüche als nicht auf eine gerichtliche Ausnahme gerichtet gelten.

Praktiker sollten die Nuancen zwischen der Alice-Analyse in der Verfolgung und im Rechtsstreit kennen, um erteilte Patente zu erhalten, die auch dann einer Prüfung standhalten, wenn eine gegnerische Partei die Ansprüche im Rahmen von Alice vor dem Bezirksgericht rigoros angreift.

Alice vor den Gerichten

Die zweistufige Mayo/Alice-Analyse , die erstmals vom Obersten Gerichtshof der USA formuliert wurde, ist Patentanwälten wohl bekannt. Das Gericht muss zunächst "feststellen, ob die streitigen Ansprüche auf ein nicht patentfähiges Konzept" gerichtet sind, das sich auf die gerichtlichen Ausnahmen eines Naturgesetzes, eines Naturphänomens oder einer abstrakten Idee bezieht (d. h. "Schritt eins")[2] Wenn Schritt eins erfüllt ist, muss das Gericht "die Elemente jedes Anspruchs sowohl einzeln als auch 'als geordnete Kombination' prüfen, um festzustellen, ob die zusätzlichen Elemente 'die Natur des Anspruchs' in eine patentfähige Anwendung verwandeln" (d. h. "Schritt zwei"), In Schritt zwei der Alice-Analyse wird nach einem "erfinderischen Konzept" gesucht, d. h. nach einem Element oder einer Kombination von Elementen im Anspruch, "die ausreichen, um sicherzustellen, dass das Patent in der Praxis wesentlich mehr als ein Patent auf das [nicht patentfähige Konzept] selbst darstellt"[4].

Kurz gesagt, die Gerichte wenden nur die beiden oben genannten Schritte an: (1) Feststellen, ob die Ansprüche auf ein nicht patentierbares Konzept gerichtet sind; wenn ja, (2) Feststellen, ob die Anspruchselemente in ihrer Kombination ein erfinderisches Konzept beschreiben, das wesentlich mehr als ein Patent auf das nicht patentierbare Konzept selbst darstellt. Diese beiden Schritte umfassen die Prüfung der sachlichen Eignung vor den Gerichten. Es ist anzumerken, dass die Gerichte nur selten erfinderische Konzepte als Teil ihrer Analyse in Schritt zwei gefunden haben, so dass die Entscheidung in Schritt eins die Untersuchung weitgehend kontrolliert.

Alice vor dem Patentamt

MPEP §2106 gibt dem Patentamt eine Anleitung, wie die Prüfer bei der Prüfung der Zulässigkeit des Alice-Gegenstands während des Verfahrens vorgehen. Das folgende Flussdiagramm soll den Prüfern bei der Behandlung dieser Fragen helfen.

Wie zu sehen ist, entspricht Schritt 2A dem von den Bezirksgerichten angewandten ersten Schritt von Alice , und Schritt 2B entspricht dem zweiten Schritt. Im Gegensatz zu der von den Bezirksgerichten durchgeführten Alice-Analyse hat das USPTO den ersten Schritt von Alice (z. B. Schritt 2A) jedoch weiter in zwei verschiedene Untersuchungen unterteilt, wie unten dargestellt[5]:

In der zweiten Stufe von Schritt 2A werden die Prüfer aufgefordert, festzustellen, ob Ansprüche, die eine gerichtliche Ausnahme geltend machen, dennoch zusätzliche Elemente enthalten, die die gerichtliche Ausnahme in eine "praktische Anwendung" integrieren. Darüber hinaus hat das USPTO im Federal Register seine 2019 überarbeiteten Leitlinien zur Patent Subject Matter Eligibility ("2019 Guidance") veröffentlicht, die die folgenden Leitlinien in Bezug auf den zweiten Abschnitt von Schritt 2A des Patentamtsverfahrens enthalten:

Die Prüfer bewerten die Integration in eine praktische Anwendung durch: (a) feststellen, ob der Anspruch zusätzliche Elemente enthält, die über die gerichtliche(n) Ausnahme(n) hinausgehen; und (b) diese zusätzlichen Elemente einzeln und in Kombination bewerten, um festzustellen, ob sie die Ausnahme in eine praktische Anwendung integrieren, indem sie eine oder mehrere der vom Obersten Gerichtshof und dem Federal Circuit dargelegten Erwägungen anwenden, z. B. die unten aufgeführten. Während einige der unten aufgeführten Erwägungen in früheren Leitlinien im Zusammenhang mit Schritt 2B erörtert wurden, fördert ihre Bewertung im überarbeiteten Schritt 2A eine frühzeitige und effiziente Klärung der Patentierbarkeit und erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Prüfer sollten jedoch beachten, dass in dem überarbeiteten Schritt 2A ausdrücklich nicht berücksichtigt wird, ob die zusätzlichen Elemente eine wohlverstandene, routinemäßige, konventionelle Tätigkeit darstellen. Stattdessen erfolgt die Analyse der allgemein bekannten, routinemäßigen und herkömmlichen Tätigkeit in Schritt 2B. Dementsprechend sollten die Prüfer in dem überarbeiteten Schritt 2A sicherstellen, dass sie alle zusätzlichen Elemente berücksichtigen, unabhängig davon, ob sie konventionell sind oder nicht, wenn sie beurteilen, ob eine gerichtliche Ausnahme in eine praktische Anwendung integriert wurde.[6]

Alice-Analyse Seite an Seite

Wenn man sie nebeneinander stellt, wird deutlich, dass der MPEP-Ansatz der "Integration in eine praktische Anwendung" im zweiten Teil von Schritt 2A über den Ansatz der Bezirksgerichte hinausgeht, indem er Aspekte des zweiten Schritts von Alice in den ersten Schritt einbezieht.

"Integriert in eine praktische Anwendung"

Im zweiten Teil von Schritt 2A analysieren die Prüfer, ob die Ansprüche eine gerichtliche Ausnahme in eine praktische Anwendung integrieren und dürfen nicht streng bestimmen ob die spezifischen zusätzlichen Elemente eine wohlverstandene, routinemäßige, konventionelle Tätigkeit darstellen. So wird in der Anleitung für 2019 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass "die Prüfer in dem überarbeiteten Schritt 2A sicherstellen sollten, dass sie bei der Bewertung, ob eine gerichtliche Ausnahme in eine praktische Anwendung integriert wurde, allen zusätzlichen Elementen Gewicht beimessen, unabhängig davon, ob sie konventionell sind oder nicht"[7].

Dieser Ansatz kann zu Szenarien führen, in denen ein Prüfer feststellt, dass Patentansprüche nach Alice zulässig sind, weil die Ansprüche eine praktische Anwendung über Elemente integrieren, die ansonsten konventionell sein könnten, und dann dieselben Ansprüche später von einem Bezirksgericht als nicht zulässig eingestuft werden, das die konventionellen Aspekte im zweiten Schritt von Alice gesondert berücksichtigt und den Schritt der "Integration", der während der Prüfung im Patentamt angewandt wird, nicht berücksichtigt.

Was die Rechtsprechung zu dieser Frage angeht, so ist Aviation Capital Partners, LLC gegen SH Advisors, LLC[8] beispielhaft. In diesem Fall ging es um eine Patentverletzungsklage, mit der drei Ansprüche des am 23. März 2021 erteilten US-Patents Nr. 10.956.988 geltend gemacht wurden, die sich auf die Bestimmung des Steuerstatus von Flugzeugen bezogen. Während der Verfolgung des Patents erfolgte eine Zurückweisung auf der Grundlage der Zulässigkeit des Gegenstands nach Alice, aber nach einer Anspruchsänderung stellte der Prüfer fest, dass die Ansprüche patentfähig waren, weil sie die abstrakte Idee in eine praktische Anwendung integrierten.[9]

Der USPTO-Patentprüfer hat sich während des Verfahrens mit der Alice-Analyse befasst. Im Rechtsstreit erklärte ein Bezirksrichter in der frühen Phase des Antrags auf Klageabweisung, dass er dem Ansatz des Prüfers keine Beachtung schenkt: "Die Bestimmung des Status der Steuerbarkeit ist auch eine abstrakte Idee - wie das Patentamt anerkannt hat... Ich gebe der allgemeinen Entscheidung des Patentamts, dass das Patent berechtigt war, kein Gewicht."[10] Das Gericht diskutierte nicht über die "praktische Anwendung" in der Alice-Analyse in Schritt eins. Stattdessen ging das Gericht auf die Argumente des Patentinhabers und Klägers zu den Aussagen des Prüfers über die "praktische Anwendung" im zweiten Schritt von Alice ein und stellte fest, dass "trotz der praktischen Anwendung die Patentansprüche keine neuen Erkenntnisse oder Verbesserungen für die Umsetzung ihrer abstrakten Idee bieten...Ich gebe den Schlussfolgerungen des PTO erneut kein Gewicht."[11]

Auch wenn gegen diese Entscheidung derzeit Berufung eingelegt wird, zeigt sie doch, dass ein Bezirksrichter möglicherweise nicht mit der Begründung des USPTO für die Rücknahme von §101-Ablehnungen auf der Grundlage des Ansatzes der "praktischen Anwendung" einverstanden ist. Darüber hinaus können einige Bezirksgerichte, selbst wenn eine praktische Anwendung vorliegt, mehr von einer "praktischen Anwendung" im zweiten Teil von Schritt 2A erwarten als ein bestimmter USPTO-Prüfer in einem bestimmten Fall. Davon abgesehen haben andere Gerichtsentscheidungen den §101-Bestimmungen der Prüfer, dass Ansprüche eine gerichtliche Ausnahme in eine praktische Anwendung in der Phase des Ablehnungsantrags integrieren, mehr Respekt entgegengebracht[12].

USPTO verdoppelt 2024 Leitfaden zur Patentierbarkeit von KI-Erfindungen

Mit Wirkung vom 17. Juli 2024 hat das USPTO eine neue Anleitung für die Zulässigkeit von KI-Gegenständen herausgegeben.[13] Das USPTO, das sich speziell mit Erfindungen im Zusammenhang mit KI-Technologie befassen soll, hat die Untersuchung in Schritt 2A Prong Two verdoppelt, die sich auf die Frage bezieht, "ob die beanspruchte Erfindung als Ganzes die angeführte gerichtliche Ausnahme in eine praktische Anwendung integriert". Darüber hinaus wird in den aktualisierten Leitlinien 2024 für KI-Erfindungen bekräftigt, dass "in Schritt 2A Prong Two oder Schritt 2B keine Beweise für die Feststellung erforderlich sind, dass die Ausnahme nicht in eine praktische Anwendung integriert ist oder dass die zusätzlichen Elemente nicht wesentlich mehr als die Ausnahme ausmachen, es sei denn, der Prüfer macht in Schritt 2B geltend, dass die zusätzlichen Beschränkungen wohlverstandene, routinemäßige, konventionelle Tätigkeiten sind." Diese neuen Leitlinien gehen nicht auf die unterschiedliche Anwendung von Alice und seinen Nachfolgern durch die USPTO-Prüfer und Bezirksrichter ein.

Überbrückung der Kluft

Die Leitlinien von 2019 und die aktualisierten Leitlinien von 2024 für KI-Erfindungen enthalten zwar Rechtsprechungszitate für den zweiten Teil von Schritt 2A, aber keiner der zitierten Fälle erörtert den ersten Schritt der Alice-Analyse mit dem Ansatz der "Integration einer praktischen Anwendung" explizit - das heißt, die zitierten Fälle haben diese Formulierung nicht direkt verwendet. Die in den Leitlinien für 2019 aufgeführten Fälle entstammen der unterschiedlichen Rechtsprechung zu §101, einschließlich der Fälle, die sich mit der Analyse der praktischen Anwendung im zweiten Schritt der Alice-Analyse im Zusammenhang mit der Suche nach dem erfinderischen Konzept befassen.[14]

Allerdings weist der MPEP darauf hin, dass die Analyse der Integration in eine praktische Anwendung in Schritt 2B angemessen ist. So heißt es im MPEP, dass "ein Anspruch, der eine gerichtliche Ausnahme geltend macht, nur dann zulässig ist, wenn die zusätzlichen Elemente (falls vorhanden) im Anspruch 'die Natur des Anspruchs' in eine patentierbare Anwendung der gerichtlichen Ausnahme umwandeln, entweder im zweiten Abschnitt oder in Schritt 2B."[15]

Der MPEP fördert jedoch die Klärung von §101-Fragen zu einem früheren Zeitpunkt in der Zulässigkeitsanalyse, so dass die Feststellung, ob ein Anspruch in eine praktische Anwendung integriert ist, häufig vor Schritt 2B erfolgt. Beispielsweise erlaubt MPEP § 2106.06(b) den Prüfern, eine "gestraffte Zulässigkeitsanalyse" zu verwenden. Die vereinfachte Zulässigkeitsanalyse wird angewandt, wenn die Zulässigkeit des Anspruchs offensichtlich ist, z. B. weil der Anspruch eindeutig eine Technologie oder Computerfunktionalität verbessert. Liegt eine solche Verbesserung vor, so ist der Anspruch nach § 101 als zulässiger Gegenstand qualifiziert, ohne dass eine weitere Analyse erforderlich ist. Der zweite Teil von Schritt 2A ermutigt die Prüfer, die Integration in eine praktische Anwendung in Schritt eins von Alice statt in Schritt zwei zu prüfen, aber wie bereits erwähnt, geschieht dies ohne Berücksichtigung der Frage, ob die zusätzlichen Elemente des Anspruchs konventionell sind.

Einige Gerichtsentscheidungen scheinen den ersten Schritt der Alice-Analyse nicht unbedingt auf dieselbe Weise zu unterteilen. Zwar gibt es einige Überschneidungen zwischen den beiden Schritten in Alice, aber die Richter haben nicht ausdrücklich entschieden, dass ein Patentanspruch nicht auf eine gerichtliche Ausnahme gerichtet war, weil er im ersten Schritt von Alice "in eine praktische Anwendung integriert" wurde.

Während von Patentprüfern im Allgemeinen erwartet wird, dass sie dem MPEP und anderen vom USPTO herausgegebenen Leitlinien gegenüber Entscheidungen des Federal Circuit folgen, sind beide für die Gerichte nicht bindend, und einige Entscheidungen der Bezirksgerichte zeigen keine Achtung vor der §101-Analyse der USPTO-Prüfer. Darüber hinaus hat der Federal Circuit erklärt, dass die §101-Rechtsprechung und nicht die Leitlinien von 2019 maßgeblich sind.[16] Die kürzlich aktualisierten Leitlinien von 2024 für KI-Erfindungen schweigen zu dieser Spannung. Es ist durchaus möglich, dass der Federal Circuit die Gelegenheit in der Berufung von Aviation Capital Partners nutzt, um sich direkter zu dem zu äußern, was als Spaltung zwischen dem USPTO und den Bezirksgerichten bei der Analyse der §101-Zulässigkeit angesehen werden könnte.

Alternativ dazu könnten neue Gesetzesvorschläge im Patent Eligibility Restoration Act Unsicherheiten bei der Anwendung von §101 vor dem USPTO und den Bezirksgerichten beseitigen.

Schlussfolgerung

Patentanmelder, die mit Ablehnungen nach §101 konfrontiert sind, sollten Strategien zur Feststellung der Schutzfähigkeit in Erwägung ziehen, die nicht nur das MPEP und andere USPTO-Leitlinien berücksichtigen, sondern auch die Art und Weise, wie die Bezirksgerichte an ähnliche Fragen herangehen. Dies könnte bedeuten, dass eine Analyse durchgeführt wird, die über die USPTO-Analyse nach Schritt 2A, Prong Two hinausgeht. Je nach den Umständen könnten solche Strategien die Erstellung eines Protokolls beinhalten, in dem aufgezeigt wird, dass alle "zusätzlichen Elemente" nicht routinemäßig und herkömmlich sind, sowie die Verfolgung von Ansprüchen mit unterschiedlichem Umfang innerhalb desselben Patents oder innerhalb einer Familie. Eine solche Aufzeichnung kann in späteren Rechtsstreitigkeiten nützlich sein.

[1] Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66 (2012); Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014).

[2] Alice, 573 U.S. at 217-18; Mayo, 566 U.S. at 72, 77-79.

[3] Id.

[4] Id.

[5] MPEP §2106.04.

[6] 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 84 Fed. Reg. 50 (Jan. 7, 2019).

[7] 84 Fed. Reg. 50 (Jan. 7, 2019).

[8] Zivilklage Nr. 22-1556-RGA, 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 (D. Del. Aug. 18, 2023).

[9] U.S. Patent 10,956,988 File History, 18. Februar 2021 Notice of Allowance, S. 5.

[10] 2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 at *11.

[11] Id. bei *13.

[12] Siehe z. B. Rich Media Club LLC v. Duration Media LLC, No. CV-22-02086-PHX-JJT, 2023 U.S. Dist. LEXIS 120102, at *13-14 (D. Ariz. July 11, 2023) (Ablehnung des Antrags auf Abweisung aus §101-Gründen, u. a. weil der Prüfer in der Notice of Allowance für das geltend gemachte Patent zu dem Schluss kam, dass "die Änderung in Kombination mit anderen Beschränkungen eine geordnete Kombination und integrierte praktische Anwendung bildet. 101 zurückgezogen.").

[13] 2024 Guidance Update on Patent Subject Matter Eligibility, Including on Artificial Intelligence, 89 Fed. Reg. 137 (Juli 2024).

[14] Siehe z.B., 84 Fed. Reg. 50 (Jan. 7, 2019) (unter Berufung auf BASCOM Glob. Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1352 (Fed. Cir. 2016) (mit der Schlussfolgerung, dass Ansprüche nach dem zweiten Alice-Schritt zulässig sein können, wenn ein angebliches erfinderisches Konzept in der geordneten Kombination von Beschränkungen gefunden werden kann, die "die abstrakte Idee ... in eine bestimmte, praktische Anwendung dieser abstrakten Idee umwandeln"); CLS Bank Int'l v. Alice Corp. Pty. Ltd., 717 F.3d 1269, 1315 (Fed. Cir. 2013) (Moore, J., im Anschluss an Rader, C.J., und Linn und O'Malley, JJ, teilweise abweichend) ("Die Schlüsselfrage ist also, ob ein Anspruch eine ausreichend konkrete und praktische Anwendung einer abstrakten Idee beschreibt, um als patentfähig zu gelten. Prometheus weist uns an, diese Frage zu beantworten, indem wir feststellen, ob ein Verfahren, das ein Naturgesetz oder eine abstrakte Idee beinhaltet, auch ein 'erfinderisches Konzept' enthält."), aff'd, 573 U.S. 208 (2014).

[15] MPEP §2106.04 (Hervorhebung hinzugefügt) (Zitate ausgelassen).

[16] Siehe z. B. cxLoyalty, Inc. v. Maritz Holdings Inc., 986 F.3d 1367, 1375 n.1 (Fed. Cir. 2021) ("Throughout its Final Written Decision, the Board repeatedly referred to the United States Patent and Trademark Office's 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 84 Fed. Reg. 50 (Jan. 7, 2019). Wir weisen darauf hin, dass dieser Leitfaden selbst kein Gesetz zur Patentierbarkeit ist, keine Gesetzeskraft hat und für unsere Analyse der Patentierbarkeit nicht bindend ist. Und in dem Maße, in dem der Leitfaden unserer Rechtsprechung widerspricht oder nicht vollständig mit ihr übereinstimmt, sind unsere Rechtsprechung und der Präzedenzfall des Obersten Gerichtshofs, auf dem sie beruht, maßgeblich.") (Zitate ausgelassen).