Franchisegeber macht seine Markenrechte gegenüber ehemaligem potenziellen Franchisenehmer geltend
Ein Franchisegeber kann gegen einen ehemaligen potenziellen Franchisenehmer Ansprüche auf Feststellung und Unterlassung wegen einer potenziellen Markenrechtsverletzung geltend machen, auch wenn der potenzielle Franchisenehmer die betreffenden Marken nie tatsächlich verwendet hat. Die Grainier Franchise Company, LLC nahm substanzielle Verhandlungen mit DAZ Global, LLC und deren Geschäftsführer Dimitry Baum (zusammen „DAZ“) über die Eröffnung einer Grainier Bakery-Franchise in Chicago, Illinois, auf. Die Parteien verhandelten über ein Jahr lang, von Ende 2021 bis zum Frühjahr 2023, bevor die Gespräche scheiterten. Während der Verhandlungen schloss DAZ einen 10-Jahres-Mietvertrag für das potenzielle Geschäft ab, empfing den Gründer von Grainier, Juan Pedro Conde, in Chicago zu einer Besichtigung des Standorts und besuchte die Grainier-Zentrale in Spanien, um sich ein zweites Mal mit Conde zu treffen.
Im Oktober 2023 reichte DAZ beim Staatsgericht von Illinois Klage wegen Verstoßes gegen zwei Gesetze des Bundesstaates Illinois, nämlich den Franchise Disclosure Act und den Consumer Fraud and Deceptive Practices Act, sowie wegen Vertragsbruchs und promissory estoppel ein. Grainier verwies den Fall an das US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois und reichte Gegenklage wegen Verstoßes gegen den Lanham Act ein. Siehe Baum et al. gegen Grainier Franchise Company, LLC et al., Nr. 24 C 151, vor dem US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois. Grainier beantragte eine Feststellungsklage gegen die Verwendung der Marken von Grainier durch DAZ und eine einstweilige Verfügung gegen unlauteren Wettbewerb, ebenfalls im Zusammenhang mit der Verwendung der Marken. DAZ beantragte die Abweisung der Gegenklagen.
In seinem Antrag argumentierte DAZ, dass Grainier aufgrund fehlender ausreichender Schädigung nicht klageberechtigt sei und nicht in der Lage sei, die Marke durchzusetzen, da es sich um einen nicht-exklusiven Lizenznehmer der betreffenden Marke handele. DAZ argumentierte außerdem, dass es die Marke nicht im Handel verwendet habe, wodurch Grainier das Recht entzogen worden sei, eine Klage nach dem Lanham Act zu erheben. Das Gericht ging nacheinander auf jedes Argument ein.
Das Gericht stellte fest, dass DAZ die Marke Grainier zwar noch nicht genutzt hatte, aber konkrete Schritte in diese Richtung unternommen hatte. DAZ hatte einen 10-Jahres-Mietvertrag für den geplanten Standort von Grainier abgeschlossen, einen Architekten mit der Renovierung der Räumlichkeiten beauftragt und die entsprechenden Rechtsinstrumente geprüft. Das Gericht stellte außerdem fest, dass der Mietvertrag für die Räumlichkeiten vorsah, dass DAZ in den betreffenden Räumlichkeiten eine Grainier-Bäckerei betreiben musste.
Als nächstes stellte das Gericht fest, dass Grainier, obwohl es nur eine Lizenz zur Nutzung der fraglichen Marken hatte (der tatsächliche Eigentümer der Marken war die Muttergesellschaft von Grainier), dennoch seine Klage wegen Verstoßes gegen den Lanham Act erheben konnte. Ein Kläger nach dem Lanham Act muss nicht Eigentümer der fraglichen Marke sein, aber er muss dennoch ein Eigentumsrecht oder ein berechtigtes Interesse an deren Schutz haben. Grainier machte seine Rechte an der Marke als Lizenznehmer und den potenziellen Schaden durch die Verletzung durch DAZ hinreichend geltend. Schließlich war das Gericht bereit, Grainiers Klage wegen unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage derselben Tatsachen und der Tatsache, dass DAZ seinen Wunsch, das Franchise an dem gepachteten Standort zu betreiben, nicht zurückgenommen oder zumindest die Bedingungen neu verhandelt hatte, zuzulassen.
Der Fall bietet eine Orientierungshilfe dafür, wie Franchisegeber ihr geistiges Eigentum nach gescheiterten Verhandlungen mit potenziellen Franchisenehmern schützen können. Solche Schutzmaßnahmen können die Grundlage für Ansprüche gegen potenzielle Franchisenehmer bilden, wenn diese die Rechte des Franchisegebers nicht durch die tatsächliche Nutzung der betreffenden Marken aktiv verletzt haben.
