Anfang dieses Jahres schlug das US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine Reihe umfassender Vorschriften vor, die neue Anforderungen an Terminal Disclaimers stellten, um Ablehnungen aufgrund offensichtlicher Doppelpatentierung (OTDP) zu überwinden, und schlug separat vor, neue Gebühren für Terminal Disclaimers einzuführen, die im Laufe der Prüfung exponentiell steigen würden. Das USPTO hat seitdem beide Vorschläge fallen gelassen, aber die Besorgnis des Kongresses über sogenannte Patentdickichte bleibt bestehen und könnte zu gesetzgeberischen Maßnahmen führen.
Rücknahme der vorgeschlagenen Regeln zur Einführung neuer Haftungsausschlussklauseln für Terminals
Im Mai 2024 schlug das USPTO vor, neue Bedingungen für Terminal Disclaimers einzuführen, wonach der Anmelder/Patentinhaber zustimmen muss, dass das betreffende Patent nicht durchsetzbar ist , wenn ein Anspruch des zitierten Patents von einem Bundesgericht in einem Zivilverfahren oder vom USPTO endgültig für nicht patentierbar oder ungültig erklärt wurde, weil er vorweggenommen oder offensichtlich ist, oder wenn ein Anspruch des angeführten Patents nach einer Anfechtung aufgrund des Standes der Technik gesetzlich zurückgewiesen wurde. Das USPTO nahm bis zum 9. Juli 2024 öffentliche Stellungnahmen zu den vorgeschlagenen Regeln entgegen. Zwar waren nicht alle Kommentatoren dagegen, doch die meisten Patentanwaltskammern reichten starke Stellungnahmen gegen die vorgeschlagenen Regeln ein, und fünf ehemalige Direktoren und stellvertretende Direktoren des USPTO im Mai 2024 einen Brief an die Direktorin des USPTO, Kathi Vidal, in dem sie sie aufforderten, die Regelungsvorhaben zurückzuziehen.
Das USPTO hat offiziell bekannt gegeben, dass es das Paket mit den Terminal Disclaimer-Regeln tatsächlich zurückzieht. In der Bekanntmachung werden die Gründe wie folgt erläutert:
Grund für den Rücktritt
Während der 60-tägigen Kommentierungsfrist für den Regelungsvorschlag gingen beim USPTO mehr als 300 Kommentare von verschiedenen Interessengruppen ein, darunter sowohl Befürworter als auch Gegner des Vorschlags. Die Kommentare sind öffentlich zugänglich auf dem Federal eRulemaking Portal unter www.regulations.gov/document/PTO-P-2024-0003-0001. Von den eingegangenen Stellungnahmen zu der vorgeschlagenen Regelung waren 256 einzigartig.
Angesichts der begrenzten Ressourcen hat das USPTO beschlossen, die vorgeschlagene Regelung zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter zu verfolgen und zurückzuziehen.
Obwohl derzeit beschlossen wurde, die vorgeschlagene Regelung nicht weiter zu verfolgen, würdigt das USPTO die von den Kommentatoren vorgebrachten wohlüberlegten Standpunkte und nimmt sie ernst. Das USPTO wird weiterhin mit seinen Interessengruppen zusammenarbeiten, um ein ausgewogenes, robustes und zuverlässiges System zum Schutz geistigen Eigentums zu fördern.
Das USPTO verwies zwar auf „Ressourcenengpässe“, doch dürfte der erhebliche Widerstand gegen den Vorschlag zu einer Neubewertung durch das USPTO geführt haben. Darüber hinaus stellten viele Kommentatoren die Befugnis des USPTO zur Umsetzung der vorgeschlagenen Regelungen in Frage, und die jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die Chevron-Deferenz gegenüber Regierungsbehörden bei der Regelsetzung aufzuheben, bedeutete, dass es für das USPTO schwieriger geworden wäre, die neuen Regelungen vor Gericht zu verteidigen. Angesichts des bevorstehenden Regierungswechsels und des kürzlichen Rücktritts von Direktor Vidal vom USPTO wäre dies zudem nicht der richtige Zeitpunkt, um ein umstrittenes Regelpaket durchzusetzen, das von der neuen Führung möglicherweise nicht unterstützt würde.
Rücknahme des Vorschlags zur Erhöhung der Gebühren für den Haftungsausschluss am Terminal
Ein weiterer Rückzug von Änderungen an der Praxis der Terminal Disclaimer ist in dem endgültigen Gebührenpaket des USPTO erkennbar, das Mitte Januar 2025 in Kraft tritt. Obwohl der ursprüngliche Gebührenvorschlag steigende Gebühren für die Einreichung eines Terminal Disclaimer zu einem späteren Zeitpunkt während des Patentprüfungsverfahrens vorsah, behielt das endgültige Gebührenpaket die derzeitige Praxis bei, unabhängig vom Zeitpunkt der Einreichung des Terminal Disclaimer die gleiche Gebühr zu erheben.
Zusammen genommen sorgen diese jüngsten Aktualisierungen des USPTO für die Beibehaltung des Status quo hinsichtlich der Praxis des USPTO in Bezug auf Terminal Disclaimers und ermöglichen es den Beteiligten, sich bei der Entscheidung über ihre Optionen zur Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Doppelpatentierungen auf die sich entwickelnde Rechtsprechung und nicht auf die Vorschriften des Patentamts zu konzentrieren. Dennoch sollten die Beteiligten bedenken, dass die vorgeschlagenen Vorschriften eine Reaktion auf die Besorgnis des Kongresses hinsichtlich sogenannter Patentdickichte waren und dass während der nächsten Amtszeit neue Vorschriften oder legislative Maßnahmen vorgeschlagen werden könnten.
