Bundesberufungsgericht öffnet Tür für zusätzliche Investitionen der heimischen Industrie: „Gewöhnlicher Importeur“ nicht mehr

In seiner jüngsten Entscheidung in der Rechtssache Lashify, Inc. gegen International Trade Commission hat der Federal Circuit Patentinhabern die Möglichkeit eröffnet, erweiterte Kategorien von Inlandsinvestitionen einzubeziehen, um die wirtschaftliche Komponente der Anforderungen an die inländische Industrie gemäß Abschnitt 337(a)(3)(B) zu erfüllen. App. Nr. 2023-1245, Stellungnahme (5. März 2025). Nach der Herstellung durchgeführte Tätigkeiten, die zuvor nicht berücksichtigt wurden – wie Verkauf, Marketing, Lagerung, Qualitätskontrolle und Vertrieb – können nun wahrscheinlich als Investitionen in die heimische Industrie zum Zwecke der Begründung einer heimischen Industrie gemäß Abschnitt 337(a)(3)(B) einbezogen werden. Dies ist eine erhebliche Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung der International Trade Commission (ITC) und wird wahrscheinlich zu einer größeren Anzahl von ITC-Untersuchungen im Zusammenhang mit im Ausland hergestellten Artikeln führen.

Einer der einzigartigen Aspekte der ITC-Praxis ist die Anforderung, dass der Beschwerdeführer das Vorhandensein einer inländischen Industrie nachweisen muss, um die begehrte Ausschlussverfügung zu erhalten. Diese Anforderung umfasst zwei Aspekte: den technischen Aspekt, bei dem der Beschwerdeführer nachweisen muss, dass er das betreffende Patent nutzt, und den wirtschaftlichen Aspekt, bei dem der Beschwerdeführer in Bezug auf die durch das Patent geschützten Artikel nachweisen muss: (A) erhebliche Investitionen in Anlagen und Ausrüstung; (B) erhebliche Beschäftigung von Arbeitskräften oder Kapital; oder (C) erhebliche Investitionen in die Verwertung, einschließlich Technik, Forschung und Entwicklung oder Lizenzierung. 19 U.S.C. § 1337(a)(3). Die Entscheidung des Federal Circuit in der Rechtssache Lashify befasste sich mit dem wirtschaftlichen Aspekt.

Seit ihrer Verabschiedung im Jahr 1988 hat die Auslegung von Abschnitt 337(a)(3)(B) durch die ITC dazu geführt, dass inländische Investitionen, die ausschließlich auf nachgelagerte Tätigkeiten wie Vertrieb, Marketing, Lagerhaltung, Qualitätskontrolle und Distribution ausgerichtet sind, nicht mehr als Nachweis für das Vorhandensein einer inländischen Industrie gelten. Die ITC bezeichnete diese Aktivitäten oft als die eines „gewöhnlichen Importeurs”, die allein nicht die wirtschaftlichen Anforderungen an eine inländische Industrie erfüllen, da sie nichts zur tatsächlichen Herstellung des Artikels beitragen. Wenn die Herstellung des Artikels außerhalb der Vereinigten Staaten erfolgt, werden in den Vereinigten Staaten keine zusätzlichen Schritte unternommen, um den Artikel verkaufsfähig zu machen, und somit bleiben keine erkennbaren inländischen Industrieaktivitäten für die Zwecke der Feststellung der wirtschaftlichen Anforderungen übrig. Im Laufe der Jahre hat diese Auslegung von Abschnitt 337(a)(3) effektiv eine Form der inländischen Herstellung oder Montage erforderlich gemacht, um die wirtschaftliche Komponente der Anforderungen an die heimische Industrie zu erfüllen. Dies ist wahrscheinlich nicht mehr der Fall.

Lashify verkauft künstliche Wimpernverlängerungen, Applikatoren und Produkte sowie Aufbewahrungsbehälter für Wimpernverlängerungen. Während Lashify in den Vereinigten Staaten Forschung und Entwicklung betreibt, werden die Produkte im Ausland hergestellt und an US-Kunden versandt, die sie über die Website von Lashify kaufen. Kunden können dann eine Vielzahl von Lashify-Ressourcen nutzen, um die Produkte anzuwenden, darunter Lehrvideos in sozialen Medien, Online-Chats und Videoanrufe. Lashify besitzt Patente für diese Produkte, darunter mindestens ein Gebrauchsmuster, das sich beispielsweise auf eine bestimmte Wimpernverlängerungstechnologie bezieht, sowie Geschmacksmuster, die sich beispielsweise auf eine bestimmte Aufbewahrungskartusche für Wimpernverlängerungen beziehen. Lashify reichte bei der ITC eine Beschwerde ein, in der es behauptete, dass Importeure ähnlicher Produkte gegen Section 337 verstoßen, indem sie diese Patente verletzen.

Der Verwaltungsrichter („ALJ“) der ITC lehnte Lashify eine Entlastung gemäß dem Gesetz ab und stellte unter anderem fest, dass Lashify die wirtschaftlichen Anforderungen der heimischen Industrie nicht erfüllte. Bei dieser Entscheidung schloss der ALJ Ausgaben im Zusammenhang mit Vertrieb, Marketing, Lagerung, Qualitätskontrolle und Distribution aus, nachdem die ITC in jahrzehntelanger Rechtsprechung diese Investitionen allein als unzureichend angesehen hatte, um die wirtschaftlichen Anforderungen der heimischen Industrie zu erfüllen. Der ALJ begründete dies damit, dass bei der Ankunft in den Vereinigten Staaten „keine zusätzlichen Schritte erforderlich waren, um diese Produkte verkaufsfähig zu machen” und dass die Qualitätskontrollmaßnahmen „nicht über das hinausgingen, was ein normaler Importeur bei Erhalt tun würde”, sodass keine inländische Industrie im Sinne von Section 337(a)(3)(B) existierte.

Die Kommission stimmte zu, die Entscheidung des ALJ zu überprüfen, und bestätigte diese. Die Mehrheit stimmte mit dem ALJ überein, dass Lashify die wirtschaftlichen Anforderungen der heimischen Industrie nicht erfüllt habe, und begründete dies damit, dass „es allgemein anerkannt ist, dass Vertriebs- und Marketingaktivitäten allein die Anforderungen der heimischen Industrie nicht erfüllen können“. Die Mehrheit kam zu dem gleichen Schluss in Bezug auf Lagerhaltung, Qualitätskontrolle und Vertrieb.

Lashify legte beim Bundesberufungsgericht Berufung ein. Das Bundesberufungsgericht hob die Entscheidung der ITC auf und verwies die Untersuchung zur erneuten Prüfung der Erfüllung der wirtschaftlichen Anforderungen an die heimische Industrie an die ITC zurück. Das Bundesberufungsgericht kam zu dem Schluss, dass die Entscheidung der ITC auf einer falschen Auslegung von Abschnitt 337(a)(3)(B) beruhte. Der Federal Circuit wies die Schlussfolgerung der ITC zurück, dass die Analyse von Lashify „zu umfassend und nicht fundiert” sei, da sie „Ausgaben für Lagerung, Vertrieb und Qualitätskontrolle” sowie „Vertriebs- und Marketingausgaben” enthielt. Der Federal Circuit fand keine Stütze für diese kategorischen Ausschlüsse im Gesetzestext und stützte sich dabei stark auf den Wortlaut des Gesetzes und eine gründliche Überprüfung der Gesetzgebungsgeschichte im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Gesetzes von 1988.

Der Federal Circuit stellte fest, dass die Bestimmung „eindeutig besagt, dass eine inländische Industrie als vorhanden anzusehen ist, wenn in den Vereinigten Staaten in Bezug auf die durch das betreffende Patent geschützten Erzeugnisse ... in erheblichem Umfang Arbeitskräfte und Kapital eingesetzt werden.“ 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(B). In Ermangelung einer Einschränkung kam der Federal Circuit zu folgendem Schluss:

Die Bestimmung umfasst die wesentliche Nutzung von „Arbeit“ und „Kapital“, ohne dass die Nutzung innerhalb eines Unternehmens, in dem diese Posten eingesetzt werden, d. h. die Unternehmensfunktion, der sie dienen, eingeschränkt wird. Insbesondere gibt es keine Ausnahmeregelung für den Einsatz von Arbeitskräften oder Kapital für Vertrieb, Marketing, Lagerhaltung, Qualitätskontrolle oder Distribution. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass solche Verwendungen, um berücksichtigt zu werden, mit einem erheblichen Einsatz für andere Funktionen, wie z. B. die Fertigung, einhergehen müssen. Die Feststellungen der Kommission schreiben der Klausel (B) Beschränkungen zu, die dort nicht zu finden sind.

Der Federal Circuit kam zu dem Schluss, dass es keine andere Begründung für eine kategorische Einschränkung von Abschnitt 337(a)(3)(B) gebe, die eine Berufung auf diese Art von Investitionen aus dem Kontext des Gesetzes oder seiner Entstehungsgeschichte ausschließe. Der Federal Circuit wies die ITC daher an, „die Beschäftigung von Arbeitskräften und den Einsatz von Kapital durch Lashify auch dann zu berücksichtigen, wenn diese für Vertrieb, Marketing, Lagerhaltung, Qualitätskontrolle oder Distribution verwendet werden, und die Kommission muss auf der Grundlage einer „ganzheitlichen Prüfung aller relevanten Erwägungen” eine Tatsachenfeststellung darüber treffen, ob diese qualifizierten Ausgaben erheblich oder wesentlich sind”.

Die Entscheidung des Federal Circuit in der Rechtssache Lashify dürfte erhebliche Auswirkungen auf die Praxis der ITC haben. Vor allem dürfte sie dazu führen, dass die ITC nun auch für Unternehmen und Branchen zuständig ist, die zuvor aufgrund der ausländischen Herstellung der importierten Ware von der Zuständigkeit ausgeschlossen waren. Nun dürfte die ausländische Herstellung des Artikels kein Hindernis mehr für die Möglichkeit eines Patentinhabers sein, gemäß Abschnitt 337(a)(3)(B) erhebliche oder substanzielle inländische Investitionen in Arbeit und Kapital geltend zu machen, selbst wenn diese Arbeit und dieses Kapital für Aktivitäten aufgewendet werden, die das Produkt nicht verkaufsfähig machen oder über die von einem gewöhnlichen Importeur durchgeführten Aktivitäten nach der Herstellung hinausgehen. Unternehmen, die solche rein nach der Herstellung durchgeführten Tätigkeiten ausüben, können – sofern diese Investitionen erheblich sind – geltend machen, dass diese Tätigkeiten inländische Investitionen im Sinne der wirtschaftlichen Komponente der inländischen Industrie gemäß Abschnitt 337(a)(3)(B) darstellen.