Bevor das USPTO einem Einstellungsstopp unterworfen wurde, ging es davon aus, dass es zwischen dem Geschäftsjahr 2025 und dem Geschäftsjahr 2026 400 neue Prüfer einstellen würde, und prognostizierte dennoch einen Anstieg des Rückstands an ungeprüften Patentanmeldungen. Angesichts des Einstellungsstopps, des derzeitigen Rückstands von fast 838.000 ungeprüften Patentanmeldungen und einer Wartezeit für die Erstprüfung von bereits über 20 Monaten müssen Antragsteller mit einer Verlängerung der Zeit rechnen, die für die Erteilung eines Patents erforderlich ist. Diese Verzögerungen sind zwar nicht ideal, aber Antragsteller können sie zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie die Patentlaufzeit durch die Gewährung einer Patentlaufzeitanpassung (PTA) maximieren.
Verzögerungen bei der Prüfung durch das USPTO führen zu PTA-Zuschüssen
Laut Gesetz muss das USPTO eine Anpassung der Patentlaufzeit gewähren, wenn es bestimmte Fristen für die Prüfung nicht einhält, darunter die Ausstellung einer ersten Amtshandlung innerhalb von 14 Monaten und die Erteilung eines Patents innerhalb von maximal drei Jahren. Die PTA-Statistiken des USPTO vom Januar 2025 zeigen, dass kaum 30 % der Patentanmeldungen innerhalb von 14 Monaten geprüft werden und die Zahl der Patente, deren Erteilung mehr als drei Jahre dauert, mit über 20 % den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht hat. Unter der Annahme, dass die Zahl der Patentanmeldungen auf dem aktuellen Niveau bleibt oder (was wahrscheinlicher ist) steigt, könnten mehr Patente für eine längere PTA-Gewährung in Frage kommen.
Vermeidung von PTA-Abzügen bei Verzögerungen durch den Antragsteller
Nicht alle Verzögerungen durch das USPTO führen zu einer Gewährung von PTA. Bei der endgültigen PTA-Berechnung werden alle „Verzögerungen durch den Antragsteller” von den Verzögerungen durch das USPTO abgezogen. Antragsteller, die die Patentlaufzeit maximieren möchten, sollten darauf achten, PTA-Abzüge zu minimieren, unter anderem durch:
- Sicherstellung, dass eine konforme Sequenzliste innerhalb von acht Monaten nach dem Anmeldetag oder dem Beginn der nationalen Phase eingereicht wird
- Vermeidung der Einreichung einer vorläufigen Änderung oder anderer vorläufiger Unterlagen mehr als acht Monate nach dem Einreichungsdatum (oder dem Beginn der nationalen Phase) und weniger als einen Monat vor dem Versand einer Amtshandlung
- Verständnis der Unterschiede zwischen den Regeln für Informationsoffenlegungserklärungen (IDS) und den PTA-Regeln sowie zeitliche Abstimmung der IDS-Einreichungen zur Minimierung von PTA-Abzügen
Derzeit kommt es bei US-amerikanischen nationalen Phase-Anmeldungen (basierend auf PCT-Anmeldungen) zu wesentlich längeren Verzögerungen in der frühen Bearbeitungsphase als bei direkt eingereichten US-Anmeldungen (in der Größenordnung von Monaten bis Jahren). Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die Entscheidung für die Beantragung eines US-Patents über den PCT/die nationale Phase ein weiterer Ansatz sein, um eine erhebliche PTA zu erzielen.
Vermeidung von Terminal-Haftungsausschlüssen, die PTA außer Kraft setzen
Selbst wenn einem Patent eine erhebliche PTA gewährt wird, könnte der Anspruch auf diese Verlängerung gefährdet sein, wenn für ein Patent mit kürzerer Laufzeit ein Terminal Disclaimer eingereicht wird. Um zu vermeiden, dass PTA ungenutzt bleibt, sollten Antragsteller Strategien zur Portfolioentwicklung in Betracht ziehen, die die Notwendigkeit von Terminal Disclaimern minimieren, beispielsweise durch:
- Aufnahme mehrerer unabhängiger Ansprüche in eine ursprüngliche Anmeldung, um Beschränkungsanforderungen auszulösen
- Reaktion auf Beschränkungen und Auswahl von Artenanforderungen ohne Traversierung, um das Recht auf Einreichung von Teilanmeldungen zu wahren
- Einreichung echter Teilanmeldungen, die Anspruch auf den Schutz gemäß 35 U.S.C. 121 gegen offensichtliche Doppelpatentierung (OTDP) haben, und Berufung auf den Safe Harbor gemäß 35 U.S.C. 121 als Verteidigung gegen OTDP
- Einlegen von Berufung gegen schwache Ablehnungen anstelle der Einreichung von RCEs, um PTA aus günstigen Berufungsentscheidungen zu erhalten und die PTA-Auswirkungen von RCEs zu vermeiden
- Minimierung freiwilliger Fortsetzungsanträge, die zu OTDP-Problemen führen können
- Die Konturen der jüngsten Entscheidungen des Federal Circuit wie Cellect und Allergan über das Zusammenspiel zwischen OTDP, Terminal Disclaimers und PTA
Die Verzögerungen bei der Prüfung durch das USPTO können zwar für die Beteiligten, die ihre Patentportfolios aufbauen, eine Herausforderung darstellen, bieten aber auch Chancen, durch längere Patentlaufzeiten den Wert zu maximieren. Durch Strategien, die PTA-Abzüge minimieren und PTA-Zuschläge erhalten, können Antragsteller die Laufzeit ihrer Patente erheblich verlängern und so möglicherweise zusätzliche Möglichkeiten schaffen, um von ihren Innovationen zu profitieren. Da die Verzögerungen bei der Prüfung durch das USPTO weiter zunehmen, könnte ihre effektive Nutzung zur Maximierung der Patentlaufzeit einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschaffen, insbesondere in Branchen wie der Biotechnologie und der Pharmazie, in denen ein langfristiger Patentschutz wichtig sein kann.
Um mehr über die Anpassung der Patentlaufzeit und darüber zu erfahren, wie Sie Verzögerungen beim USPTO zu Ihrem Vorteil nutzen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Foley oder einen der Autoren.
