Alice-Patentzulässigkeitsanalyse Divergenz vor USPTO und Bezirksgericht: Bundesgerichtshof stellt Grenzen der Berufung auf USPTO-Befunde in § 101-Zulässigkeitsstreitigkeiten klar

In unserem letzten Artikel haben wir Fälle erörtert, in denen das US-Patent- und Markenamt (USPTO) und die Bezirksgerichte unterschiedliche Feststellungen in Bezug auf die Patentierbarkeit nach § 101 des 35 U.S.C. getroffen haben. Eine kürzlich ergangene Entscheidung des Federal Circuit, Aviation Capital Partners, LLC gegen SH Advisors, LLC, Nr. 24-1099 (Fed. Cir. 6. Mai 2025), hebt einen entscheidenden Verfahrenspunkt hervor: Bezirksgerichte sind nicht verpflichtet, Feststellungen des USPTO im Stadium des Schriftsatzes als wahr zu akzeptieren - es sei denn, diese Feststellungen werden in der Klage ausdrücklich behauptet.

Diese Frage trat in der Berufung in den Vordergrund, nachdem das Bezirksgericht von Delaware die Patentverletzungsklage von Aviation Capital nach Regel 12(b)(6) abgewiesen hatte, da es die geltend gemachten Patentansprüche nach § 101 für nicht zulässig befand. Der Kläger und Berufungskläger, Aviation Capital Partners (tätig als Specialized Tax Recovery ("STR")), argumentierte in der Berufung, dass das Bezirksgericht einen Fehler begangen habe, indem es die frühere Analyse des USPTO, die die Patentierbarkeit begünstigte, nicht als Tatsachenfeststellung in der Phase des Antrags auf Abweisung akzeptiert habe.

STR machte insbesondere geltend, dass die während des Verfahrens gezogene Schlussfolgerung des USPTO, dass die Ansprüche "in eine praktische Anwendung integriert" seien und "deutlich mehr als eine abstrakte Idee" enthielten, vom Bezirksgericht bei der Entscheidung über den Antrag auf Abweisung als tatsächliche Feststellung hätte akzeptiert werden müssen. Der Federal Circuit wies dieses Argument jedoch rundweg zurück und erklärte:

• STR argumentiert außerdem, dass das Bezirksgericht bei der Entscheidung über den Antrag auf Abweisung die "tatsächliche Feststellung des Patentamts, dass die Ansprüche in eine praktische Anwendung integriert waren und wesentlich mehr als eine abstrakte Idee enthielten", als wahr hätte annehmen müssen. Rechtsmittelführer Br. 23-25. Wir sind anderer Meinung. "Für die Zwecke eines Antrags auf Klageabweisung müssen wir alle Tatsachenbehauptungen in der Klage als wahr annehmen...". Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009) (Hervorhebung hinzugefügt). Hier enthielt die Beschwerde keine Tatsachenfeststellungen des Patentamts. J.A. 16-32; Oral Arg. at 4:38-5:45 (in der Beschwerde wurde behauptet, das Patentamt habe zwei rechtliche Feststellungen getroffen, aber keine faktischen Feststellungen). Dementsprechend hat das Bezirksgericht keinen Fehler begangen, als es sich weigerte, nicht behauptete Tatsachenfeststellungen, die das Patentamt bei seiner Prüfung der Zulässigkeit nach § 101 gemacht haben könnte, als wahr zu akzeptieren.

Diese Passage unterstreicht die verfahrensrechtliche Strenge, die bei Anträgen auf Klageabweisung gilt: Das Gericht ist nur an die in der Klage tatsächlich vorgetragenen Tatsachen gebunden. Während STR versuchte, die Analyse des Prüfers in das Protokoll zu importieren, stellte der Federal Circuit klar, dass alle "Tatsachenfeststellungen" des USPTO ausdrücklich behauptet werden müssen, damit ein Bezirksgericht sie in der Phase des Abweisungsantrags anerkennen kann.

Auswirkungen für Prozessbeteiligte und Beschwerdeführer, die Bemerkungen zur Zulässigkeit nach § 101 gemacht haben

Dieses Urteil dient als praktischer Wegweiser für Praktiker, die sich nach Alice mit § 101-Streitigkeiten befassen. Prozessparteien können nicht davon ausgehen, dass günstige Schlussfolgerungen des Prüfers - wie z. B. eine "Integration in eine praktische Anwendung" - als Tatsachen behandelt werden, es sei denn, diese Feststellungen werden in der Beschwerde klar und deutlich behauptet.

In den aktuellen Leitlinien des USPTO werden die Prüfer angewiesen, zu beurteilen, ob ein Anspruch "in eine praktische Anwendung integriert" ist und ob er "wesentlich mehr" als eine abstrakte Idee enthält - Kriterien, die es Anmeldungen ermöglichen können, die Hürde des § 101 während des Verfahrens zu nehmen. Dennoch, wie Aviation Capital bestätigt, kann die Anerkennung solcher Feststellungen durch den Prüfer variieren, und bei einem Antrag nach Regel 12(b)(6) müssen nur die in der Beschwerde ausdrücklich genannten Tatsachenbehauptungen als wahr angenommen werden. Dies wirft die Frage auf, ob es ausreicht, einen Antrag auf Abweisung abzulehnen, wenn ein Patentinhaber sich ausdrücklich auf tatsächliche Feststellungen beruft, die ein Prüfer während des Verfahrens in Bezug auf § 101 getroffen hat. Aviation Capital ist zwar kein Präzedenzfall, deutet aber auf diese Frage hin.

Zum Mitnehmen

Die Entscheidung in der Sache Aviation Capital ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Prozessparteien bei der Begründung der Anspruchsberechtigung auf Tatsachen achten müssen. Um Argumente, die sich auf die Feststellungen des Prüfers stützen, aufrechtzuerhalten, müssen diese Feststellungen mehr als nur Hintergrundinformationen sein - sie müssen angebliche Fakten in der Beschwerde sein, nicht nur zitierte Schlussfolgerungen.

Andernfalls bleibt es den Gerichten unbenommen, die Zulässigkeit von Grund auf neu zu beurteilen. Und wie diese Entscheidung erneut bestätigt, kann diese Beurteilung von dem abweichen, was das USPTO zuvor festgestellt hat.

[1] Aviation Capital Partners, LLC gegen SH Advisors, LLC, Nr. 24-1099, S. 7 (Fed. Cir. 6. Mai 2025).