Foley-Anwälte untersuchen Unterschiede bei der Analyse der Patentierbarkeit von Alice

Die Anwälte Jack Carroll, Chethan Srinivasa und Kevin Malaney von Foley & Lardner LLP verfassten den Artikel„Alice Patent Eligibility Analysis Divergence Before USPTO and District Court”(Unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Patentierbarkeit vonAlice vor dem USPTO und dem Bezirksgericht) für IP Litigator.

Die Autoren untersuchen die unterschiedlichen Anwendungen des Mayo/Alice-Rahmenwerks für die Patentierbarkeit beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) und in Bezirksgerichten, heben wichtige Erkenntnisse aus aktuellen Fällen hervor und diskutieren die aktualisierten Leitlinien des USPTO.

„Patentanmelder, die mit Ablehnungen gemäß § 101 konfrontiert sind, sollten Strategien zur Feststellung der Patentierbarkeit in Betracht ziehen, die nicht nur die MPEP und andere USPTO-Leitlinien berücksichtigen, sondern auch die Herangehensweise der Bezirksgerichte an ähnliche Fragen“, schlussfolgern die Autoren. „Dies könnte bedeuten, dass über die Step 2A, Prong Two-Analyse des USPTO hinausgehende Analysen durchgeführt werden müssen. Je nach den Umständen könnten solche Strategien die Erstellung einer Dokumentation umfassen, in der aufgezeigt wird, dass „zusätzliche Elemente“ nicht routinemäßig und konventionell sind, sowie die Verfolgung von Ansprüchen unterschiedlichen Umfangs innerhalb desselben Patents oder einer Patentfamilie. Eine solche Dokumentation kann in späteren Rechtsstreitigkeiten nützlich sein.“