USPTO präzisiert Zulassungsprüfungsstandards für Software-Innovationen

Am 4. August 2025 veröffentlichte das US-Patent- und Markenamt (USPTO) ein neues Memorandum für Patentprüfer in den Technologiezentren 2100, 2600 und 3600 heraus, in dem gezielte Hinweise zur Bewertung der Patentierbarkeit (SME) gemäß 35 U.S.C. § 101 für softwarebezogene Erfindungen, einschließlich Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), gegeben werden. Die von Charles Kim, dem stellvertretenden Kommissar für Patente, herausgegebene Leitlinie bekräftigt die bestehende Praxis des USPTO und klärt häufige Fragen bei der Anwendung der Step-2A-Analyse des Alice/Mayo-Rahmens durch die Behörde.

Das Memorandum legt zwar keine neuen Richtlinien fest, betont jedoch vier wichtige Prüfungsthemen:

1. Verlass auf die Gruppierung abstrakter Ideen nach „mentalen Prozessen“;
2. Unterscheidung zwischen Ansprüchen, die eine gerichtliche Ausnahme geltend machen, und solchen, die lediglich eine solche beinhalten;
3. Analyse der Forderung „als Ganzes“ gemäß Schritt 2A „ “ (Anspruchsberechtigung) Punkt Zwei; und
4. Unterscheidung zwischen Ansprüchen, die die Technologie verbessern, und solchen, die lediglich eine abstrakte Idee unter Verwendung generischer Computerressourcen „anwenden“.

Das Memorandum enthält auch Leitlinien dazu, wann eine Ablehnung gemäß 35 U.S.C. § 101 erfolgen sollte und wann nicht, und bekräftigt, dass Ablehnungen nur dann ausgesprochen werden sollten, wenn die Nichtzulässigkeit eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist.

Es wird erwartet, dass das Memorandum mehr Möglichkeiten zur Überwindung von Ablehnungen gemäß 35 U.S.C. § 101 bieten wird, indem es klarere Richtlinien vorgibt und die Bedeutung einer gründlichen Analyse hervorhebt. Durch die Konzentration auf die Unterscheidung zwischen Ansprüchen, die eine gerichtliche Ausnahme anführen, und solchen, die lediglich eine solche beinhalten, sind Prüfer besser in der Lage, zulässige Gegenstände zu identifizieren. Darüber hinaus trägt die Betonung des Memorandums auf die Analyse von Ansprüchen „als Ganzes“ gemäß Schritt 2A Prong Two und die Unterscheidung zwischen Ansprüchen, die die Technologie verbessern, und solchen, die lediglich eine abstrakte Idee unter Verwendung generischer Computerressourcen anwenden, dazu bei, dass innovative softwarebezogene Erfindungen nicht ungerechtfertigt abgelehnt werden. Diese Leitlinien unterstützen letztendlich Erfinder dabei, sich in den Komplexitäten der Patentierbarkeit von Gegenständen zurechtzufinden, und fördern einen besser vorhersehbaren und transparenteren Prüfungsprozess.

• Schritt 2A Punkt 1: Rechtliche Ausnahmen und die Gruppierung mentaler Prozesse

Die Analyse der USPTO zur Eignung von Gegenständen erkennt die drei zuvor festgelegten Kategorien abstrakter Ideen an: (1) mathematische Konzepte, (2) bestimmte Methoden zur Organisation menschlicher Aktivitäten und (3) mentale Prozesse. Das Memorandum bekräftigt, dass ein „mentaler Prozess“ Konzepte umfasst, die vollständig im menschlichen Geist oder mit Stift und Papier durchgeführt werden können, wie z. B. Beobachtungen, Bewertungen, Urteile oder Meinungsbildungen.

Das Memorandum warnt die Prüfer jedoch davor, diese Gruppierung auf Anspruchsbeschränkungen auszuweiten, die mit dem menschlichen Verstand praktisch nicht umsetzbar sind. Beispielsweise fallen Beschränkungen, die eine KI-basierte Verarbeitung beinhalten, die über die menschlichen geistigen Fähigkeiten hinausgeht, nicht in diese Kategorie. Das Memorandum verweist auf das AI-SME-Update vom Juli 2024, das Beispiele enthält, in denen AI-spezifische Hardware oder Prozesse nicht als mentale Prozesse angesehen werden (z. B. eine hardwarebasierte RFID-Seriennummern-Datenstruktur wie in ADASA Inc. v. Avery Dennison Corp., 55 F.4th 900 (Fed. Cir. 2022)).

• Unterscheidung zwischen „zitiert“ und „bezieht sich auf“ eine gerichtliche Ausnahme

Das Memorandum bekräftigt die Notwendigkeit, Ansprüche, die lediglich eine Ausnahme beinhalten, von solchen zu unterscheiden, die diese tatsächlich formulieren. Wenn eine Anspruchsbeschränkung die Ausnahme nicht darlegt oder beschreibt, beispielsweise „Training eines neuronalen Netzwerks unter Verwendung eines ersten Trainingssatzes“ (Beispiel 39), kann sie zwar abstrakte Konzepte beinhalten, formuliert jedoch selbst keine abstrakte Idee und löst daher keine weitere Analyse der Patentierbarkeit gemäß Schritt 2A aus.

Wenn hingegen in der Anspruchsfassung ausdrücklich bestimmte mathematische Algorithmen genannt werden, wie beispielsweise „Training eines ANN unter Verwendung eines Backpropagation-Algorithmus und eines Gradientenabstiegsalgorithmus“ (Beispiel 47), wird ein mathematisches Konzept beschrieben, das einer weiteren Analyse bedarf.

• Schritt 2A Teil 2: Praktische Anwendung und Verbesserungen

Unter Punkt 2 müssen Prüfer beurteilen, ob die beanspruchte Erfindung eine der genannten gerichtlichen Ausnahmen in eine praktische Anwendung integriert. Dies erfordert eine Analyse der gesamten beanspruchten Erfindung unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen aller Beschränkungen, anstatt diese isoliert zu betrachten.

Das Memorandum hebt zwei wichtige Überlegungen hervor, die sich häufig überschneiden:

• Verbesserungen an einer Technologie oder einem technischen Gebiet – Ansprüche, die eine spezifische technische Lösung für ein technisches Problem darstellen, können den zweiten Punkt erfüllen. In dem Memorandum wird betont, dass „die Beschreibung die Verbesserung nicht ausdrücklich darlegen muss, sondern dass sie die Verbesserung in einer Weise beschreiben muss, die für einen Fachmann auf diesem Gebiet offensichtlich ist, auch wenn der Anspruch selbst die Verbesserung nicht ausdrücklich nennt“.
• Vermeidung von „Apply It“-Ansprüchen – Es reicht nicht aus, einen Computer lediglich anzuweisen, eine abstrakte Idee ohne spezifische technologische Verbesserungen auszuführen. Prüfern wird empfohlen, Ansprüche bei der Anwendung dieses Tests nicht zu stark zu vereinfachen und zu prüfen, ob der Anspruch eine spezifische Umsetzung und keine generische Anwendung darstellt.

In dem Memo wird darauf hingewiesen, dass der Fall Recentive Analytics, Inc. gegen Fox Corp. (Fed. Cir. 2025) die Unzulänglichkeit von Schritten zur Automatisierung einer abstrakten Idee veranschaulicht, während das USPTO-Beispiel 47, Anspruch 3, einen Anspruch demonstriert, der den technischen Bereich der Netzwerk-Einbruchserkennung verbessert.

• Wann ist eine Ablehnung gemäß § 101 auszusprechen?

Prüfer werden daran erinnert, dass Ablehnungen aufgrund von Unzulässigkeit gemäß 35 U.S.C. § 101 nicht allein aufgrund von Unsicherheit ausgesprochen werden sollten. Eine Ablehnung ist nur dann angemessen, wenn es nach dem Grundsatz der „Beweiskraft“ eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist, dass ein Anspruch unzulässig ist. Diese „Close Call”-Richtlinie soll eine übermäßige Ablehnung in Grenzfällen verhindern und die Prüfung auf eine vollständige, kompakte Verfolgung konzentrieren, die alle gesetzlichen Anforderungen (35 U.S.C. §§ 101, 102, 103, 112) in der ersten Amtshandlung berücksichtigt.

Auswirkungen auf Unternehmen

Für Innovatoren in den Bereichen Software, KI und ML signalisiert dieses Memorandum die erneute Betonung der USPTO hinsichtlich der Feststellung der Patentierbarkeit von softwarebezogenen Erfindungen. Das Memorandum schafft einen klareren Weg zur Patentierung softwarebezogener Erfindungen, indem es die übermäßige Verwendung der Kategorie „mentaler Prozess” einschränkt und Beispiel 39 bekräftigt, was bedeutet , dass Erfindungen, die Software und insbesondere KI oder ML beinhalten, selbst keine Feststellung einer abstrakten Idee in Prong One auslösen. Darüber hinaus ermöglicht das Memorandum, dass softwarebezogene Erfindungen die Stufe 2A auf der Grundlage der durch die Erfindung erzielten technischen Verbesserungen vorhersehbarer bestehen, selbst wenn die Ansprüche und die Beschreibung die technische Verbesserung nicht ausdrücklich erwähnen, solange „die Verbesserung für einen Fachmann auf diesem Gebiet offensichtlich wäre”. Im Verfahren bietet der >50 %-„Close-Call“-Standard einen konkreten Hebel, um vorläufige Ablehnungen gemäß 35 U.S.C. § 101 zurückzuweisen und den Fokus auf §§ 102/103/112 zu behalten. Infolgedessen können Antragsteller mit einem geringeren Risiko hinsichtlich der Zulässigkeit, einem kürzeren Weg zur Genehmigung und einer größeren Vorhersehbarkeit bei der Budgetierung und Portfolioplanung rechnen .