In Google vs. Sonoswies das Bundesberufungsgericht die Argumente, das Klagepatent sei aufgrund einer "unangemessenen Verzögerung" bei der Patentverfolgung nicht durchsetzbar, in überzeugender Weise zurück. Schließt die Argumentation des Gerichts die Verjährungseinrede für jede später geltend gemachte Erfindung aus, die in einer veröffentlichten Stammanmeldung offenbart wurde? Sind die Bedenken von Richter Alsop berechtigt, dass eine unbegrenzte Fortsetzungspraxis den Wettbewerb hemmen und das sorgfältige Gleichgewicht zwischen der Förderung und dem Schutz von Innovationen stören kann?
Die Entscheidung des Bezirksgerichts
Richter Alsup nahm in seiner Verfügung zur Verjährung der Anklage kein Blatt vor den Mund:
Der Kern dieses Beschlusses besteht darin, dass die Patente nach einer unangemessenen, unentschuldbaren und schädlichen Verzögerung von über dreizehn Jahren durch den Patentinhaber Sonos, Inc. erteilt wurden. Sonos reichte die vorläufige Anmeldung, auf die sich die angefochtenen Patente stützen, 2006 ein, reichte die Anmeldungen für diese Patente und die geltend gemachten Ansprüche jedoch erst 2019 zur Prüfung ein. Als diese Patente 2019 und 2020 erteilt wurden, war die Branche bereits weiter und hatte die beanspruchte Erfindung in die Praxis umgesetzt.
Der Beschluss akzeptierte zwar, dass "Sonos [die Stammanmeldungen] gewissenhaft verfolgt hat", stellte aber dennoch die Frage, warum Sonos in der Zwischenzeit keine "parallelen Anmeldungen mit neuen Ansprüchen, die die Erfindung abdecken", eingereicht hatte. In der Verfügung wurde festgestellt, dass Google durch die Verzögerung geschädigt wurde, denn "Google begann mindestens 2015, als es seine ersten Produkte herausbrachte, die die Erfindung nutzten, in die angeklagten Produkte zu investieren". In der Verfügung heißt es: "Es steht außer Frage, dass Google während des Zeitraums der Verzögerung durch Sonos an der beanspruchten Technologie gearbeitet, in sie investiert und sie genutzt hat.
Der Befehl schloss damit:
Es ist falsch, dass unser Patentsystem auf diese Weise benutzt wurde. Aufgrund seiner verfassungsrechtlichen Grundlagen ist dieses System dazu gedacht, Innovationen zu fördern und zu schützen. Hier hingegen wurde es dazu benutzt, einen Innovator zu bestrafen und einen Angeber durch Verzögerung und Taschenspielertricks zu bereichern. Es hat ein ganzes Gerichtsverfahren gebraucht, um diese traurige Tatsache zu erfahren, aber endlich wird der Gerechtigkeit Genüge getan.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die angefochtenen Patente nach der Lehre von der Verfolgungsverzögerung UNVERSTÄNDLICH sind. ....
Die Stellungnahme des Bundesgerichts
Die Stellungnahme des Federal Circuit wurde von Richter Lourie verfasst, dem sich Richter Prost und Richter Bumb, Chief Judge, United States District Court for the District of New Jersey, anschlossen.
Der Federal Circuit erläuterte, dass die Lehre von der Verspätung "ein Patent nicht durchsetzbar machen kann, wenn es erst nach einer unangemessenen und unerklärlichen Verzögerung der Verfolgung erteilt wurde, die unter Berücksichtigung der Gesamtheit der Umstände einen ungeheuerlichen Missbrauch des gesetzlichen Patentsystems darstellt". Die Einrede der Verjährung erfordert Beweise in zwei Punkten:
- dass die Verzögerung der Strafverfolgung "angesichts der Gesamtheit der Umstände unangemessen und unentschuldbar" war und
- dass der Beklagte "durch diese Verzögerung einen Schaden erlitten hat".
Die Stellungnahme konzentrierte sich auf den zweiten Punkt und befand ihn für unzureichend:
[Kein vernünftiger Tatsachenermittler könnte zu dem Schluss kommen, dass die Spezifikation - die 2013 veröffentlicht wurde, also vor einer der von Google geltend gemachten Investitionen - überlappende Zonenszenen nicht angemessen offenbart. Google kann nicht dadurch geschädigt werden, dass es eine Funktion in seine Produkte aufnimmt, die in einer Patentanmeldung vor seiner Investition öffentlich bekannt gemacht wurde.
Zur Begründung seiner Entscheidung zitierte das Bundesgericht Fälle, die das Bezirksgericht zu unterscheiden versucht hatte:
"Es ist nicht unzulässig, wenn ein Anmelder seine Ansprüche während des Verfahrens erweitert, um die Produkte eines Wettbewerbers einzubeziehen, solange die Offenbarung die erweiterten Ansprüche unterstützt. Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 358 F.3d 898, 909 (Fed. Cir. 2004)
"Obwohl offengelegte, aber nicht beanspruchte Gegenstände im Allgemeinen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, gibt es eine Ausnahme für Gegenstände, die "in einer Fortsetzungs- oder anderen Anmeldung beansprucht werden". Eli Lilly & Co. v. Hospira, Inc. 933 F.3d 1320, 1334 (Fed. Cir. 2019)
Das Bundesberufungsgericht kam zu dem Schluss, dass Google "keine Beweise dafür vorgelegt [hat], dass es einen Schaden erlitten hat, der auf Sonos' Verzögerung bei der Beanspruchung, aber nicht Offenlegungüberlappende Zonenszenen beansprucht, aber nicht offengelegt hat", und dass daher die Feststellung der Nichtdurchsetzbarkeit durch das Bezirksgericht ein Ermessensmissbrauch war.
Ist Verzug der Staatsanwaltschaft noch ein brauchbarer Einwand?
Patentinteressenten, die die harsche Sprache der Verfügung von Richter Alsop als abschreckend empfanden, könnten durch die Entscheidung des Federal Circuit erleichtert sein. Ich fand es interessant, dass das Gericht nicht auf den Verlauf des Verfahrens einging, sondern seine Entscheidung auf das Fehlen von Vorurteilen stützte. Könnte ein Beklagter in Anbetracht der Entscheidung des Gerichts jemals eine Verzögerung der Strafverfolgung nachweisen? Stört die Argumentation des Gerichts das Gleichgewicht des Patentsystems zugunsten der Anmelder, die es sich leisten können, Fortsetzungsanmeldungen anhängig zu halten?
