USPTO veröffentlicht Regelungsvorschlag zur diskretionären Ablehnung von IPR-Verfahren

Im ersten Regelungsvorschlag , der unter Direktor Squires veröffentlicht wurde, schlägt das USPTO vor, die Verfahrensregeln in Bezug auf diskretionäre Ablehnungen zur Einleitung von Inter-Partes-Review-Verfahren (IPR) zu ändern. Die vorgeschlagenen Regeln spiegeln die Bedenken der gegenwärtigen Regierung hinsichtlich serieller und paralleler Anfechtungen ein und desselben Patents und deren Bedrohung für unsere innovationszentrierte Wirtschaft wider. Das USPTO geht davon aus, dass die vorgeschlagenen Regeländerungen nicht nur "die Einheitlichkeit der IPR-Verfahren fördern" und "die Umstände einschränken, unter denen ein Bezirksgericht und das PTAB dieselben oder eng miteinander verbundene Fragen prüfen", sondern sich auch "positiv auf die Wirtschaft auswirken werden", indem sie "die Verlässlichkeit von Patentrechten und die Vorhersehbarkeit von Patentstreitigkeiten erhöhen" und "die Gesamtausgaben für Patentstreitigkeiten und die Transaktionskosten für Patentlizenzen senken".

Das USPTO bittet die Öffentlichkeit um Stellungnahmen zu der Frage, ob diese vorgeschlagene Regelung ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Effizienz, Fairness und Stabilität des Patentsystems herstellt". Die Bekanntmachung im Federal Register sieht nur eine 30-tägige Frist für öffentliche Kommentare vor, so dass die Beteiligten schnell handeln müssen, um sicherzustellen, dass ihre Ansichten berücksichtigt werden. 

Höhepunkte der vorgeschlagenen Änderungen 

In der Pressemitteilung des USPTO werden die folgenden Aspekte des Regelungsvorschlags des USPTO hervorgehoben, der Folgendes vorsieht

• einen IPR-Antragsteller zu verpflichten, eine Vereinbarung einzureichen, keine Anfechtung der Nichtigkeit nach 35 U.S.C. §§ 102 oder 103 in anderen Foren zu verfolgen
• Vorsehen, dass das USPTO kein IPR einleiten wird, wenn das USPTO oder ein anderes Forum bereits über die Patentierbarkeit oder Gültigkeit der Ansprüche entschieden hat
• Vorsehen, dass das USPTO kein IPR einleitet, wenn ein anderes Verfahren wahrscheinlich zuerst die Patentierbarkeit oder Gültigkeit der Ansprüche gemäß §§ 102 oder 103 feststellt
• Erlauben Sie dem USPTO, ein IPR ungeachtet eines früheren Urteils oder einer erwarteten früheren Entscheidung über die Patentierbarkeit oder Gültigkeit einzuleiten, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen.

Laut der Bekanntmachung im Federal Register würden sich die neuen Regeln "auf Patentansprüche konzentrieren, die zuvor nicht in einem Rechtsstreit angefochten wurden oder bei denen ein früherer Rechtsstreit in einem frühen Stadium beigelegt wurde", und sollen "Fairness, Effizienz und Vorhersehbarkeit bei Patentstreitigkeiten fördern". 

Förderung verlässlicher Patentrechte zur Unterstützung von Investitionen in Innovationen

Im Abschnitt "Hintergrund" des Regelungsvorschlags werden sie als Förderung "verlässlicher Patentrechte" bezeichnet, die für die Kommerzialisierung von Innovationen unerlässlich sind, und es wird davor gewarnt, dass Serienanfechtungen unsere innovationsorientierte Wirtschaft zu untergraben drohen. In der Bekanntmachung heißt es: "Etwa 54 % aller IPR-Anträge, die seit der Verabschiedung des AIA eingereicht wurden, sind eine von mehreren Petitionen gegen dasselbe Patent", und "mehr als 80 % der IPRs haben ein gleichzeitig anhängiges Verfahren vor einem Bezirksgericht, in dem der Antragsteller auch die Gültigkeit des Patents anfechtet".

Verlässliche Patentrechte ermutigen den Erfinder oder andere dazu, in die patentierte Technologie zu investieren, da sie darauf vertrauen können, dass sie und nicht die Konkurrenten die Früchte ihrer Bemühungen ernten werden..... [Mehrfache Anfechtungen ein und desselben Patents durch IPRs gefährden die Verlässlichkeit der Patentrechte und die Anreize, in neue Technologien zu investieren.

Im Abschnitt "Hintergrund" werden der subjektive Charakter von Nichtigkeitsentscheidungen und das Konzept erörtert, dass selbst die stärksten Patente für ungültig erklärt werden können, wenn man die Würfel oft genug "würfelt":

Selbst extrem starke Patente werden unzuverlässig, wenn ihre Gültigkeit in Serie oder parallel angefochten wird. Die Feststellung, ob ein Patentanspruch die gesetzlichen Anforderungen an die Patentierbarkeit erfüllt, ist häufig eine Ermessensfrage, über die vernünftige Menschen unterschiedlicher Meinung sein können. .... Da vernünftige Geister sich darüber streiten können, ob ein bestimmter Patentanspruch die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, und dies auch häufig tun, können Patente ihre wirtschaftliche Funktion nicht erfüllen, wenn sie ständig einer de novo-Prüfung unterzogen werden. 

Nehmen wir einen hypothetischen Patentanspruch, bei dem 70 % der erfahrenen Patentanwälte zu dem Schluss kommen würden, dass der Anspruch ordnungsgemäß erteilt wurde, und 30 % diese Schlussfolgerung ablehnen würden. Ein solcher Patentanspruch scheint verlässlich zu sein, da eine große Mehrheit der Praktiker der Meinung ist, dass er patentierbar ist und ordnungsgemäß erteilt wurde. Wenn das Patent jedoch jedes Mal, wenn es durchgesetzt wird, einer wiederholten de novo-Patentierbarkeitsprüfung unterzogen wird, ist es nicht mehr zuverlässig. .... [Ein Patent, das eine 70%ige Chance hat, eine De-novo-Patentierbarkeitsprüfung zu überstehen, hat weniger als eine 50%ige Chance, zwei oder mehr De-novo-Patentierbarkeitsanfechtungen standzuhalten. .... 

Der Abschnitt "Hintergrund" erörtert die Gesetzgebungsgeschichte der IPR-Statuten und beruft sich auf die vom Kongress übertragene Befugnis, "die Umstände zu bestimmen, unter denen IPR-Verfahren dem Patentsystem nützen oder nicht nützen würden". Der Abschnitt "Hintergrund" erörtert auch die hohe Anzahl von seriellen und parallelen Patentanfechtungen und behauptet, dass parallele IPR- und Bezirksgerichts-/ITC-Verfahren die Kosten und die Komplexität der Lösung von Patentstreitigkeiten erhöhen können.

Ressourcen bewahren für Ex-Partei Einsprüche

Der Bekanntmachung zufolge werden die vorgeschlagenen Regeländerungen es dem USPTO ermöglichen, mehr Ressourcen für die Anhörung von Ex-parte-Beschwerden gegen Ablehnungen anhängiger Patentanmeldungen durch Prüfer bereitzustellen. Die zügige Erledigung von Ex-parte-Beschwerden - die für die Erteilung eines Patents erforderlich sein kann - ist ein wichtiges Ziel der derzeitigen Regierung, denn "eine verzögerte Erledigung von Ex-parte-Beschwerden kann die Gründung von Unternehmen oder die Kapitalbeschaffung verhindern oder verzögern, was wiederum die Freigabe oder Markteinführung patentierter Technologien verzögert." Das USPTO weist darauf hin, dass eine Ex-parte-Beschwerde beim PTAB die einzige Möglichkeit ist, die Ablehnung eines Prüfers anzufechten, während "IPRs nicht der einzige Mechanismus sind, um die Gültigkeit eines erteilten Patents anzufechten."

Einzelheiten zu den vorgeschlagenen Änderungen 

Alle vorgeschlagenen Änderungen beziehen sich auf 37 C.F.R. § 42.108 mit dem Titel "Institution of inter partes review" und fügen neue Absätze (d)-(f) hinzu:

(d) Erforderliche Vereinbarung zur Effizienz. Eine Inter-Partes-Prüfung wird nur dann eingeleitet oder aufrechterhalten, wenn jeder Antragsteller bei der Kammer und jedem anderen Gericht, bei dem er einen Rechtsstreit bezüglich des angefochtenen Patents führt oder später führt, eine Vereinbarung einreicht, die besagt, dass im Falle der Einleitung eines Verfahrens der Antragsteller und jeder tatsächliche Beteiligte oder Bevollmächtigte des Antragstellers in keinem anderen Verfahren Gründe für die Nichtigkeit oder Unpatentierbarkeit des angefochtenen Patents gemäß 35 U.S.C. 102 oder 103 geltend machen wird.

In der Bekanntmachung heißt es: "Das USPTO ist der Ansicht, dass dieses Erfordernis Fairness und Effizienz fördern würde, indem es ähnliche Patentanfechtungen in ein einziges Forum lenkt und sicherstellt, dass IPRs im Allgemeinen als vollständiger Ersatz für zumindest einige Phasen des Rechtsstreits dienen sollten. 

(e) In früheren Verfahren für gültig befundene Ansprüche. Eine Inter-Partes-Überprüfung wird nicht eingeleitet oder aufrechterhalten, wenn ein angefochtener Anspruch oder ein unabhängiger Anspruch, von dem ein angefochtener Anspruch abhängt, nicht gültig ist:

(1) U.S. District Court Trial - Wurde von einem Bezirksgericht oder Geschworenengericht im Anschluss an ein Bench Trial oder ein Geschworenenverfahren in einer Entscheidung oder einem Urteil, das nicht in relevanten Teilen aufgehoben oder widerrufen wurde, als nicht ungültig gemäß 35 U.S.C. 102 oder 103 befunden; 

(2) Zusammenfassendes Urteil eines US-Bezirksgerichts - Wurde von einem Bezirksgericht in einem zusammenfassenden Urteil für nicht ungültig befunden, das keinen Streit über wesentliche Tatsachen gemäß 35 U.S.C. 102 oder 103 feststellte und nicht in relevanten Teilen aufgehoben oder widerrufen wurde; 

(3) U.S. International Trade Commission - Wurde in einer ersten oder endgültigen Entscheidung der U.S. International Trade Commission, die nicht in relevanten Teilen aufgehoben oder widerrufen wurde, als nicht ungültig gemäß 35 U.S.C. 102 oder 103 befunden; 

(4) Schriftliche Endentscheidung des PTAB - Wurde in einer endgültigen schriftlichen Entscheidung der Kammer gemäß 35 U.S.C. 318(a) oder 328(a) für nicht patentfähig befunden, die nicht aufgehoben oder widerrufen wurde; 

(5) Ex-Parte-Neuprüfung - Wurde in einer Amtshandlung oder Entscheidung der Kammer im Anschluss an einen Antrag auf Neuprüfung gemäß Kapitel 30 des Titels 35 des United States Code von einer anderen Person als dem Patentinhaber, der wirklichen Interessenpartei des Patentinhabers oder einer Vertrauensperson für patentfähig erklärt; oder 

(6) Federal Circuit - Wurde in einer Entscheidung gemäß 35 U.S.C. 102 oder 103 für nicht patentierbar oder ungültig befunden, aber diese Entscheidung wurde vom U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit in den relevanten Teilen aufgehoben.

In der Bekanntmachung wird klargestellt, dass sich diese Regel auch auf abhängige Ansprüche erstrecken würde, wenn der unabhängige Anspruch, von dem der jeweilige Anspruch abhängt, bereits geprüft wurde. 

(f) Parallele Rechtsstreitigkeiten - Eine Inter-Partes-Prüfung wird nicht eingeleitet oder aufrechterhalten, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit einer der folgenden Fälle in Bezug auf einen angefochtenen Anspruch oder einen unabhängigen Anspruch, von dem ein angefochtener Anspruch abhängt, vor dem Fälligkeitsdatum für die endgültige schriftliche Entscheidung gemäß 35 U.S.C. 316(a)(11) eintritt: 

(1) U.S. District Court - Ein Verfahren vor einem Bezirksgericht, in dem eine Partei das Patent nach 35 U.S.C. 102 oder 103 anfechtet; 

(2) U.S. International Trade Commission - eine erste oder endgültige Entscheidung der U.S. International Trade Commission in Bezug auf 35 U.S.C. 102 oder 103; oder 

(3) Schriftliche Endentscheidung des PTAB - Erlass einer schriftlichen Endentscheidung durch die Kammer gemäß 35 U.S.C. 318(a) oder 328(a).

Die Bekanntmachung enthält keine weiteren Kommentare zu diesem vorgeschlagenen neuen Absatz. 

(g) Einleitung bei außergewöhnlichen Umständen. Stellt ein Gremium des Ausschusses fest, dass außergewöhnliche Umstände ungeachtet der Buchstaben d), e) oder f) die Einleitung eines Verfahrens rechtfertigen, so verweist das Gremium die Angelegenheit an den Direktor, der persönlich eine Inter-Partes-Überprüfung einleiten kann. Zu den außergewöhnlichen Umständen kann die Feststellung des Direktors gehören, dass die frühere Anfechtung, die die Einleitung eines Verfahrens verhindert, in böser Absicht eingeleitet wurde, z. B. um künftige Anfechtungen zu verhindern, oder dass die frühere Anfechtung angesichts einer wesentlichen Änderung eines Gesetzes oder eines Präzedenzfalls des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten gegenstandslos geworden ist. Zu den ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Umständen zählen nicht neuer oder zusätzlicher Stand der Technik, neue Sachverständigenaussagen, neue Rechtsprechung (außer in den oben genannten Fällen) oder neue rechtliche Argumente oder die Tatsache, dass ein früherer Anfechtungsgegner keine Berufung eingelegt hat. Weder der Direktor noch die Kammer dürfen auf die Anforderungen der Buchstaben d), e) oder f) dieses Abschnitts verzichten, sofern dies nicht in diesem Absatz vorgesehen ist. Leichtfertige oder missbräuchliche Anträge im Sinne dieses Absatzes können angemessen geahndet werden, unter anderem durch die Zuerkennung von Anwaltsgebühren.

In der Bekanntmachung heißt es, der neue Buchstabe g) würde "ungeachtet der Buchstaben d), e) oder f) die Einrichtung aufgrund außergewöhnlicher Umstände erlauben", aber "um die Vorhersehbarkeit von Einrichtungsentscheidungen zu gewährleisten, werden in diesem vorgeschlagenen Abschnitt spezifische Beispiele für mögliche außergewöhnliche Umstände und Beispiele für nicht außergewöhnliche Umstände genannt".

Wie werden die Stakeholder reagieren? 

Es wird interessant sein zu sehen, wie die Interessengruppen auf die vorgeschlagene Regelung reagieren. Zweifellos wird es Kommentare geben, die sie unterstützen und kritisieren. Das vorgeschlagene Regelwerk entspricht bereits der Forderung, dass das USPTO den Prozess der Regelsetzung nutzen sollte, aber Interessengruppen, die IPR-Verfahren als wichtige Option betrachten, werden wahrscheinlich argumentieren, dass zumindest einige der vorgeschlagenen Änderungen die Befugnisse des USPTO überschreiten.