USPTO-Direktor übernimmt Kontrolle über Entscheidungen über IPR- und PGR-Institutionen

In dem, was manche als zweiten Schlag einer Doppelstrategie gegen Patentverfahren vor dem Patent Trial and Appeal Board (PTAB) des US-Patent- und Markenamts (USPTO) ansehen, gab USPTO-Direktor Squiresam Freitag, dem 17. Oktober 2025, bekannt, dass er „ab dem 20. Oktober 2025 entscheiden werde, ob ein Verfahren zur Inter-Partes-Überprüfung (IPR) und zur Nachprüfung nach der Erteilung (PGR) eingeleitet wird“. Dieses neue Verfahren zur Entscheidung über die Einleitung eines Verfahrens baut auf der jüngsten Beteiligung der Direktoren (und stellvertretenden Direktoren) an Entscheidungen zur Ablehnung der Einleitung eines Verfahrens auf der Grundlage von Ermessensüberlegungen auf und erweitert die Beteiligung der Direktoren auf Entscheidungen über die Einleitung eines Verfahrens auf der Grundlage der Sachlage, z. B. auf der Grundlage der Frage, ob „eine begründete Wahrscheinlichkeit besteht, dass der [IPR]-Antragsteller in Bezug auf mindestens einen der angefochtenen Ansprüche obsiegen würde”.

Der neue Entscheidungsprozess der „Black Box“-Institution 

In seiner Pressemitteilung vom 17. Oktober 2025 verspricht das USPTO, ein Webinar mit dem Titel „USPTO Hour” zu veranstalten, um den neuen Entscheidungsprozess der Behörde zu erläutern, doch ein solches Programm ist bislang noch nicht im Terminkalender aufgeführt. Praktiker und Interessengruppen würden weitere Informationen begrüßen, da das Memorandum des Direktors außer den folgenden Punkten (Hervorhebung hinzugefügt) keine weiteren Details enthält: 

• „Alle Anträge, die der PTAB zur Prüfung der Sachlage und nichtdiskretionären Erwägungen im Rahmen der vorläufigen Verfahren vor dem 20. Oktober 2025 werden weiterhin von einem dreiköpfigen Gremium geprüft.“

• Der Prozess für Briefing diskretionäre Überlegungen (wie auf derWebseite „Interim Director Discretionary Process” dargelegt) und der Prozess für die Einweisung der Sachverhalte und nicht gesetzlich vorgeschriebenen Erwägungen bleiben unverändert. 

• Um eine institutionelle Entscheidung zu treffen, „konsultiert der Direktor in Absprache mit mindestens drei PTAB-Richtern, auf der Grundlage einer „Prüfung der Ermessensgründe, der Sachlage und der nichtdiskretionären Erwägungen“ entscheiden, ob in allen IPR- und PGR-Verfahren ein Verfahren eingeleitet wird.

• „Wenn der Direktor feststellt, dass die Einrichtung aus mindestens einem Grund für einen angefochtenen Anspruch angemessen ist, wird der Direktor eine summarische Mitteilung an die Parteien erlassen, in der er die Einleitung des Verfahrens genehmigt.“ 

• „Wenn der Direktor feststellt, dass die Einrichtung nicht geeignet ist, sei es aufgrund von Ermessensüberlegungen, der Sachlage oder anderen nichtdiskretionären Überlegungen, wird der Direktor eine summarische Mitteilung über die Ablehnung der Einrichtung.

• Ungeachtet des Vorstehenden kann „der Direktor in Verfahren, in denen neue oder wichtige Sachverhalte oder Rechtsfragen zu klären sind, eine Entscheidung über die Einleitung eines Verfahrens treffen, in der diese Fragen behandelt werden“.

• „Wenn der Direktor feststellt, dass eine detaillierte Behandlung der in einer Petition aufgeworfenen Fragen angemessen ist (z. B. komplexe Fragen der Anspruchsauslegung, Prioritätsanalyse oder Feststellung der tatsächlich beteiligten Partei), kann der Direktor die Entscheidung über die Einleitung des Verfahrens an ein oder mehrere Mitglieder der PTAB verweisen.“

• „Jedes eingeleitete IPR- oder PGR-Verfahren wird an ein dreiköpfiges Gremium der PTAB zur Verhandlung verwiesen“, wobei das Gremium gemäß der Standardarbeitsanweisung (SOP) 1 der PTAB zugewiesen wird .

Die IPR- und PGR-Statuten sehen bereits vor, dass eine Entscheidung der Behörde „endgültig und unanfechtbar“ ist. Durch die Entscheidung, die Einleitung eines Verfahrens in „zusammenfassenden Mitteilungen“ abzulehnen – vermutlich ohne Begründung –, lässt das USPTO Patentinhaber, Patentgegner und die Öffentlichkeit im Unklaren darüber, ob die Entscheidung auf der Stärke des Patents, einem Mangel in der Klage oder einer disqualifizierenden Eigenschaft des Klägers beruht – oder auf einer anderen Grundlage, die willkürlich, launenhaft oder rechtswidrig sein könnte. Andererseits wird die Ausstellung von summarischen Bescheiden zur Gewährung der Institution den Parteien den Einblick in die wahrgenommenen Stärken und Schwächen des Antrags nehmen, der sonst die Verhandlungsphase beeinflussen oder die Beilegung sowohl des PTAB-Verfahrens als auch etwaiger paralleler Rechtsstreitigkeiten fördern könnte. 

Lautstark nach Klarstellung verlangen 

Im Gegensatz zur vorgeschlagenen Regelung[CB5]  über Ermessensentscheidungen wurde die Ankündigung des Direktors zu diesem neuen Entscheidungsprozess nicht von einer Aufforderung zur Stellungnahme durch die Öffentlichkeit begleitet. Das sollte die Interessengruppen jedoch nicht davon abhalten, zumindest zur Klärung der folgenden Punkte zu drängen: 

• Wie werden die„mindestens drei PTAB-Richter“, die in der Anmeldephasekonsultiertwerdensollen , ausgewählt? Werden sie in der „zusammenfassenden Mitteilung“ genannt? 

• Wird in einer„zusammenfassenden Mitteilung zur Ablehnung der Einleitung eines Verfahrens“ (nach Kategorien)angegeben , ob die Ablehnung auf Ermessensentscheidungen, der Begründetheit und/oder anderen nichtdiskretionären Erwägungen beruhte?

• Werden die Parteien und/oder die Öffentlichkeit benachrichtigt, wenn der Direktor eine Entscheidung der Institution „an ein oder mehrere Mitglieder der PTAB“ weiterleitet? Könnte eine solche Weiterleitung nur zu einer „zusammenfassenden Mitteilung“ führen? Werden in der „zusammenfassenden Mitteilung“ die „ein oder mehrere Mitglieder der PTAB“ genannt, an die die Einleitungsentscheidung weitergeleitet wurde? 

• Werden die Parteien und/oder die Öffentlichkeit bei eingeleiteten Verfahren über etwaige Überschneidungen zwischen dem zuständigen Gremium und den an der Einleitungsentscheidung beteiligten PTAB-Richtern informiert? 

Wie wird der neue Prozess das US-Patentsystem stärken? 

In der Mitteilung des Direktors heißt es, dass das neue Verfahren eingeführt wird, um „die Effizienz, Konsistenz und Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen für die Einrichtung zu verbessern“, aber in dem ebenfalls vom 17. Oktober 2025 datierten„Offenen Brief der amerikanischen Innovationsbehörde“ erklärt der Direktor, dass das neue Verfahren der Mission des USPTO dienen wird, „ein Patentsystem aufrechtzuerhalten, das fair, vorhersehbar und respektiert ist“.

Der offene Brief kritisiert den ursprünglichen Entscheidungsprozess auf Panel-Ebene als einen Prozess, der „strukturelle, wahrnehmungsbezogene und verfahrenstechnische Bedenken aufgeworfen hat, die mit der Konzeption, der klaren Sprache und der Absicht des AIA unvereinbar sind und unter anderem die berechtigten Erwartungen der Öffentlichkeit an Unparteilichkeit beeinträchtigen“. Der offene Brief geht insbesondere auf „die folgenden Schwierigkeiten“ des ursprünglichen Prozesses ein:

• Wahrnehmung der Selbstmotivation: Die Entscheidungsfindungauf Panel-Ebene „gab Anlass zu der Sorge, dass der Vorstand möglicherweise seine eigene Agenda verfolgt“. 

• Geteilte Verfahren für Ermessensentscheidungen: Das geteilte Verfahren „war nie als dauerhafte Lösung gedacht“ und „scheint unbeabsichtigt zu außerordentlich hohen Verweisungsquoten (zu einem Zeitpunkt über 95 Prozent) für verwiesene Fälle geführt zu haben“.

• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und administrative Klarheit: „[Obwohl das AIA die Delegation von Entscheidungen der Einrichtung zulässt], wird durch die Rückübertragung dieser Funktion an den Direktor ... die Verfahren wieder mit dem klaren Wortlaut und der Absicht des Gesetzes in Einklang gebracht und die Verantwortung für solche Entscheidungen wieder auf den Direktor übertragen, genau wie es der Rahmen des AIA vorsieht.“

Der offene Brief besagt, dass der neue Prozess: 

• Vermeiden Sie den Anschein von Eigeninteresse, indem Sie die Befugnis zur Einleitung eines Verfahrens von der Stelle trennen, die das Verfahren durchführt.

• Beseitigen Sie eine wahrgenommene Verzerrung durch Empfehlungssignale, indem Sie den Entscheidungspunkt zentralisieren.

• Verbesserung der Transparenz und des öffentlichen Vertrauens durch eine einzige Weisungskette

• Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Direktors, der vom Präsidenten ernannt und vom Senat bestätigt wird, neu ausrichten, damit er für diese Schwellenwertbestimmung verantwortlich ist und den klaren Wortlaut des AIA und damit die Absicht des Kongresses ordnungsgemäß umsetzt.

Die Anwälte von Foley verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von Mandanten zu PTAB-Verfahren und haben sowohl Antragsteller als auch Patentinhaber erfolgreich vertreten. Wenn Sie Interesse an einer Beratung zur Vorgehensweise im Rahmen der neuen PTAB- -Paradigmen haben oder andere Optionen besprechen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Foley-Anwalt oder den Verfasser dieses Artikels, um weitere Informationen zu erhalten.