Auf der Suche nach Gnade: Verfolgung von Behandlungsansprüchen angesichts von Offenlegungen im Zusammenhang mit klinischen Studien

Dieser Artikel wurde ursprünglich veröffentlicht in der AIPLA Chemical Practice Chronicles Fall 2025 Newsletter veröffentlicht und wird hier mit Genehmigung erneut veröffentlicht.

I. Hintergrund

Patente für Behandlungsmethoden, die auf Protokollen klinischer Studien der Phasen II und III basieren, werden routinemäßig angemeldet, um die Patentexklusivität zu verlängern und strategisch ein Patentportfolio für einen Arzneimittelbestand aufzubauen. Die Ansprüche dieser „späteren Generation” von Patenten für Behandlungsmethoden beschreiben die wesentlichen Merkmale des Protokolls für klinische Studien der Phase II oder Phase III, darunter Patientenpopulationen, Dosierungsmengen, Dosierungsschemata und Messungen der Wirksamkeit. Dies geschieht aus gutem Grund, da die wesentlichen Merkmale des Studienprotokolls häufig auf dem Arzneimitteletikett aufgeführt sind, manchmal als Teil expliziter aktiver Schritte.

Für eine neue chemische Substanz (NCE) gewährt ein Patent für eine Behandlungsmethode der späteren Generation eine zusätzliche Patentlaufzeit, die manchmal Jahre über die Patentlaufzeit der Patente der früheren Generation hinausgeht, d. h. der grundlegenden Patente, die die Zusammensetzung der Substanz und/oder eine umfassende Exklusivität für die Behandlungsmethode gewähren.

Bei umfunktionierten Arzneimitteln oder neuartigen Dosierungsprotokollen können Patente für Behandlungsmethoden, die auf Protokollen klinischer Studien der Phase II oder Phase III basieren, die einzige bedeutende Quelle für Patentexklusivität darstellen, z. B. wenn die Verbindung bekannt ist und das Stoffpatent abgelaufen ist oder bald abläuft.

Nach gängiger Meinung sollte eine Patentanmeldung auf der Grundlage eines Protokolls für klinische Studien der Phase II oder Phase III eingereicht werden. vor der öffentlichen Bekanntgabe der Studie eingereicht werden sollte, um die Schaffung von Stand der Technik zu vermeiden, der die Patentierbarkeit der Behandlungsmethodenansprüche ausschließen könnte, insbesondere außerhalb der USA.^[1] Angesichts der strategischen Bedeutung von Patenten für Behandlungsmethoden der späteren Generation sollte darauf geachtet werden, den Zeitpunkt der Veröffentlichung von Informationen über die klinische Studie zu kennen und die Einreichung von Patentanmeldungen entsprechend zu planen.

Eine solche öffentliche Bekanntgabe im Zusammenhang mit einer klinischen Studie ist die Veröffentlichung des Protokolls der klinischen Studie des Innovators auf ClinicalTrials.gov („CTG“) als sogenannter „Studienbericht“.^[2] Die Veröffentlichung der Studienaufzeichnung ist Teil der gut gemeinten Bemühungen der USA, klinische Studien am Menschen transparent durchzuführen, unter anderem, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die klinische Forschung zu stärken und Patienten dabei zu helfen, Studien zu finden, für deren Teilnahme sie möglicherweise in Frage kommen. Innovatoren müssen die Protokolle klinischer Studien spätestens 21 Tage nach der Aufnahme des ersten Patienten in die Studie bei der FDA einreichen^[3, und die Studienunterlagen werden spätestens 30 Tage nach Einreichung veröffentlicht^[4][5. Angesichts dieser Fristen ist es in der Regel nicht möglich, den genauen Tag vorherzusagen, an dem eine Studienaufzeichnung auf CTG veröffentlicht wird. Eine solche „nicht festlegbare” Frist hat – anders als das feste Datum einer erwarteten Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift oder eines öffentlichen Symposiums – zu einer Situation geführt, in der eine Studienaufzeichnung auf CTG veröffentlicht wird, bevor ein entsprechender Patentantrag für eine Behandlungsmethode eingereicht wird.

II. Anwendung der Ausnahme gemäß § 102(b)(1)(A)

Klinische Studien selbst gelten gemäß 35 U.S.C. § 102(a)(1) nicht als vorherige öffentliche Nutzung.^[6] CTG-Studienunterlagen und andere Offenlegungen im Zusammenhang mit klinischen Studien gelten jedoch als gedruckte Veröffentlichungen und/oder „der Öffentlichkeit anderweitig zugänglich“ gemäß §§ 102(a)(1), wenn sie vor dem wirksamen Anmeldetag der Patentanmeldung erstellt wurden. Solche Offenlegungen im Zusammenhang mit klinischen Studien können daher verwendet werden, um die Behandlungsansprüche einer später eingereichten Patentanmeldung als vorweggenommen gemäß 35 U.S.C. § 102(a)(1) und/oder als offensichtlich gemäß 35 U.S.C. § 103 zurückzuweisen.

Falls eine CTG-Studienaufzeichnung oder eine damit verbundene Offenlegung vor der Einreichung einer entsprechenden US-Patentanmeldung für ein Behandlungsverfahren öffentlich zugänglich wird, kann die Ausnahmeregelung zur Schonfrist gemäß § 102(b)(1)(A) geltend gemacht werden, um die Offenlegung gemäß § 102(a)(1) für unzulässig zu erklären – vorausgesetzt, die Offenlegung erfolgt ein Jahr oder weniger vor dem wirksamen Anmeldetag der Anmeldung. Sollte ein Prüfer eine Ablehnung gemäß 35 U.S.C. §§ 102(a)(1) und/oder 103 auf der Grundlage eines CTG-Studienberichts oder einer damit verbundenen Offenbarung vornehmen, kann der Anmelder die Schonfrist in Anspruch nehmen, indem er eine Erklärung gemäß 37 CFR § 1.130 („Regel 130“) einreicht, in der er nachweist, dass die Offenbarung vom Erfinder oder den Miterfindern vorgenommen wurde, und die Streichung der CTG-Studienaufzeichnung oder der damit verbundenen Offenbarung als Stand der Technik beantragt.

Die Einreichung der Erklärung gemäß Regel 130 scheint zwar unkompliziert zu sein, doch ein aktuelles Beispiel der PTAB, Murray & Poole Enterprises Ltd. gegen Institut de Cardiologie de Montreal^[7] zeigt jedoch, dass es dabei auch Fallstricke geben kann. Das Institut de Cardiologie de Montreal (ICM) versuchte, „Bouabdallaoui” als Stand der Technik zu entfernen, indem es sich auf die Ausnahme der Schonfrist gemäß § 102(b)(1)(A) berief. Bouabdallaoui wurde innerhalb der einjährigen Schonfrist veröffentlicht und erweiterte die Ergebnisse der „COLCOT”-CTG-Studie. Bouabdallaoui führte sieben Autoren auf, von denen der zweite, Dr. Tardif, der alleinige Erfinder des Patents von ICM war. Die Kammer stellte klar, dass die Berufung auf die Neuheitsschonfrist davon abhing, ob die Erklärung von Dr. Tardif ausreichende Informationen enthielt, um zu dem Schluss zu kommen, dass Bouabdallaoui nicht „von einem anderen” stammte.^[8] In der Erklärung von Dr. Tardif wurde die Arbeitsbeziehung nur mit einem Mitautor (Bouabdallaoui) unter anderemdie Anerkennung der Unterstützung von Bouabdallaoui bei der Durchführung der klinischen Studie und die Bereitstellung einer Erstautor-Publikation. In der Erklärung von Dr. Tardif wurden auch der Umfang der multizentrischen klinischen Studie COLCOT und der Status von ICM als Sponsor beschrieben, gestützt durch Vereinbarungen zwischen einigen der Zentren und dem Sponsor. Der Ausschuss wies darauf hin, dass nur ein Teil der Vereinbarungen zwischen Zentren und Sponsoren vorgelegt wurde und dass in keiner der vorgelegten Vereinbarungen Dr. Tardif als Hauptuntersuchungsleiter aufgeführt war.^[9] Letztendlich kam der Ausschuss in seiner Entscheidung zu dem Schluss, dass die Erklärung von Dr. Tardif nicht ausreichte, um Bouabdallaoui als Stand der Technik zu disqualifizieren.^[10]

Als Murray zeigt, sollten alle Unterschiede zwischen den Autoren der klinischen Studie und den Erfindern in der Patentanmeldung gründlich erläutert werden. Erklärungen von überflüssigen Autoren, d. h. Nicht-Erfindern, in denen sie ihren Beitrag zu dem Gegenstand, auf den sich die Ablehnung aufgrund des Standes der Technik stützt, ablehnen, können dazu beitragen, festzustellen, dass die klinische Studie nicht „von einem anderen“ stammt. Im Gegensatz zu typischen Veröffentlichungen werden in CTG-Studienaufzeichnungen nur die Sponsoren einer klinischen Studie aufgeführt, nicht jedoch die für die Konzeption der Studie verantwortlichen Personen. Dennoch können die Erfinder in einer Erklärung bestätigen, dass die CTG-Studienaufzeichnung ihre eigene Arbeit ist. Es können auch Belege vorgelegt werden, die die Erfinder eindeutig mit der CTG-Studienaufzeichnung in Verbindung bringen, z. B. indem die Erfinder als Hauptforscher genannt werden.

III. Internationale Nachfristbestimmungen und Einreichungsstrategien

Neben den USA bieten auch mehrere ausländische Gerichtsbarkeiten eine Schonfrist an. Tabelle 1 enthält eine nicht vollständige Übersicht über die Verfügbarkeit von Schonfristen in häufig genutzten ausländischen Gerichtsbarkeiten, den Zeitpunkt der Antragstellung und die Frage, ob proaktive Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Schonfrist in Anspruch zu nehmen. Praktiker sollten eng mit lokalen Anwälten zusammenarbeiten, um die nuancierten nationalen Anforderungen und Zeitpläne zu verstehen und die in jedem Land verfügbare Schonfrist ordnungsgemäß in Anspruch nehmen zu können.

Tabelle 1

† für eine PCT- oder andere Anmeldung, die nach Ablauf der Neuheitsfrist eingereicht wurde und von der Neuheitsfrist profitiert?

Wie die USA gewähren auch Australien, Brasilien, Kanada, Japan, Mexiko, die Philippinen, Südkorea, Singapur und Taiwan eine Schonfrist für CTG-Studienunterlagen und damit verbundene Offenlegungen innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldetag der ersten Patentanmeldung. Sie unterscheiden sich jedoch darin, ob die erste Patentanmeldung als Prioritätsdokument für eine später eingereichte Anmeldung, z. B. eine PCT-Anmeldung, dienen kann, bei der die nationale Phase der PCT-Anmeldung ebenfalls von der Schonfrist profitieren kann. Bestimmte Rechtsordnungen, z. B. China und Europa, haben praktisch keine Schonfristen für CTG-Studienaufzeichnungen oder damit verbundene Offenlegungen.

Angesichts dieser Unterschiede lassen sich je nach internationalen Anmeldeprioritäten komplexe potenzielle Anmeldestrategien ins Auge fassen.

Szenario 1 ist eine „typische“ Anmeldestrategie, bei der eine vorläufige US-Anmeldung die erste Anmeldung in der Familie ist. Diese Anmeldestrategie kann verfolgt werden, um Patentschutz in Ländern zu erlangen, in denen eine vorläufige US-Anmeldung, die innerhalb von 12 Monaten nach der CTG-Studienaufzeichnung oder einer damit verbundenen Offenbarung eingereicht wurde als Prioritätsdokument für eine PCT-Anmeldung dienen kann, die 12 Monate nach der vorläufigen US-Anmeldung eingereicht wurde, und die nationalen Anmeldungen der PCT-Anmeldung Anspruch auf die Neuheitsschonfrist haben, die auf dem Anmeldetag der vorläufigen US-Anmeldung basiert. Zu den repräsentativen Ländern, in denen diese Anmeldestrategie angewendet werden kann, gehören die USA, Brasilien, Mexiko und die Philippinen.

Einreichungsszenario 1

Szenario 1 kann auch in Ländern angewendet werden, in denen es tatsächlich oder effektiv keine Schonfristen gibt (z. B. China und Europa). Um die absolute Neuheitshürde in China zu überwinden, können mögliche Aspekte der geplanten kommerziellen Methoden, die in der Offenlegung im Zusammenhang mit der klinischen Studie nicht offengelegt sind, in die vorläufige US-Anmeldung und/oder die PCT-Anmeldung aufgenommen werden. In Europa können CTG-Studienaufzeichnungen oder Ankündigungen zu laufenden Studien, die nicht als neuheitszerstörend angesehen werden, zwar in einer Erfindungsanalyse verwendet werden.^[11] Für Hinweise zu den Auswirkungen klinischer Studien als Stand der Technik in Europa verweisen wir den Leser auf den informativen Artikel des AIPLA Chemical Practice Committee vom Frühjahr 2024 zu genau diesem Thema.^[12]

Szenario 2 kann in Ländern angewendet werden, in denen eine nationale Anmeldung in einem PCT- oder Nicht-PCT-Land innerhalb eines Jahres nach der Veröffentlichung eingereicht werden muss, damit die nationale Anmeldung Anspruch auf eine Nachfrist hat. Zu den repräsentativen Ländern, in denen diese Strategie angewendet werden kann, gehören Australien, Kanada, Japan, Korea, Singapur und Taiwan.

Einreichungsszenario 2

Szenario 1 bietet zwei potenzielle Vorteile gegenüber (a) einer konservativeren Anmeldestrategie, bei der die vorläufige Anmeldung in den USA vor der Veröffentlichung der CTG-Studienergebnisse eingereicht wird, und (b) Szenario 2: (1) maximale Zeit für die Generierung klinischer Studienergebnisse, die, sofern verfügbar, in die PCT-Anmeldung aufgenommen werden können, und (2) das Potenzial für eine maximale Patentlaufzeit.

Szenario 2 bietet nicht den Vorteil einer verlängerten Frist zwischen der Veröffentlichung der CTG-Studienergebnisse und der Einreichung einer nationalen oder PCT-Anmeldung. Daher ist es in der Regel weniger wahrscheinlich, dass die Ergebnisse der klinischen Studie zum Zeitpunkt der Einreichung einer PCT-Anmeldung oder einer nationalen Anmeldung in einem Nicht-PCT-Land vorliegen. Viele der oben genannten Länder gestatten jedoch die Nachreichung von Daten während des Prüfungsverfahrens, wodurch die Ergebnisse der klinischen Studie vorgelegt werden können.^[13]

Szenario 3 kombiniert Szenario 1 und Szenario 2 zu einer einheitlichen Anmeldestrategie. Zunächst werden eine vorläufige US-Anmeldung (gemäß Szenario 1), eine erste PCT-Anmeldung (PCT1) (gemäß Szenario 2) und nationale Anmeldungen in Nicht-PCT-Ländern (gemäß Szenario 2) am selben Tag und innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung der CTG-Studienergebnisse. Vor der Einreichung von Anmeldungen außerhalb der USA sollte eine ausländische Anmeldungslizenz in Betracht gezogen und gegebenenfalls eingeholt werden. PCT1 kann in den Rechtsordnungen mit strengeren Anforderungen an die Neuheitsschonfrist, wie oben für Szenario 2 beschrieben, nationalisiert werden.

Einreichungsszenario 3

Eine zweite PCT-Anmeldung (PCT2) mit Prioritätsanspruch auf die vorläufige US-Anmeldung kann dann zum 12-Monats-Konventionsdatum für die vorläufige US-Anmeldung eingereicht werden, die die Ergebnisse der klinischen Studie enthält, sofern diese verfügbar sind. PCT2 kann in den Rechtsordnungen mit gelockerten Anforderungen an die Nachfrist, wie oben für Szenario 1 beschrieben, nationalisiert werden.

Dieser maßgeschneiderte Ansatz maximiert die potenziellen Vorteile von Schonfristen, sofern verfügbar, und berücksichtigt gleichzeitig die Einbeziehung von Daten aus klinischen Studien (entweder in PCT2 oder als Daten nach der Einreichung während der nationalen Phase des Patentverfahrens). Das Ergebnis sind verbesserte Chancen auf die Erlangung einer Abdeckung der Behandlungsmethode und eine längere Patentlaufzeit.

IV. Schlussfolgerung

Die Veröffentlichung einer Phase-II- oder Phase-III-Studie durch die CTG oder eine damit verbundene öffentliche Bekanntgabe schließt nicht zwangsläufig die Patentierbarkeit von Behandlungsmethoden in einer später eingereichten Patentanmeldung auf der Grundlage des klinischen Studienprotokolls aus. Eine überraschend große Anzahl von Gerichtsbarkeiten sieht Schonfristen vor, innerhalb derer eine CTG-Studie oder eine damit verbundene Offenbarung als Stand der Technik entfernt werden kann , wenn die Patentanmeldung innerhalb eines Jahres nach der Veröffentlichung eingereicht wird. Die Art der Patentanmeldung, die innerhalb eines Jahres eingereicht werden muss, variiert jedoch je nach Rechtsordnung, was zu komplexen Anmeldestrategien führt. In den USA sollten Praktiker, um CTG-Studienberichte unter Berufung auf die Ausnahme gemäß § 102(b)(1)(A) auszuschließen, sorgfältig Rule 130-Erklärungen verfassen, die den/die Erfinder der Patentanmeldung eindeutig mit dem Sponsor und dem/den Hauptprüfer(n) der klinischen Studie in Verbindung bringen. Ebenso sollten Erklärungen gemäß Regel 130 zum Ausschluss von Offenlegungen im Zusammenhang mit klinischen Studien unter Berufung auf die Ausnahme gemäß § 102(b)(1)(A) alle Unterschiede zwischen dem/den Verfasser(n) der Offenlegung und dem/den Erfinder(n) des beanspruchten Gegenstands eindeutig darlegen.