Kartellrechtliche Risiken und Compliance-Strategien im Management von geistigen Eigentumsportfolios

Dieser Artikel analysiert, wie das Management von geistigem Eigentum gleichzeitig Innovationen fördern und potenzielle kartellrechtliche Risiken mit sich bringen kann. Die strategische Schaffung, der Erwerb und der Einsatz von IP-Vermögenswerten verbessern oft die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens, doch bestimmte Praktiken können die Aufmerksamkeit von Kartellbehörden oder privaten Prozessparteien auf sich ziehen und möglicherweise zu erheblichen finanziellen oder strukturellen Abhilfemaßnahmen führen. Der Artikel bietet einen prägnanten Rahmen zum Verständnis, wie Unternehmen den kommerziellen Wert ihres geistigen Eigentums nutzen und gleichzeitig kartellrechtliche Risiken durch einfache, kostengünstige Schutzmaßnahmen mindern können.

I. Einleitung

Das Management von geistigem Eigentum (Intellectual Property, IP) bezeichnet den Ansatz eines Unternehmens, seine Unternehmensziele durch die Schaffung, den Erwerb, die Pflege und die Nutzung von geistigem Eigentum voranzutreiben. Ein effektives IP-Management kann zwar Innovationen fördern und Wettbewerbsvorteile verschaffen, in bestimmten Szenarien jedoch auch kartellrechtliche Risiken mit sich bringen. Mögliche Folgen sind behördliche Untersuchungen, private Klagen (mit „dreifachem Schadenersatz”), Zwangsveräußerungen, Zwangslizenzen und Verhaltensbeschränkungen.

Dieser Artikel untersucht die potenziellen wettbewerbsfördernden Vorteile und wettbewerbsbeschränkenden Bedenken im Zusammenhang mit dem Management von IP-Portfolios (Abschnitt II). Er beschreibt die Umstände, unter denen ein Unternehmen mit einer bedeutenden IP-Portfoliomanagementstrategie einer kartellrechtlichen Prüfung unterzogen werden könnte, beginnend mit der Frage, wie die Kartellbehörden und Gerichte die Markt-/Monopolmacht und einen relevanten Markt bewerten (Abschnitt III). Anschließend werden konkrete Maßnahmen erörtert, die Bedenken auslösen könnten (Abschnitt IV), sowie „Sicherheitszonen”, die bestimmte Praktiken der IP-Lizenzierung vor staatlichen Durchsetzungsmaßnahmen schützen (Abschnitt V). Durch die Bewertung dieser Strategien können Unternehmen Kartellrisiken mit einfachen, kostengünstigen Maßnahmen identifizieren und mindern. [2]

II. Wettbewerbsfördernde Vorteile und wettbewerbsbeschränkende Bedenken im Zusammenhang mit Aktivitäten im Bereich des geistigen Eigentums

Die Kartellgesetze erkennen an, dass Unternehmen aus legitimen Gründen umfangreiche IP-Portfolios aufbauen, was zu niedrigeren Preisen für Verbraucher, einer höheren Produktion und mehr Innovation führen kann. [3] Insbesondere kann ein solides IP-Portfolio Anreize für Innovationen schaffen, indem es Unternehmen ermöglicht, (1) vorübergehende Exklusivrechte auszuüben, um Investitionen zurückzugewinnen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Dritte von ihren Bemühungen profitieren, und (2) die Gewissheit zu erlangen, dass sie ihre Produkte rechtmäßig vermarkten können, ohne die IP-Rechte Dritter zu verletzen.

Trotz dieser Vorteile können IP-Portfolios Wettbewerbsbedenken aufwerfen, wenn sie dazu verwendet werden, Wettbewerber am Markteintritt oder an Innovationen zu hindern, anstatt echte Innovationen zu schützen. Insbesondere Hinweise in den üblichen Unternehmensdokumenten, dass das Unternehmen seine IP erwirbt und verwaltet, um einen „Wettbewerbsvorteil“ oder „Markteintrittsbarrieren“ aufzubauen, können als Absicht zur Behinderung des Wettbewerbs wahrgenommen werden. Für einen umsichtigen IP-Portfoliomanager ist es von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass die IP-Strategie des Unternehmens mit dem Wettbewerbsrecht im Einklang steht, indem er erkennt, wann diese Strategien die Grenze vom legitimen Schutz zum unrechtmäßigen Ausschluss oder räuberischen Verhalten überschreiten könnten.

III. Verfügt das Unternehmen über Monopolmacht in einem relevanten Markt?

A. Markt- und Monopolmacht

Die Kartellgesetze zielen in erster Linie darauf ab, Marktteilnehmer daran zu hindern, missbräuchliche Praktiken anzuwenden, die letztlich den Verbrauchern schaden, indem sie zu Preissteigerungen, Produktionsrückgängen oder Innovationsverlusten führen. [4] Dementsprechend beginnt die Beurteilung, ob die Praktiken eines Unternehmens im Bereich des IP-Portfoliomanagements potenzielle kartellrechtliche Bedenken aufwerfen, in der Regel mit der Feststellung, ob das Unternehmen über ausreichende wirtschaftliche Macht innerhalb eines ordnungsgemäß definierten „relevanten Marktes” verfügt.

Wenn das fragliche Verhalten eine „Vereinbarung“ oder eine andere Form der Koordinierung zwischen mehreren Parteien (z. B. eine Lizenzvereinbarung) beinhaltet, können kartellrechtliche Bedenken auftreten, wenn eine der Parteien innerhalb eines definierten „relevanten Marktes“ über „Marktmacht“ verfügt. [5] „Marktmacht“ bezieht sich auf die Fähigkeit, Preise „über das Niveau hinaus anzuheben, das in einem wettbewerbsorientierten Markt verlangt würde“. [6] Der bloße Besitz eines Rechts des geistigen Eigentums ist nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit Marktmacht. [7] Obwohl die Beurteilung sehr faktenintensiv ist, behandeln Gerichte höhere Marktanteile im Allgemeinen als Hinweis auf Marktmacht, wobei Präzedenzfälle des Obersten Gerichtshofs darauf hindeuten, dass in der Regel ein Anteil von mindestens 30 bis 40 % am relevanten Markt erforderlich ist, bevor Marktmacht festgestellt wird. [8]

Wenn jedoch ein einzelnes Unternehmen „einseitig“ handelt, verlangen die Kartellgesetze in der Regel, dass das Unternehmen innerhalb eines relevanten Marktes über „Monopolmacht“ (oder eine „gefährliche Wahrscheinlichkeit“ des Erwerbs von Monopolmacht) verfügt. Monopolmacht bezieht sich auf eine bedeutende und ausreichend dauerhafte Marktmacht, „um Preise zu kontrollieren oder Wettbewerb auszuschließen“. [9] Wie bei der Marktmacht ist es auch bei der Monopolmacht schwierig zu bestimmen, ob ein Unternehmen über Monopolmacht verfügt, aber im Allgemeinen ist dafür ein Marktanteil von über (oder deutlich über) 50 % erforderlich. [10]

B. Relevanter Markt

Der „relevante Markt“ bezieht sich auf den „Bereich des wirksamen Wettbewerbs, der sowohl Produkt- (oder Dienstleistungs-) als auch geografische Elemente umfasst“, in dem ein einzelner Verkäufer potenziell die Preise erheblich erhöhen könnte, ohne Kunden an andere Produkte oder Dienstleistungen zu verlieren. [11] Die Definition dieses „relevanten Marktes“ ist nicht nur für die Berechnung des Marktanteils von entscheidender Bedeutung, sondern auch für das Verständnis der Auswirkungen des Verhaltens eines Unternehmens auf den Wettbewerb. Traditionell wurden Märkte anhand von „Waren“ definiert, d. h. anhand eines bestimmten Konsumguts oder einer bestimmten Dienstleistung. [12] Bei einem solchen „Warenmarkt“ können die Behörden untersuchen, ob die IP-Praktiken eines Unternehmens die Kosten dieser Waren unangemessen erhöhen oder deren Produktion verringern oder die Entwicklung innovativerer Waren verlangsamen, ohne dass dies durch Vorteile ausgeglichen wird.

In Bezug auf IP-Praktiken können die Behörden auch die Einführung engerer relevanter Märkte in Betracht ziehen, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Unternehmen einen dominanten Anteil (und damit Monopolmacht) auf diesem Markt hat:

• Technologiemärkte:Lizenzierte geistige Eigentumsrechte(„lizenzierte Technologie“) und deren enge Substitute können potenziell als eigener relevanter Markt betrachtet werden. Diese Märkte existieren, wenn Rechte an geistigem Eigentum getrennt von ihrem Endprodukt oder ihrer Dienstleistung gehandelt werden, im Gegensatz zu einer einfachen Lizenzierung, einem Verkauf oder einer Übertragung als integraler Bestandteil des zugrunde liegenden Endprodukts oder der Dienstleistung. In solchen Situationen kann eine Lizenzvereinbarung die Wettbewerbsbedingungen erheblich beeinflussen, indem sie den Zugang zu der lizenzierten Technologie oder engen Substituten gewährt oder verhindert. [13]
• Forschungs- und Entwicklungsmärkte: Die Forschungund Entwicklung („F&E“) von Produkten und Verfahren, die für eine künftige Vermarktung vorgesehen sind, kann selbst dann einen relevanten Markt darstellen, wenn derzeit noch kein Produkt oder keine Dienstleistung auf dem Markt ist. Prominente Beispiele hierfür sind Moleküle, Antikörper und andere therapeutische Wirkstoffkandidaten, die sich in der präklinischen oder klinischen Testphase befinden, um ihre Wirkung auf bestimmte Krankheiten oder physiologische Zustände zu untersuchen. In solchen Fällen kann geistiges Eigentum die Innovation entweder fördern oder einschränken, indem es die Richtung und das Tempo der F&E-Aktivitäten beeinflusst. [14] Wenn beispielsweise sechs Biotech-Unternehmen sich auf die Entwicklung von Therapien für eine bestimmte Krebsart konzentrieren, aber nur drei von ihnen in modernste Genom-Editierungstechnologie investieren, um neue Therapien zu entwickeln, könnten das DOJ oder die FTC argumentieren, dass der relevante Markt der F&E-Markt für Genom-Editierungs-Therapien für diese Krebsart ist, auf dem nur drei aktive Akteure tätig sind. Forschungs- und Entwicklungsmärkte können eine wichtige Rolle bei der Bewertung der kartellrechtlichen Auswirkungen von Patentlizenzvereinbarungen spielen, insbesondere wenn sich eine Lizenz für das Patent als entscheidend für zukünftige Innovationen erweisen sollte.

IV. IP-Praktiken, die möglicherweise eine kartellrechtliche Prüfung auslösen

A. IP-Verfolgung und -Erwerb

Patentverfolgungs- und -erwerbsaktivitäten, die die strategische Nutzung und Anhäufung von Patenten durch einen Rechteinhaber beinhalten, werden zunehmend von den Kartellbehörden geprüft. Zu den Praktiken in diesem Bereich, die die Aufmerksamkeit der Kartellbehörden auf sich gezogen haben, gehören unter anderem:

1. Patentdickicht

„Patent thicketing“ bezeichnet die Praxis, ein dichtes Netz sich überschneidender Patente um ein Kernprodukt oder eine Kerntechnologie herum aufzubauen. Kartellrechtliche Bedenken entstehen, wenn ein Unternehmen ein großes, sich überschneidendes Patentportfolio aufbaut, um Wettbewerber am Markteintritt zu hindern. Das Risiko ist besonders groß, wenn potenzielle Marktteilnehmer Lizenzen für Dutzende oder sogar Hunderte von Patenten aushandeln müssen, darunter auch Patente mit minimalem kommerziellem Wert.

Beispielsweise behauptete Intel im Jahr 2019, dass die Fortress Investment Group ein „massives ... Patentportfolio“ erworben habe, um durch aggressive Patentklagen „über den Wettbewerb hinausgehende Lizenzgebühren“ zu erzielen, die in keinem Verhältnis zum Wert (sofern vorhanden) der kontrollierten Patente stehen. [15] Das Bezirksgericht bezeichnete die kartellrechtlichen Vorwürfe von Intel als „überzeugend” und erklärte: „Es ist nicht schwer vorstellbar, dass eine Person oder Organisation durch den Erwerb eines dominierenden Anteils an Ersatzpatenten Marktmacht erlangen und mit einer Flut von Rechtsstreitigkeiten drohen könnte, um sich einen rechtlich ungerechtfertigten Einfluss auf Lizenznehmer zu verschaffen.” [16] Letztendlich wies das Gericht die Klage von Intel jedoch ab, da es keine konkreten Details vorlegte, beispielsweise darüber, ob die Patente von Fortress auf dem relevanten Markt „entscheidend“ waren und ob es verfügbare Ersatzpatente gab. Intel konnte auch nicht nachweisen, dass Fortress tatsächlich „serielle“ Rechtsstreitigkeiten führte. [17]

Um das Risiko zu begrenzen, dass das eigene Portfolio als „Patentdickicht“ angesehen werden könnte, sollte ein Portfoliomanager Maßnahmen dokumentieren, die zeigen, dass das Portfolio zur Unterstützung identifizierbarer Produkte, Plattformen oder technischer Roadmaps gepflegt wird und nicht, um Lizenzierungsprobleme zu verursachen. Wenn ein Portfolio groß wird, sollten interne Unterlagen widerspiegeln, wie Gruppen von Vermögenswerten tatsächlichen Produktlinien oder F&E-Programmen zugeordnet sind, und die Lizenzbedingungen sollten weiterhin erkennbare kommerzielle Benchmarks verfolgen, um zu vermeiden, dass sie als Mechanismus für einen volumenbasierten Ausschluss angesehen werden.

2. Evergreening/Produktwechsel 

„Evergreening“ bezeichnet die Praxis, neue Patente für sekundäre Merkmale eines Produkts zu erwerben, um dessen Exklusivität nach Ablauf des ursprünglichen Patents zu verlängern, während „Product Hopping“ bedeutet, dass ein Unternehmen seine Kunden auf eine neue, überarbeitete Version des Produkts mit einem späteren Patent umstellt und manchmal die Produktion des älteren Produkts ganz einstellt. Ähnlich wie beim Patent Thicketing können Evergreening und Product Hopping kartellrechtliche Bedenken auslösen, wenn der Hauptzweck darin zu bestehen scheint, potenzielle Wettbewerber vom Markteintritt abzuhalten, anstatt den Kunden eine wirklich überlegene oder sinnvoll differenzierte Alternative anzubieten. [18] So reichte die FTC beispielsweise 2019 eine Klage ein und schlug einen Vergleich gegen Arzneimittelhersteller vor, weil diese Patienten „gezwungen” hatten, von einer Tablettenversion eines Markenarzneimittels auf eine kürzlich eingeführte „Film”-Version umzusteigen, indem sie angeblich falsche Behauptungen über Sicherheitsverbesserungen aufstellten und den Preis der Tabletten „erheblich erhöhten”. [19] Im Rahmen des Vergleichs verpflichteten sich die Hersteller, (1) eine angemessene finanzielle Entschädigung in Höhe von etwa 50 Millionen US-Dollar zu zahlen; [20] (2) der FTC Gründe für die Einführung einer überarbeiteten Version eines bestehenden Produkts zu nennen; und (3) die Verfügbarkeit des Originalprodukts für einen bestimmten Zeitraum aufrechtzuerhalten, wenn Generikahersteller die Zulassung von Konkurrenzprodukten des Markenmedikaments beantragen. [21]

Um Risiken zu mindern, sollten Unternehmen die Grundlage für ihre Schlussfolgerung dokumentieren, dass jede vorgeschlagene Neuformulierung oder jedes Folgepatent eine echte Produktverbesserung darstellt und nicht nur eine Strategie, um den Markteintritt von Generika zu verzögern oder die Auswahlmöglichkeiten der Verbraucher einzuschränken.

3. Freibeuterei

„Privateering“ bezeichnet die Praxis eines operativen Unternehmens, Stellvertreter (sogenannte Nicht-Praxis-Einheiten („NPEs“) oder Patentverwertungsgesellschaften („PAEs“) oder abwertend als „Patenttrolle“ bezeichnet) einzusetzen, die keine unter die Patente fallenden Produkte herstellen oder verkaufen, sondern stattdessen Patente in seinem Namen geltend machen. Dieser Ansatz ermöglicht es dem operativen Unternehmen, sein geistiges Eigentum zu monetarisieren, ohne direkt den Kosten und Risiken eines Rechtsstreits ausgesetzt zu sein. Er birgt jedoch auch das Risiko, als eine Form des abgestimmten Ausschlussverhaltens angesehen zu werden und somit die Aufmerksamkeit der Kartellbehörden auf sich zu ziehen – selbst ohne Nachweis einer Monopolstellung.

In jüngsten Fällen haben private Kläger behauptet, dass Vereinbarungen mit NPEs und PAEs wettbewerbswidrige Bedingungen schaffen, indem sie diesen Unternehmen Anreize bieten, unbegründete Patentklagen anzustrengen. [22] Vereinbarungen, die eine NPE oder PAE dazu veranlassen, unabhängig von der Begründetheit der Klage eine Patentklage anzustrengen, können beispielsweise als Beweis dafür angesehen werden, dass die NPE oder PAE in erster Linie als Mittel eingesetzt wird, um Wettbewerber durch schikanöse Patentklagen vom Markt auszuschließen. Um dieses Risiko zu verringern, sollte ein IP-Eigentümer, der NPEs oder PAEs als Mittel zur Durchsetzung seiner Rechte einsetzt, dokumentieren, wie die Nutzung dieser Unternehmen es dem ursprünglichen Patentinhaber beispielsweise ermöglicht, seine internen Ressourcen weiterhin auf Forschung und Produktentwicklung zu konzentrieren und gleichzeitig sein geistiges Eigentum zu vermarkten, und wie die Beziehung zu dem Unternehmen gestaltet ist, um Anreize für die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, es sei denn, es gibt eine vernünftige, gutgläubige Grundlage für die Klage.

4. Walker-Verfahren wegen Patentbetrug

Verschiedene Patentgesetze und -vorschriften schreiben bei der Einreichung von Patentanmeldungen beim US-Patent- und Markenamt („PTO“) Offenheit und Redlichkeit vor. [23] Das Versäumnis, ein transparentes, vertretbares Verfahren durchzuführen, wirft auch kartellrechtliche Bedenken auf. Insbesondere gemäß Walker Process Equipment, Inc. gegen Food Machinery & Chemical Corp.kann der Ausschluss eines Wettbewerbers aus einem relevanten Markt durch die Durchsetzung „eines durch Betrug beim Patentamt erlangten Patents” gegen das Kartellrecht verstoßen. [24] Der Betrug kann eine „betrügerische Falschdarstellung oder eine betrügerische Unterlassung” sein. [25]

Weil Walker-Prozess Haftung von Fragen der Offenheit und der materiellen Informationsintegrität in den Unterlagen der Strafverfolgung abhängt, sollten Unternehmen besonders darauf achten, saubere und vertretbare Strafverfolgungspraktiken beizubehalten, einschließlich disziplinierter Offenlegungsverfahren, strenger interner Aufzeichnungen und der Vermeidung von Verschönerungen, übertriebenen Behauptungen oder selektiver Zurückhaltung im Umgang mit dem Patentamt. Die nachgelagerten Risiken sind erheblich: Wenn das Patent später gegen einen Wettbewerber durchgesetzt wird, kann jeder Betrug bei der Patentanmeldung eine ansonsten gewöhnliche Durchsetzung wegen Verletzung in eine potenzielle kartellrechtliche Klage mit dreifachem Schadenersatz verwandeln.

5. IP-Erwerbungen (einschließlich exklusiver Lizenzen) 

Die Kartellgesetze verbieten es Unternehmen, „Vermögenswerte“ einschließlich geistiger Eigentumsrechte zu erwerben, wenn dies zu einer „erheblichen Einschränkung des Wettbewerbs“ oder zur „Entstehung eines Monopols“ führen würde. [26] Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs gelten Transaktionen, die dazu führen, dass das fusionierte Unternehmen einen Anteil von mindestens 30 % am relevanten Markt hält, als wettbewerbswidrig, wobei diese Vermutung widerlegbar ist. [27] Wird der Erwerb als wettbewerbswidrig eingestuft, kann der Käufer verpflichtet werden, belastende „Verhaltensauflagen“ zu akzeptieren, die die Vergabe von Lizenzen, die Übertragung oder die Verwertung dieses geistigen Eigentumsrechts einschränken, oder sogar das geistige Eigentumsrecht an einen zugelassenen Dritten zu veräußern. [28] Da diese Veräußerungen oft unter „Notverkaufsbedingungen“ erfolgen, kann der erzielte Verkaufspreis deutlich unter dem liegen, was das geistige Eigentumsrecht sonst einbringen würde.

Darüber hinaus müssen gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 („HSR Act“) bei Übernahmen (entweder von IP-Vermögenswerten direkt oder von einem Unternehmen oder einer nicht-unternehmerischen Einheit, die diese Vermögenswerte besitzt), die bestimmte Schwellenwerte [29] erreichen, die beteiligten Unternehmen eine Meldung bei der FTC und dem DOJ einreichen und eine Wartefrist von mindestens 30 Tagen vor dem Abschluss einhalten. [30] Für HSR-Zwecke kann ein meldepflichtiger „Vermögensgegenstand”-Erwerb bestimmte Arten von exklusiven Markenlizenzen und Patentlizenzen umfassen. Bei Patentlizenzen können sogar teilweise exklusive Lizenzen für bestimmte Anwendungsbereiche, die auf bestimmte geografische Gebiete oder Anwendungen beschränkt sind, HSR-meldepflichtig sein. [31] Darüber hinaus sind die Lizenzierung, Gewährung, Abtretung oder sonstige Übertragung bestimmter pharmazeutischer Patentrechte potenziell HSR-meldepflichtig, wenn sie alle „wirtschaftlich bedeutenden Rechte” übertragen, die als „die ausschließlichen Rechte an einem Patent, die es nur dem Empfänger der ausschließlichen Patentrechte erlauben, das Patent in einem bestimmten therapeutischen Bereich (oder einer bestimmten Indikation innerhalb eines therapeutischen Bereichs) zu nutzen” definiert sind. [32] Diese Regeln sind sehr technisch und erfordern daher die Unterstützung durch einen erfahrenen HSR-Anwalt.

Insbesondere wenn ein Unternehmen den Erwerb oder die Veräußerung von Rechten an geistigem Eigentum (sei es durch eine Lizenz mit einem gewissen Maß an Exklusivität oder durch eine Gewährung, Übertragung, Abtretung oder einen anderen Mechanismus) mit einem potenziellen Transaktionswert von mindestens 126,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 (einschließlich des Werts potenzieller Lizenzgebühren oder Meilensteinzahlungen, die möglicherweise sehr schwer zu bestimmen sind) in Betracht zieht, sollte es einen erfahrenen HSR-Anwalt konsultieren, um zu klären, ob die Transaktion eine Verpflichtung zur Einreichung einer HSR-Meldung und zur Einhaltung der vorgeschriebenen Wartefrist auslöst, und um zu beurteilen, ob die Behörden aufgrund von Wettbewerbsbedenken versuchen könnten, die Transaktion zu blockieren oder andere Abhilfemaßnahmen zu verhängen.

B. IP-Lizenzierung

Lizenzierung (d. h.die Gewährung eines definierten Bündels von Rechten des geistigen Eigentums durch einen Rechteinhaber an eine andere Partei) ist ein besonders aktiver Bereich, der kartellrechtlich geprüft wird. Zu den spezifischen Lizenzierungspraktiken, die die Aufmerksamkeit der Kartellbehörden auf sich gezogen haben, gehören die folgenden:

1. Patentpools

„Patentpools“ sind gemeinsame Lizenzvereinbarungen, bei denen zwei oder mehr Lizenzgeber von geistigem Eigentum ihre Rechte „bündeln“ und sie in einem Paket an Dritte anbieten. Durch die Schaffung einer einzigen Einheit (des Pools), die eine einzige Lizenz für alle gebündelten Patente gewährt, kann ein Patentpool die Transaktionskosten senken, da die Lizenz an einem einzigen Ort erworben werden kann und keine Verhandlungen mit jedem einzelnen Patentinhaber geführt werden müssen, der möglicherweise Sperrrechte besitzt. Patentpoolvereinbarungen können jedoch das Risiko von Absprachen, Preisabsprachen, Ausschluss von Nichtmitgliedern und bedingten Lizenzen erhöhen.

In einem Geschäftsbericht aus dem Jahr 2020 kam das DOJ zu dem Schluss, dass ein vorgeschlagener Patentpool im Zusammenhang mit 5G-Mobilfunkstandards in Automobilen wahrscheinlich keine Wettbewerbsbedenken aufwerfen würde, unter anderem weil der Pool (1) „nicht wesentliche” Patente ausschloss; (2) unabhängige Patentexperten mit der Bewertung von Patentansprüchen nach Standardverfahren beauftragte; (3) eine unabhängige Lizenzvergabe außerhalb des Pools zuließ und (4) Maßnahmen zum Schutz vor der Weitergabe wettbewerbsrelevanter, vertraulicher Geschäftsinformationen durch die Teilnehmer umsetzte. [33] Vorgeschlagene Patentpools sollten ähnliche Maßnahmen in Betracht ziehen, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen.

2. Alleinvertriebsvereinbarung 

Eine IP-Lizenz, die einen Lizenznehmer daran hindert oder einschränkt, konkurrierende Technologien zu lizenzieren, zu verkaufen, zu vertreiben oder zu nutzen, gilt als „Exklusivgeschäft“. Eine solche Exklusivität muss nicht durch ausdrückliche Vertragsbedingungen erreicht werden; eine Lizenz kann auch dann als „de facto“ als Exklusivgeschäft angesehen werden, wenn andere Bestimmungen wie Lizenzgebühren und Laufzeit oder die Auswirkungen der Vereinbarung in der Praxis zeigen, dass sie funktional als Exklusivgeschäftsvereinbarung wirkt. [34] Eine Exklusivgeschäftsvereinbarung kann „den Zugang zu wichtigen Inputs in wettbewerbswidriger Weise versperren oder die Kosten der Wettbewerber für deren Beschaffung erhöhen oder die Koordinierung zur Erhöhung der Preise oder zur Verringerung der Produktion erleichtern“. [35] Wichtig ist, dass Gerichte in der Regel den Nachweis verlangen, dass die Vereinbarung den Wettbewerb auf dem relevanten Markt um 30 bis 40 % „erheblich ausschließt“. [36] Darüber hinaus gelten Exklusivitätsvereinbarungen in der Regel als rechtmäßig, wenn sie innerhalb eines Jahres gekündigt werden können. [37]

3.Paketlizenzen undKopplungsvereinbarungen

„Kopplungsvereinbarungen“ sind Lizenzen, die die Gewährung von Rechten an den Lizenznehmer an die Erfüllung einer bestimmten Bedingung knüpfen, insbesondere an die Verpflichtung, entweder eine Lizenz für andere Patente zu erwerben (in der Regel als „Paketlizenz“ bezeichnet) oder andere Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen. Das Hauptproblem der Kartellbehörden bei der bedingten Lizenzvergabe ist die Ausnutzung der Marktmacht in einem Markt zum Nachteil des Wettbewerbs in anderen Märkten, die außerhalb des legitimen Umfangs der Rechte des Lizenzgebers liegen. [38]

Um das Risiko zu mindern, sollten Sie prüfen, ob es möglich ist, das gekoppelte Produkt, die gekoppelte Dienstleistung oder die gekoppelte Lizenz separat anzubieten und nicht nur als Teil der Kopplung. Prüfen Sie auch, ob es möglich ist, objektive technische Spezifikationen festzulegen, die alternative Produkte oder Dienstleistungen von Drittanbietern erfüllen müssen, wenn sie anstelle des gekoppelten Produkts oder der gekoppelten Dienstleistung verwendet werden.

4. Gegenseitige Lizenzierung

„Kreuzlizenzierung“ liegt vor, wenn zwei oder mehr Inhaber von geistigem Eigentum sich gegenseitig das Recht einräumen, einige oder alle ihrer jeweiligen Patente zu nutzen. Kreuzlizenzierung ist besonders nützlich, da sie das Risiko von Rechtsstreitigkeiten aufgrund der Nutzung der patentierten Technologie des jeweils anderen mindert, Blockaden beseitigt und die Transaktionskosten durch Vereinfachung des Verhandlungsprozesses senkt. [39]

Kreuzlizenzen bergen jedoch die Gefahr, als wettbewerbswidriges Ausschlussinstrument angesehen zu werden, insbesondere wenn sie dazu verwendet werden, Ersatztechnologien zwischen bestehenden Wettbewerbern exklusiv zu lizenzieren, wobei keine anderen Ersatztechnologien existieren. In einer solchen Situation könnte die Kreuzlizenz jegliche Möglichkeit für einen Drittlizenznehmer ausschließen, Zugang zu diesen Technologien zu erhalten und direkter zu konkurrieren. Im Gegensatz dazu ist es bei einer nicht-exklusiven Kreuzlizenz, die lediglich Blockaden zwischen den Parteien beseitigt, weitaus weniger wahrscheinlich, dass wesentliche kartellrechtliche Probleme auftreten.

5. Rückübertragungen

Bei der Nutzung lizenzierter Technologien können Lizenznehmer Verbesserungen entwickeln, die durch geistige Eigentumsrechte geschützt werden könnten. Um dies zu regeln, verwenden Lizenzgeber häufig „Rückübertragungsklauseln“, wodurch sie die Rechte an geistigem Eigentum zur Umsetzung dieser Verbesserungen an den Lizenzgeber zurücklizenzieren, abtreten oder anderweitig übertragen. Nicht-exklusive Rückübertragungen werden im Allgemeinen als wettbewerbsfördernd angesehen, da sie den Innovationsanreiz für Lizenznehmer erhalten und anderen Wettbewerbern die Möglichkeit offenlassen, eigene Lizenzen für die Verbesserungen zu erwerben. [40]

Umgekehrt können ausschließliche Rückübertragungen, die die Nutzung von Verbesserungen auf den Lizenzgeber beschränken, kartellrechtliche Bedenken aufwerfen, beispielsweise indem sie die Anreize für Lizenznehmer verringern, sich an Forschung und Entwicklung zu beteiligen, da sie die Technologie nicht an andere lizenzieren können. Ausschließliche Rückübertragungen könnten es dem Lizenzgeber auch ermöglichen, seine Fähigkeit, Wettbewerber vom Markt auszuschließen, zu verlängern. Diese Bedenken könnten gemildert werden, wenn beispielsweise dem Lizenznehmer gestattet wird, die patentierte Verbesserung lizenzgebührenfrei zu nutzen. [41]

V. „Sicherheitszonen“ für IP-Lizenzen

Im Zusammenhang mit der Lizenzierung von geistigem Eigentum haben das DO und die FTC bestimmte „Sicherheitszonen“ festgelegt. Wenn eine Vereinbarung zur Lizenzierung von geistigem Eigentum in diese Zonen fällt, wird sie in der Regel von diesen Behörden nicht beanstandet, es sei denn, es liegen „außergewöhnliche Umstände“ vor. [42] Nach dieser Leitlinie wird davon ausgegangen, dass die angebliche Beschränkung nicht „auf den ersten Blick wettbewerbswidrig“ ist (d. h.d. h. keine Vereinbarung zur Festsetzung von Preisen, zur Manipulation von Ausschreibungen oder zur Aufteilung von Kunden oder Märkten), werden die Behörden die Beschränkung nicht beanstanden, solange:

• Wenn es sich bei dem relevanten Markt um einen Warenmarkt handelt, „entfallen auf den Lizenzgeber und seine Lizenznehmer zusammen nicht mehr als zwanzig Prozent “ des Marktes; [43]
• Wenn es sich bei dem relevanten Markt um einen Technologiemarkt handelt, gibt es zusätzlich zu den von den Lizenzvertragsparteien kontrollierten Technologien „vier oder mehr unabhängig kontrollierte Technologien“, die zu „für den Nutzer vergleichbaren Kosten“ „substituierbar“ sind; [44] oder
• Wenn es sich bei dem relevanten Markt um einen F&E-Markt handelt, gibt es neben den Parteien der Lizenzvereinbarung „vier oder mehr  unabhängig kontrollierte Unternehmen“ mit „den erforderlichen spezialisierten Vermögenswerten oder Merkmalen und dem Anreiz, Forschung und Entwicklung zu betreiben, die ein enger Ersatz“ für die Forschung und Entwicklung der Lizenzvertragsparteien sind. [45] 
   

V. Schlussfolgerungen

Bei der Verwaltung von Portfolios geistigen Eigentums müssen Unternehmen die Vorteile von Innovation und Wettbewerbsvorteilen gegen potenzielle kartellrechtliche Risiken abwägen. Um diese Herausforderungen effektiv zu bewältigen, sollten die folgenden wichtigen Punkte beachtet werden:

• Behalten Sie die Marktposition im Auge: Bewerten Sie regelmäßig die Stellung Ihres Unternehmens auf dem Markt, um sicherzustellen, dass es nicht unbeabsichtigt eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, die eine kartellrechtliche Prüfung nach sich ziehen könnte.

• Dokumentieren Sie den tatsächlichen Wert aller patentierbaren Erfindungen: Führen Sie sorgfältige Aufzeichnungen, die die tatsächliche Innovation und den Wert patentierter Erfindungen belegen, um deren Notwendigkeit und Markteinfluss zu rechtfertigen.

• Dokumentieren Sie wettbewerbsfördernde Gründe für Portfoliomanagementstrategien: Formulieren und dokumentieren Sie klar die wettbewerbsfördernden Gründe für Ihre IP-Strategien, um sich gegen mögliche kartellrechtliche Herausforderungen zu verteidigen.

• Strategien mit Kartellrechtsberatern abstimmen: Konsultieren Sie Kartellrechtsexperten, um Ihre IP-Strategien zu bewerten und anzupassen, damit diese den gesetzlichen Standards entsprechen und potenzielle Haftungsrisiken minimiert werden.

Dieser Artikel wurde ursprünglich in der CPI Antitrust Chronicleim November 2025 veröffentlicht und wird hier mit Genehmigung von Competition Policy International erneut veröffentlicht.

1. Kate Gehl ist Partnerin für Kartellrechtsstreitigkeiten in der Kanzlei Foley & Lardner, LLP in Milwaukee. Richard Lee ist Senior Associate für Kartellrecht in der Kanzlei Foley in Washington D.C. Ellen Matheson und Katherine (Kitty) Young sind Associates für Rechtsstreitigkeiten in den Kanzleien Foley in Milwaukee bzw. Washington D.C.
2. Dieser Artikel befasst sich nicht mit Verhaltensweisen oder Transaktionen, an denen Normungsorganisationen („SSOs“), standardessentielle Patente („SEPs“) oder Verpflichtungen zur Lizenzierung solcher Patente zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen („FRAND“) beteiligt sind. Die kartellrechtlichen Fragen, die sich in diesen anderen Zusammenhängen stellen, sind so unterschiedlich und komplex, dass sie einer gesonderten Behandlung bedürfen.
3. Siehe z. B. Antitrust Modernization Comm’n, Bericht und Empfehlungen 37 (2007) (mit Hinweis auf den „Einfluss wirtschaftlicher Erkenntnisse über die Wettbewerbsvorteile geistigen Eigentums und die potenziellen Effizienzgewinne durch die Lizenzierung geistigen Eigentums” und darauf, wie die Vollzugsbehörden daher „jetzt beurteilen, ob bestimmtes geistiges Eigentum tatsächlich Marktmacht verleiht, und prüfen, wie Geschäftsvereinbarungen, die geistiges Eigentum betreffen, dem Wohl der Verbraucher zugutekommen können”).
4. Akademie für Allergien und Asthma in der Primärversorgung gegen Amerigroup Tenn., Inc, Nr. 24-5153, 2025 U.S. App. LEXIS 26465, bei *20 (6. Cir. 10. Oktober 2025) (mit der Feststellung, dass die Kartellgesetze „eine ‚Vorschrift zum Wohle der Verbraucher’ des Kongresses darstellen”).
5. Siehe z. B. Sanderson gegen Culligan Int’l Co, 415 F.3d 620, 622 (7. Cir. 2005) (wonach eine Klage wegen wettbewerbswidriger Absprachen, die gegen die Rule of Reason verstoßen, die Behauptung enthalten muss, dass der Beklagte über ausreichende „Marktmacht” verfügte). Bestimmte Arten von Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern (Preisabsprachen, Angebotsabsprachen, Kunden- und Gebietsaufteilungen) gelten jedoch als „per se” Verstöße gegen das Kartellrecht, was bedeutet, dass kein Nachweis der Marktmacht in einem relevanten Markt erforderlich ist. Broad. Music, Inc. gegen CBS, Inc. 441 U.S. 1, 7-8 (1979).
6. Jefferson Parish Hosp. Dist. Nr. 2 gegen Hyde, 466 U.S. 2, 27 n.46 (1984).
7. Ill. Tool Works, Inc. gegen Indep. Ink, Inc., 547 U.S. 28, 45 (2006); siehe auch U.S. Dep’t of Justice und Fed. Trade Comm’n, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property („IP Licensing Guidelines”) (12. Januar 2017), § 2.2 (wonach die FTC und das DOJ „nicht davon ausgehen, dass ein Patent, ein Urheberrecht oder ein Geschäftsgeheimnis seinem Inhaber zwangsläufig Marktmacht verleiht”).
8. Siehe z. B.Jefferson Parish, 466 U.S. bei 26 (Feststellung, dass ein Marktanteil von 30 Prozent in diesem Fall „nicht unbedingt ein Beweis für erhebliche Marktmacht” war).
9. Vereinigte Staaten gegen E. I. du Pont de Nemours & Co., 351 U.S. 377, 391 (1956).

10. Siehe z. B. United States v. Aluminum Co. of Am., 148 F.2d 416, 424 (2d Cir. 1945) (mit dem Hinweis, dass ein Marktanteil von über 90 % „ausreicht, um ein Monopol zu begründen; es ist zweifelhaft, ob 60 oder 64 % ausreichen würden; und 33 % reichen sicherlich nicht aus”); siehe auch Blue Cross & Blue Shield United of Wis. gegen Marshfield Clinic, 65 F.3d 1406, 1411 (7. Cir. 1995) („50 Prozent liegen unter jedem akzeptierten Richtwert für die Ableitung von Monopolmacht aus Marktanteilen“).
11. US-Justizministerium und Federal Trade Commission, Fusionsrichtlinien (18. Dezember 2023), § 4.3. Als Faustregel gilt: Wenn eine Preiserhöhung von 5 bis 10 Prozent dazu führen würde, dass eine erhebliche Anzahl von Kunden zu einem anderen Produkt wechselt, sollte dieses Ersatzprodukt wahrscheinlich in den relevanten Markt einbezogen werden. Ebenda. § 4.3.B.
12. Richtlinien zur IP-Lizenzierung § 3.2.1.
13. Ebenda. § 3.2.2.
14. Ebenda. § 3.2.3.

15. Intel Corp. gegen Seven Networks, LLC, 562 F. Supp. 3d 454, 458-59 (N.D. Cal. 2021).
16. Ebenda. auf Seite 464.
17. Ebenda. S. 465-67.
18. Siehe Fed. Trade Comm’n, Anhörung: Arzneimittellisten und Leistungskonzepte sowie regulatorischer Missbrauch mit Auswirkungen auf den Wettbewerb im Arzneimittelbereich 29-32, 34-35, https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/first_drug-price_listening_Sitzung_transcript.pdf (24. Juli 2025) (Beschreibung aktueller Fälle von Produktwechseln im Pharmabereich und vorgeschlagene legislative Lösungen).
19. Beschwerde, FTC gegen Reckitt Benckiser Grp PLC, 1:19CV00028, Dkt. 1, ¶ 24-26 (W.D. Va. 11. Juli 2019).
20. Die FTC stützte ihre Befugnis, eine angemessene finanzielle Entschädigung gemäß Abschnitt 13(b) des FTC Act zu verlangen, auf das FTC-Gesetz. Im Jahr 2021 entschied der Oberste Gerichtshof einstimmig, dass die FTC über keine solche Befugnis verfügt. AMG Capital Mgmt., LLC gegen FTC, 593 U.S. 67 (2021).

21. Siehe z. B.. Vereinbarte Verfügung für eine dauerhafte Unterlassungsverfügung und angemessene finanzielle Entschädigung, FTC gegen Reckitt Benckiser Grp PLC, 1:19CV00028, Dkt. 3 (W.D. Va. 12. Juli 2019).
22. Siehe Intel Corp, 562 F. Supp. auf Seite 458.
23. Siehe z. B. 37 C.F.R §§ 1.56.
24. Walker Process Equip., Inc. gegen Food Mach. & Chem. Corp., 382 U.S. 172, 174 (1965).
25. Hydril Co. LP gegen Grant Prideco LP, 474 F.3d 1344, 1349 (Fed. Cir. 2007) (Zitat ausgelassen).
26. 15 U.S.C. § 18.
27. Vereinigte Staaten gegen Philadelphia National Bank, 374 U.S. 321, 364-65 (1963).
28. Siehe z. B.. Vorgeschlagenes endgültiges Urteil, Vereinigte Staaten gegen Hewlett Packard Enter. Co., 5:25-CV-00951-PCP, Dkt. 217-1 (N.D. Cal. 27. Juni 2025) (verlangt von den fusionierenden Parteien als Bedingung für die Rücknahme der Anfechtung der vorgeschlagenen Fusion durch das DOJ die Veräußerung eines Geschäftsbereichs einschließlich „bestimmter geistiger Eigentumsrechte, die ihnen gehören, von ihnen lizenziert oder unterlizenziert sind“ und die Gewährung einer unbefristeten, weltweiten, nicht-exklusiven Lizenz für bestimmte WLAN-Systemsoftware-IP an mindestens einen unabhängigen Lizenznehmer).
29. Damit eine Vermögensübertragung meldepflichtig nach dem HSR ist, muss der „Wert“ des Vermögenswerts (der höhere Wert von „Kaufpreis“ oder „marktüblicher Wert“, 16 C.F.R. § 801.10(b)) mindestens über dem Schwellenwert für die „Transaktionsgröße“ („SOT“) liegen. Der SOT-Schwellenwert ist nominal auf 50 Millionen US-Dollar festgelegt und wird jährlich angepasst, um Veränderungen des Bruttosozialprodukts Rechnung zu tragen. 18 U.S.C. § 18a(a)(2). Für das Jahr 2025 beträgt der angepasste Schwellenwert 126,4 Millionen US-Dollar. Bestimmte andere Anforderungen und Ausnahmen, wie z. B. die Erfüllung spezifischer Schwellenwerte für die „Größe der Partei“ („SOP“), können gelten.
30. 15 U.S.C. § 18a(a).
31. ABA, Handbuch zur Vorabmeldung von Unternehmenszusammenschlüssen, Int. Nr. 26 (5. Auflage, 2015).
32. 16 C.F.R. §§ 801.1(o)-(q), 801.2(g).
33. Siehe z. B.. US-Justizministerium, Antwort auf den Antrag von Avanci LLC auf ein Business Review Letter (28. Juli 2020), https://www.justice.gov/atr/page/file/1298626/dl?inline=  (Feststellung, dass der von Avanci vorgeschlagene gemeinsame Patentlizenzpool den Wettbewerb wahrscheinlich nicht beeinträchtigen wird).
34. ZF Meritor, LLC gegen Eaton Corp., 696 F.3d 254, 270 (3d Cir. 2012).
35. Richtlinien zur IP-Lizenzierung § 4.1.2.
36. Siehe z. B.McWane, Inc. gegen Fed. Trade Comm’n, 783 F.3d 814, 837 (11. Cir. 2015)
37. Siehe z. B. Roland Mach. Co. gegen Dresser Indus, Inc., 749 F.2d 380, 395 (7. Cir. 1984) („Exklusivverträge, die innerhalb eines Jahres kündbar sind, gelten als rechtmäßig . . . .”).
38. Richtlinien zur IP-Lizenzierung § 5.3.
39. Ebenda. § 5.5.
40. Ebenda. § 5.6.
41. Siehe z. B.Sante Fe-Pomeroy, Inc. gegen P & Z Co., 569 F.2d 1084, 1098-1102 (9. Cir. 1976) (Feststellung, dass die Verpflichtung der Lizenznehmer, den Lizenzgebern das Erstrecht zur Patentierung von Verbesserungen einzuräumen, keine „restriktive oder abschreckende Wirkung” auf die Innovationsanreize der Lizenznehmer hatte, da die Bestimmung zeitlich und inhaltlich auf die Laufzeit des zugrunde liegenden Vertrags beschränkt war, die Lizenznehmer alternative Methoden zur lizenzierten Technologie verwenden durften und die Lizenznehmer Verbesserungen ohne Zahlung zusätzlicher Lizenzgebühren nutzen durften).