Boletín informativo sobre litigios en materia de propiedad intelectual, verano de 2008

Actualización legislativa: La Ley de aplicación de la propiedad intelectual avanza en el Senado
Por Jason A. Berta y Jeffrey A. Simmons

Una nueva legislación destinada a reforzar la aplicación de los derechos de propiedad intelectual (PI) está tramitándose en el Congreso y está a punto de convertirse en ley antes de que finalice el año. La Ley de Aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual de 2008 (Proyecto de Ley del Senado 3325; Proyecto de Ley) fue aprobada por el Comité Judicial del Senado la semana pasada y ahora espera ser sometida a votación ante el pleno del Senado. La Cámara de Representantes aprobó una legislación complementaria en mayo de 2008.

El proyecto de ley fue presentado por el senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont) para combatir la falsificación y la piratería mundial de la innovación estadounidense. Se estima que se han perdido 750 000 puestos de trabajo en Estados Unidos debido a la violación de la propiedad intelectual en el extranjero, y que cada año se pierden 200 000 millones de dólares en ventas en Estados Unidos. «La propiedad intelectual es uno de los pocos ámbitos en los que Estados Unidos tiene una clara ventaja sobre sus competidores extranjeros», afirma el senador George V. Voinovich (republicano por Ohio), copatrocinador del proyecto de ley.

El proyecto de ley del Senado 3325 proporcionaría al Gobierno una serie de herramientas para alcanzar su objetivo de proteger la innovación estadounidense. La legislación se centra principalmente en la aplicación de los derechos de autor y de marca registrada. Entre los aspectos más destacados del proyecto de ley se incluyen: (1) autorizar al Fiscal General de los Estados Unidos a hacer cumplir las leyes civiles de derechos de autor; (2) aumentar los recursos asignados al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) para combatir el robo de propiedad intelectual; y (3) aumentar las sanciones por infracción de marcas registradas.

Aumento de las opciones de aplicación y las sanciones
Quizás el cambio más significativo del proyecto de ley es que daría al Fiscal General la opción de interponer una acción civil por infracción de los derechos de autor contra un infractor. Según la legislación vigente, el Fiscal General solo puede perseguir las infracciones penales de los derechos de autor. Las acciones civiles por infracción de los derechos de autor suelen ser más fáciles de probar que las acciones penales, ya que la acción civil contiene menos elementos jurídicos y está sujeta a una menor carga probatoria.

La nueva legislación también aumenta el riesgo financiero de la falsificación al duplicar las multas legales por infracción de marcas registradas, lo que permitiría al demandante que ganara el juicio recuperar hasta 200 000 dólares por una infracción.

Nueva función del Departamento de Justicia
El proyecto de ley también tiene como objetivo reducir la falsificación y la piratería a nivel mundial, instando a los países extranjeros a reforzar la aplicación de sus leyes de propiedad intelectual. Si se aprueba, la legislación crearía una nueva división de aplicación de la propiedad intelectual dentro del Departamento de Justicia. Esa división colaboraría con otras agencias gubernamentales para desarrollar un plan estratégico conjunto contra la falsificación y la piratería. Los objetivos del plan incluyen: (1) reducir los productos falsificados y pirateados en las cadenas de suministro nacionales e internacionales; (2) desarticular las redes que suministran dichos productos; (3) reforzar la capacidad de otros países para proteger y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual; y (4) desarrollar procedimientos formales y normas internacionales para la protección eficaz de la propiedad intelectual. El Departamento de Justicia estaría obligado a presentar un informe anual sobre sus actividades.

Para ejecutar el plan estratégico conjunto, la división de defensa de la propiedad intelectual del Departamento de Justicia cooperaría con otros departamentos del Gobierno y con gobiernos extranjeros. En concreto, otra disposición del proyecto de ley del Senado 3325 crea una unidad operativa del FBI para investigar delitos complejos relacionados con la propiedad intelectual. El proyecto de ley también exige la formación de un grupo de trabajo compuesto por las secciones de Delitos Informáticos y Delincuencia Organizada del Departamento de Justicia. El plan estratégico conjunto incluye igualmente programas para proporcionar formación y asistencia técnica a gobiernos extranjeros, centrándose en aquellos países que aportan el mayor beneficio a la reducción de productos falsificados y pirateados en el mercado estadounidense.

Más legislación en camino
Esta nueva legislación representa un movimiento creciente hacia la protección de los derechos de propiedad intelectual estadounidenses. Un día antes de que el Comité Judicial del Senado informara sobre la Ley de Aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual, el senador Max Bacus (demócrata por Montana) y el senador Orrin Hatch (republicano por Utah) presentaron la Ley de Protección y Aplicación de la Propiedad Intelectual Internacional de 2008, que proporcionaría la financiación necesaria para colaborar con los países en desarrollo con el fin de mejorar la protección y la aplicación de la propiedad intelectual.

Votación pendiente en el Senado
La Ley de Aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual de 2008 está pendiente de votación en el pleno del Senado. Si se aprueba, un comité de conferencia limará las diferencias entre las versiones del Senado y la Cámara de Representantes del proyecto de ley, y luego se presentará al presidente para su firma. Esos pasos podrían darse rápidamente, ya que el senador Leahy y otros partidarios han declarado que quieren que la legislación se apruebe antes del receso del Congreso, que tendrá lugar a finales de septiembre.

Para ver el proyecto de ley completo, visite http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:s3325is.txt.pdf.

Lucha contra los productos falsificados en eBay: resultados dispares en Europa y una reciente victoria para eBay en Estados Unidos
Por Katherine L. Tabor

En los últimos años, minoristas de artículos de lujo como Tiffany & Co., Rolex, LVMH Möet Hennessey Louis Vuitton, Hermès International y The L’Oreal Group (Minoristas) han emprendido acciones legales en varios países contra el gigante de las subastas en línea eBay, Inc. para combatir la venta de productos falsificados en los sitios web de eBay. ¿Quién está ganando esta batalla? Hasta hace poco, los Minoristas iban por delante con tres victorias, pero eBay ha conseguido ahora dos victorias que casi igualan el marcador.

Los problemas para eBay comenzaron en 2001, cuando Rolex demandó a eBay en Alemania por vender relojes falsificados en el sitio web alemán de eBay. Rolex no tuvo éxito hasta junio de 2007, cuando el tribunal supremo alemán finalmente falló a su favor. Según los documentos presentados por eBay ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el tribunal alemán dictaminó que «eBay debe tomar medidas razonables para evitar que se repita (la publicación de Rolex falsificados) una vez que se le informe de una infracción claramente identificada». Más recientemente, el 30 de junio de 2008, un tribunal francés condenó a eBay a pagar a LVMH Möet Hennessey Louis Vuitton (LVMH) y a otros minoristas de alta gama aproximadamente 61 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por vender productos falsificados en el sitio web francés de eBay. eBay ha recurrido esta sentencia. La sentencia de LVMH se produjo inmediatamente después de otra decisión de un tribunal francés, que obligaba a eBay a pagar a Hermès aproximadamente 31 000 dólares por la venta de bolsos Hermès falsificados en el sitio web francés de eBay.

Sin embargo, en los últimos dos meses, eBay ha obtenido dos victorias, una en Estados Unidos y otra en Bélgica. En agosto, un tribunal belga desestimó una demanda presentada por el Grupo L'Oreal contra eBay por vender perfumes Lancôme falsificados en su sitio web de subastas. El tribunal belga dictaminó que eBay no tiene la obligación general de supervisar su sitio web en busca de productos falsificados y condenó a L'Oreal a pagar 22 000 dólares en concepto de costas judiciales. L'Oréal ha declarado que tiene intención de recurrir la decisión y aún tiene otras cuatro demandas pendientes en Europa contra eBay.

La primera victoria de eBay en los tribunales estadounidenses se produjo en julio de 2008 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. En junio de 2004, Tiffany presentó una demanda contra eBay por infracción directa y contributiva de marca registrada en virtud de la Ley Lanham y el derecho consuetudinario, publicidad engañosa en virtud de la Ley Lanham y competencia desleal y dilución en virtud de la Ley Lanham y el derecho consuetudinario. Tiffany, Inc, y Tiffany and Co. contra eBay, Inc., 2008 WL 2755787 (S.D.N.Y. 14 de julio de 2008). Tras un juicio sin jurado celebrado en noviembre de 2007, el juez Richard Sullivan emitió un dictamen de 49 páginas en el que sostenía que Tiffany no había cumplido con la carga de la prueba en todas las demandas y dictó sentencia a favor de eBay. Tiffany, 2008 WL 2755787 en *56.

Con respecto a la infracción directa de la marca registrada, el Tribunal dictaminó «que el uso por parte de eBay de las marcas registradas de Tiffany en su publicidad, en sus páginas de inicio y en los enlaces patrocinados adquiridos a través de Yahoo! y Google es un uso legítimo y nominativo de las marcas ». Ídem en *1 . En opinión del Tribunal, las joyas de Tiffany vendidas en eBay no podían identificarse de ninguna otra manera; eBay utilizó las marcas de Tiffany solo en la medida necesaria; y eBay no hizo nada que sugiriera que Tiffany patrocinaba o respaldaba el uso de las marcas por parte de eBay. Del mismo modo, el Tribunal consideró que la compra por parte de eBay de enlaces patrocinados en los motores de búsqueda de Google y Yahoo! no constituía una infracción directa de la marca registrada, ya que esos usos de las marcas registradas de Tiffany eran «efectivamente idénticos» al uso que eBay hacía del nombre de Tiffany en el sitio web de eBay . Ídem en *31 .

Gran parte de la opinión se centró en si las acciones de eBay constituían una infracción contributiva de marca registrada, es decir, si eBay era responsable de la infracción aunque no fuera la parte que vendía los productos falsificados. El juez Sullivan aplicó la prueba de infracción contributiva establecida por el Tribunal Supremo en el caso Inwood Labs, Inc. contra Ives Labs, Inc., 546 U.S. 844 (1982), que exigía a Tiffany demostrar que eBay seguía prestando sus servicios «a alguien que sabía o tenía motivos para saber que estaba infringiendo la marca registrada». El Tribunal encontró pruebas de que eBay tenía «conocimiento generalizado» de que «una parte de los productos de Tiffany vendidos en su sitio web podrían ser falsificados». Tiffany, 2008 WL 2755787 en *37-38. Sin embargo, el Tribunal sostuvo que ese conocimiento general era insuficiente para establecer la responsabilidad contributiva porque «la ley exige un conocimiento más específico sobre qué artículos infringen y qué vendedor los ofrece antes de exigir a eBay que tome medidas» para detener las ventas de falsificaciones. Id. en *2. El Tribunal reconoció en repetidas ocasiones que, cuando eBay tuvo conocimiento específico de la existencia de joyas Tiffany falsificadas en su sitio web, eBay tomó medidas para eliminar los anuncios y suspender el servicio. Id. en *1-2, 36-45.

En opinión del juez Sullivan, al no tener conocimiento de casos concretos de infracción, la ley no exige a eBay que adopte medidas más proactivas para reducir las ventas de productos falsificados en su sitio web. El juez rechazó el argumento de que eBay debía «supervisar su sitio web y eliminar de forma preventiva los anuncios de joyas Tiffany antes de que se hicieran públicos». Id. en *1. El tribunal razonó que es el propietario de la marca comercial, y no eBay, quien «debe asumir en última instancia la responsabilidad de proteger su marca comercial». Id. en *2. El 11 de agosto de 2008, Tiffany anunció que apelaría la sentencia del Tribunal de Distrito de Nueva York.

A pesar de enfrentarse a situaciones prácticamente idénticas, los tribunales europeos y estadounidenses que han abordado la cuestión de si eBay debe ser responsable de la venta de productos falsificados en sus sitios web han llegado a conclusiones diferentes. Así pues, con la apelación de Tiffany, los casos pendientes de L'Oreal en Europa y la apelación de eBay contra la decisión de LVMH, la batalla continúa, y queda por ver cómo seguirá evolucionando la jurisprudencia en este ámbito y si finalmente prevalecerán los minoristas o eBay.

¿Ha agotado sus patentes? Una reciente decisión del Tribunal Supremo afecta a las licencias de patentes
Por George C. Best

Una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitida el pasado mes de junio aclaró la doctrina del agotamiento de las patentes y afectará a la viabilidad de algunas estrategias de concesión de licencias de patentes.

La doctrina del agotamiento de la patente «establece que la venta autorizada inicial de un artículo patentado extingue todos los derechos de patente sobre dicho artículo».¹ Como resultado, una vez que el titular de una patente vende un artículo patentado, por lo general no puede recurrir a una acción por infracción de patente para impedir la reventa posterior de ese artículo. Aunque esta doctrina existe desde hace mucho tiempo, no estaba claro si se aplicaba a las reivindicaciones de patentes dirigidas a métodos. Además, los titulares de patentes a veces utilizaban técnicas creativas de concesión de licencias para eludir los efectos limitadores de la doctrina. En el caso Quanta Computer, Inc. contra LG Elecs., Inc.,² el Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad que la doctrina se aplica a las patentes de métodos y que el acuerdo de licencia del titular de la patente no impedía la aplicación de la doctrina.

Antecedentes fácticos
En 1999, LG Electronics, Inc. (LG) adquirió una cartera de patentes que incluía las patentes en cuestión.³ Estas patentes reivindicaban métodos para gestionar el flujo de datos dentro de un ordenador.⁴

LG concedió una licencia sobre una cartera de patentes, incluidas estas patentes, a Intel.⁵ En virtud del acuerdo de licencia, Intel tenía derecho a fabricar y vender componentes informáticos que utilizaran los métodos patentados.⁶ Sin embargo, el acuerdo establecía que no se concedía ninguna licencia «a terceros para la combinación por parte de terceros de productos licenciados de cualquiera de las partes con artículos, componentes o similares adquiridos» de fuentes distintas de LG o Intel.⁷ Un acuerdo independiente (el Acuerdo Marco) exigía a Intel notificar por escrito a sus clientes que la licencia de Intel no «se extendía, ni de forma expresa ni implícita, a ningún producto que usted fabricara combinando un producto de Intel con cualquier producto que no fuera de Intel».⁸

Quanta Computer, Inc. (Quanta) compró componentes de Intel y recibió la notificación exigida por el Acuerdo Marco.⁹ A pesar de esta notificación, Quanta combinó los productos de Intel con diversos componentes que no eran de Intel para fabricar sistemas informáticos.¹⁰ Como resultado, LG demandó a Quanta por infringir sus patentes.

El Tribunal de Distrito dictó sentencia sumaria a favor de Quanta, sosteniendo que las patentes se habían agotado porque Intel tenía una licencia para fabricar y vender los componentes, que no tenían ningún uso sustancial que no infringiera los derechos de propiedad intelectual.¹¹ Posteriormente, el Tribunal de Distrito aclaró su fallo, sosteniendo que solo se habían agotado las reivindicaciones relativas al aparato, y no las relativas al método.¹²

El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal (Circuito Federal) confirmó en parte y revocó en parte.¹³ Reafirmó sus casos anteriores en los que se establecía que la doctrina del agotamiento de la patente no se aplica a las reivindicaciones de método. Como alternativa, sostuvo que las patentes de LG no se habían agotado porque LG no había concedido a Intel una licencia para vender los productos Intel a Quanta para su uso en combinación con productos que no fueran de Intel.¹⁴

Conclusiones del caso«
» El dictamen del Tribunal Supremo contenía tres conclusiones importantes: (1) las reivindicaciones de patentes para métodos pueden agotarse con la venta de un producto que incorpore el método patentado, (2) una patente se agota con la venta incondicional de un producto que incorpore sustancialmente la invención reivindicada, y (3) el acuerdo de licencia en cuestión no protegía al titular de la patente del agotamiento de la misma.

Las reivindicaciones de método pueden agotarse
En casos anteriores, el Tribunal Federal de Apelación había sostenido que las reivindicaciones de método no están sujetas a la doctrina del agotamiento de la patente.¹⁵ El Tribunal Supremo revocó esta norma y dictaminó que las reivindicaciones de método pueden agotarse con la venta de un dispositivo que incorpore el método reivindicado.¹⁶ El Tribunal razonó que una norma contraria incentivaba a las partes a convertir las reivindicaciones de aparatos en reivindicaciones de métodos durante la tramitación de la patente y permitía «eludir el agotamiento».¹⁷ «Tal resultado violaría el principio tradicional de que, cuando un artículo patentado «se fabrica y se vende legalmente una vez, no hay restricciones implícitas sobre [su] uso en beneficio del titular de la patente».¹⁸

Una prueba de dos partes para determinar si una venta agota una patente
El Tribunal Supremo dejó claro que una patente se agota con la primera venta autorizada de un producto que la incorpora, y que las ventas de un producto incompleto pueden agotar una patente. El Tribunal estableció una prueba de dos partes para determinar si la venta de un producto incompleto agota los derechos de patente sobre ese producto.

En primer lugar, el producto incompleto no debe tener ningún uso razonable que no sea la práctica de las patentes. Para llegar a esta decisión, el Tribunal señaló si el producto incorporaba características esenciales del producto patentado o los aspectos inventivos de los métodos patentados.¹⁹ El Tribunal también distinguió entre la explotación de la patente y la infracción de la misma. Por lo tanto, la doctrina del agotamiento no se ve invalidada por la posibilidad de ventas en el extranjero que utilicen la tecnología patentada sin infringir la patente.²⁰

En segundo lugar, el producto incompleto debe «incorporar sustancialmente la patente» y «aplicar la patente casi en su totalidad».²¹ Por lo tanto, la venta de un producto incompleto agota la patente si el único «paso necesario para practicar la patente es la aplicación de procesos comunes o la adición de piezas estándar».²² Para llegar a esta conclusión, el Tribunal distinguió las patentes en cuestión de las denominadas «patentes combinadas», en las que es la combinación de elementos en sí misma la que proporciona el aspecto inventivo de la patente.²³

En la práctica, esta prueba será difícil de aplicar en muchas situaciones. Es probable que el hecho de que un producto concreto «encarne sustancialmente» la invención o que la patente sea una «patente combinada» que no se ajusta a las normas establecidas en este dictamen sea objeto de futuros litigios.

Redacción de acuerdos
Pasando a los detalles de este caso, el Tribunal analizó las disposiciones de los acuerdos entre el titular de la patente y el licenciatario. Si bien el Tribunal determinó que el licenciatario estaba autorizado a realizar estas ventas, el razonamiento del Tribunal sugiere que las futuras licencias pueden redactarse de manera que se evite la aplicación del agotamiento de la patente.

El Tribunal sostuvo que las ventas estaban autorizadas porque el acuerdo de licencia no restringía en modo alguno la capacidad del licenciatario para vender el producto. La licencia solo exigía al licenciatario que notificara a sus clientes que no habían recibido una licencia sobre las patentes. A pesar de este requisito, las patentes se agotaron porque (1) no había pruebas de que el licenciatario no hubiera proporcionado la notificación requerida, y (2) el requisito de notificación figuraba en un acuerdo separado y no estaba incorporado en el propio acuerdo de licencia.²⁴ Sin embargo, el Tribunal declaró que el agotamiento solo impide la reivindicación de los derechos de patente, pero no limita necesariamente otros derechos conferidos por el acuerdo de licencia.²⁵ Por lo tanto, en algunas circunstancias, el titular de la patente puede interponer una demanda por incumplimiento de contrato, incluso si ya no es posible interponer una demanda por infracción de patente.

Implicaciones del dictamen del caso Quanta
El dictamendel Tribunal tiene varias implicaciones. En primer lugar, las partes acusadas de infringir una patente deben revisar cuidadosamente los acuerdos de licencia para comprobar si se han agotado los derechos del titular de la patente. En particular, las partes deben examinar qué limitaciones, si las hay, impone un acuerdo de licencia al derecho de vender productos que «incorporan sustancialmente» las patentes.

En segundo lugar, en el futuro, un titular de patente que desee evitar el agotamiento tendrá que redactar cuidadosamente las licencias para lograr ese objetivo. Las estrategias que podrían resultar eficaces a este respecto incluyen (1) limitar cuidadosamente el alcance de los derechos de los licenciatarios, de modo que solo se autorice un conjunto restringido de ventas o usos, evitando al mismo tiempo posibles problemas antimonopolio, o (2) conceder licencias a múltiples usuarios finales de la invención reivindicada, en lugar de dirigirse a un único fabricante importante.

Además, el principio de agotamiento anunciado en Quanta deja una pregunta sin respuesta sobre el efecto de la venta de productos patentados que se reproducen por sí mismos, como semillas o cultivos bacterianos. Es posible que la venta de dichos productos agote un derecho de patente, ya que incorporan sustancialmente la patente. Las empresas que venden dichos productos tal vez deseen considerar si sus licencias actuales las protegen del agotamiento.

Resumen
Dado que la decisión Quanta significa que los derechos de patente pueden agotarse más fácilmente, es posible que el titular de la patente solo tenga una oportunidad para obtener la licencia. Por lo tanto, esta decisión aumenta la importancia de una estrategia de licencia cuidadosa, con especial atención a la redacción de los acuerdos de licencia.

¿Poner a disposición del público grabaciones de sonido para su descarga constituye una «distribución» de obras protegidas por derechos de autor?
Por Brian J. McNamara

Los tribunales y los titulares de derechos de autor siguen luchando por adaptar los conceptos tradicionales de la ley de derechos de autor a Internet y, en particular, al intercambio de archivos de música entre pares. Otro ejemplo se produjo en abril de 2008, cuando un tribunal de distrito de Arizona denegó una moción presentada por empresas discográficas para que se dictara sentencia sumaria por infracción de derechos de autor contra un demandado que había puesto a disposición del público grabaciones sonoras para su descarga a través del sitio web KaZaA. Aunque comprensivo con las dificultades que los sistemas de intercambio de archivos por Internet plantean a los titulares de derechos de autor, el tribunal concluyó, entre otras cosas, que el mero hecho de poner a disposición una copia de una grabación sonora para su descarga a través de Internet no constituye una «distribución» de la obra en virtud de la Ley de Derechos de Autor, 17 U.S.C. § 501(a). Atlantic Recording Corp. contra Howell, 554 F. Supp. 2d 976 (D. Ariz. 2008).

En enero de 2006, un investigador de las discográficas descargó 12 de las 56 grabaciones de sonido que los acusados Pamela y Jeffery Howell tenían en una carpeta compartida de KaZaA accesible al público. El Sr. Howell admitió haber abierto la cuenta de KaZaA para compartir pornografía y software público gratuito, pero negó haber descargado música a través de KaZaA, haber puesto música en una carpeta compartida accesible a otros o haber autorizado de cualquier otra forma el intercambio de los archivos de canciones. El Sr. Howell declaró que tenía discos compactos con las canciones y que las copió en su ordenador para uso personal. Además, el Sr. Howell testificó que no sabía que hubiera archivos de música en la carpeta compartida, que no sabía si dichos archivos existían como resultado de un mal funcionamiento del ordenador o del sistema operativo, y que otras personas tenían acceso al ordenador y a la cuenta de KaZaA.

La cuestión que se planteó ante el tribunal de distrito era si los actos del Sr. Howell constituían una «distribución» de obras protegidas por derechos de autor en violación de la Ley de Derechos de Autor. La Ley de Derechos de Autor otorga a los titulares de derechos de autor el derecho exclusivo de «distribuir» copias de obras protegidas por derechos de autor. 17 U.S.C. § 106(3). Sin embargo, la ley no define el término «distribuir». Howell, 554 F. Supp. 2d en 981.

Las discográficas argumentaron que el simple hecho de poner las grabaciones a disposición del público, independientemente de que alguien las descargue o no, debería constituir «distribución» a efectos de la Ley de Derechos de Autor. Para respaldar su argumento, las empresas se basaron en la decisión del Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito en el caso Hotaling contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 118 F.3d 199 (4.º Cir. 1997). En Hotaling, una biblioteca envió copias no autorizadas en microfichas de la obra del demandante a sus sucursales y estas permitieron al público ver las obras en microfichas no circulantes sin llevar un registro de las visualizaciones. Aunque esta práctica hacía imposible demostrar que las obras se hubieran visto realmente, el tribunal dictaminó que la biblioteca había «distribuido» copias ilegales al incluir las obras en su catálogo y ponerlas a disposición del público para su préstamo o consulta.

El tribunal de distrito rechazó ese argumento, alineándose con otros tribunales que han considerado que Hotaling es «incompatible con la Ley de Derechos de Autor». «El mero hecho de poner a disposición del público una copia no autorizada de una obra protegida por derechos de autor», afirmó el tribunal de distrito, «no viola el derecho exclusivo de distribución del titular de los derechos de autor». 554 F. Supp. 2d en 983. En cambio, el tribunal de distrito sostuvo que «el gran peso de la autoridad» es que «a menos que una copia de la obra cambie de manos... no se ha producido una distribución en virtud de la Ley de Derechos de Autor». Id. El tribunal de distrito añadió que no hay base en la Ley de Derechos de Autor para imponer responsabilidad por intento de distribución, por muy deseable que sea dicha responsabilidad como cuestión de política.

La postura del tribunal de distrito sobre la responsabilidad por intento de distribución resulta interesante si se analiza a la luz del análisis del Tribunal Supremo sobre el papel de la intención en otro caso de intercambio de archivos entre pares, Metro Goldwyn Mayer contra Grokster, Inc., 545 U.S. 913 (2005). Grokster se ocupó de la responsabilidad secundaria por inducir y contribuir a la infracción por parte de terceros. El Tribunal Supremo consideró las pruebas de la intención del distribuidor de software peer-to-peer de «satisfacer una fuente conocida de demanda de infracción de derechos de autor» para determinar la culpabilidad. Grokster, 545 U.S. en 939. Cabría preguntarse razonablemente qué circunstancias, si las hubiera, podrían demostrar la culpabilidad basada en la intención de una parte de participar en la distribución no autorizada de grabaciones sonoras (responsabilidad primaria), sin exigir realmente la prueba de la distribución. Por ejemplo, cuando una carpeta compartida contiene cientos o miles de grabaciones de sonido, puede resultar poco práctico demostrar qué grabaciones concretas distribuyó realmente el demandado y cuántas veces se produjeron dichas distribuciones.

Aplicando los principios de «intención» de Grokster a la responsabilidad primaria por infracción de derechos de autor, como en Howell, ¿podría un demandante argumentar con éxito que, al poner a disposición un gran número de archivos de este tipo a través de una carpeta compartida de un sistema peer-to-peer, el demandado demuestra una intención culpable de violar los derechos de distribución del titular de los derechos de autor en todos los archivos de la carpeta, al menos para merecer una medida cautelar, o deberían los tribunales exigir pruebas de la distribución real de cada archivo?

Aunque los demandantes en el caso Howell no presentaron tal argumento, dada la campaña en curso de la industria musical contra el intercambio no autorizado de archivos, las partes y los tribunales podrían enfrentarse a ello en el futuro.

En el caso Bilski: El Tribunal Federal de Apelaciones escucha los argumentos orales sobre métodos comerciales
Por C. Edward Polk, Jr.

En el último año, la cuestión de qué constituye materia patentable —en particular, las patentes de métodos comerciales— ha pasado a primer plano en el ámbito del derecho de patentes, con el caso In re Bilski como protagonista de esta controversia. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (PTO) rechazó la solicitud de patente de Bernard Bilski relativa a métodos para utilizar contratos de cobertura con el fin de reducir los riesgos de que cambie el precio al por mayor de un producto básico determinado. En su rechazo, la PTO afirmó que la invención del Sr. Bilski no era materia patentable, en parte porque puede implementarse sin el uso de un ordenador ni ningún otro tipo de máquina. Un panel del Tribunal Federal de Apelación escuchó la apelación inicial del Sr. Bilski en octubre de 2007 y, posteriormente, en febrero de 2008, el Tribunal Federal de Apelación concedió de oficio una audiencia en pleno. El Tribunal Federal de Apelación escuchó los argumentos orales el 8 de mayo de 2008.

En apelación, el Tribunal Federal de Apelaciones solicitó a las partes y a los amici curiae interesados que presentaran informes complementarios para que el tribunal pudiera considerar cinco cuestiones en pleno:

(1) ¿La reivindicación 1 de la solicitud de patente 08/833,892 reivindica un objeto susceptible de ser patentado en virtud del artículo 35 U.S.C. § 101?

(2) ¿Qué norma debe regir a la hora de determinar si un proceso es susceptible de ser patentado en virtud del artículo 101?

(3) Si el objeto reivindicado no es patentable porque constituye una idea abstracta o un proceso mental; ¿cuándo una reivindicación que contiene pasos tanto mentales como físicos crea un objeto patentable?

(4) ¿Debe un método o proceso dar lugar a una transformación física de un artículo o estar vinculado a una máquina para ser objeto patentable en virtud del artículo 101?

(5) Si es apropiado reconsiderar el caso State Street Bank & Trust Co. contra Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), y AT&T Corp. contra Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999), en este caso y, en caso afirmativo, si dichos casos deben ser revocados en algún aspecto.

Aunque muchos amici no estaban interesados en opinar sobre la cuestión (1) (la patentabilidad de las reivindicaciones específicas del Sr. Bilski), la mayoría estaban muy interesados en cómo resolvería finalmente el tribunal las cuestiones jurídicas planteadas en las cuestiones (2) a (5). De hecho, la solicitud de información complementaria del Tribunal Federal de Apelación suscitó más de 40 escritos amicus curiae de una amplia variedad de organizaciones empresariales y profesionales.

During oral argument, the PTO asserted that a process is patentable only if that process is either tied to a particular machine or transforms a tangible article to a different state. The PTO contended that Mr. Bilski’s claim covered nothing more than an “abstract idea” and, thus, was not patentable. The PTO cited Supreme Court precedent to support its position. See, e.g., Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 184 (1981) (“Transformation and reduction of an article ‘to a different state or thing’ is the clue to the patentability of a process claim that does not include particular machines.”) (quoting Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 70 (1972))<span lang="EN">; Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 588 n.9 (1978) («Este Tribunal solo ha reconocido un proceso como comprendido en la definición legal cuando estaba vinculado a un aparato concreto o funcionaba para cambiar los materiales a un "estado o cosa diferente"» (citando Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 787-88 (1876)).

Durante el debate y en sus informes, la Oficina de Patentes y Marcas (PTO) hizo hincapié en los nuevos tipos de reivindicaciones de patentes que están presentando los solicitantes de patentes. La PTO hizo referencia a reivindicaciones recientes que abarcan métodos legales para celebrar un contrato, métodos de enseñanza, métodos para mantener una conversación y la famosa patente del columpio (por ejemplo, métodos para columpiarse en un columpio de parque infantil). Durante el debate, algunos de los jueces expresaron su preocupación por si la prueba propuesta por la PTO sería demasiado rígida y frenaría las nuevas ideas, por ejemplo, en las industrias informática y del software.

Por el contrario, el Sr. Bilski argumentó ante el Tribunal que un proceso debería ser patentable si simplemente produce un «resultado práctico», independientemente de si la reivindicación está vinculada a una máquina concreta o transforma algo tangible. Al igual que la posición de la Oficina de Patentes y Marcas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo también respalda la posición del Sr. Bilski. Véase, por ejemplo, Benson, 409 U.S. en 71 («Se argumenta que una patente de proceso debe estar vinculada a una máquina o aparato concreto o debe funcionar para cambiar artículos o materiales a un "estado o cosa diferente". No sostenemos que ninguna patente de proceso pueda ser válida si no cumple los requisitos de nuestros precedentes anteriores»). Flook, 409 U.S. en 71 («La definición legal de «proceso» es amplia. ... Sin embargo, se puede argumentar que este Tribunal solo ha reconocido un proceso como comprendido en la definición legal cuando estaba vinculado a un aparato concreto o funcionaba para cambiar materiales a un «estado o cosa diferente». ... Al igual que en Benson, asumimos que se puede conceder una patente de proceso válida incluso si no cumple uno de estos requisitos de nuestros precedentes anteriores»). Durante el debate, algunos de los jueces del Tribunal Federal de Apelación expresaron su preocupación por si la prueba orientada a los resultados proporcionaría un criterio significativo de patentabilidad.

Aunque sin duda es difícil predecir cómo resolverá finalmente el Tribunal Federal de Apelación este caso, varios jueces y amici cuestionaron si este caso se centraba en la sección equivocada de la Ley de Patentes. De hecho, es posible que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (PTO) haya obligado al Tribunal Federal de Apelación a resolver este caso únicamente en virtud del artículo 101 al no rechazar ninguna técnica anterior durante el examen. Sin embargo, se sugirió que tal vez sería mejor mantener amplias las categorías de materia patentable en virtud del artículo 35 U.S.C. § 101 y abordar las preocupaciones planteadas por la Oficina de Patentes y Marcas en virtud de otros artículos de la Ley de Patentes, como los requisitos de novedad del artículo 102, los requisitos de no obviedad del artículo 103 y los requisitos de precisión del artículo 112. Esto parecería ser el caso, ya que las transacciones de cobertura existían mucho antes de que el Sr. Bilski presentara su solicitud ante la Oficina de Patentes y Marcas.

La oficina de Foley en Shanghái arranca con fuerza

Foley celebró su creciente presencia en China con la inauguración oficial de su oficina en Shanghái el 2 de junio de 2008. Las celebraciones de inauguración incluyeron una recepción de gala en el Museo de Shanghái y mesas redondas en las que se trataron una serie de cuestiones fundamentales para hacer negocios en China, entre ellas los retos de la internacionalización en el mercado farmacéutico mundial y cuestiones avanzadas de propiedad intelectual en China.

Foley ya tenía una presencia bien establecida en el mercado jurídico chino, tras haber realizado una considerable labor jurídica con el Gobierno chino, entre otras cosas como asesor jurídico internacional del Comité Ejecutivo de los Juegos Olímpicos Especiales Mundiales de 2007. El Gobierno chino concedió a Foley una licencia para abrir una oficina de representación en Shanghái en diciembre de 2007.

La nueva oficina, situada en la emblemática Torre Jin Mao de Shanghái, está dirigida por Catherine Sun, presidenta de la práctica asiática del bufete. La Sra. Sun, licenciada en Derecho por la Universidad de Pekín y la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, cuenta con 16 años de experiencia en asesoramiento y litigios en materia de propiedad intelectual, incluidas cuestiones relacionadas con fusiones y adquisiciones transfronterizas, transferencia internacional de tecnología, concesión de licencias y gestión de carteras.

Este mes, la oficina de Shanghái siguió ampliándose con la incorporación de otro abogado especializado en propiedad intelectual, Yan Zhao, a su creciente equipo de talentos jurídicos. El Sr. Zhao obtuvo su título de ingeniería eléctrica en la Universidad de Pekín y es licenciado en Derecho por la Universidad de Pekín y la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. El Sr. Zhao cuenta con varios años de experiencia como abogado especializado en propiedad intelectual en Huawei Technologies, HP Singapur, Deacons Hong Kong y las oficinas de Weil, Gotshal & Manges en Shanghái. Aporta una amplia experiencia en litigios, licencias y gestión de la propiedad intelectual en diversas tecnologías eléctricas y mecánicas.

La apertura de la oficina de Shanghái se produjo tras las trágicas consecuencias del terremoto de magnitud 8,0 que sacudió la provincia china de Sichuan. Foley y sus empleados realizaron una donación conjunta de más de 500 000 RMB para ayudar a la construcción de escuelas antisísmicas en Sichuan. Las donaciones ayudarán a reconstruir al menos dos escuelas primarias seguras. La empresa tiene previsto prestar apoyo a largo plazo a las escuelas que está financiando, incluida la prestación de ayuda adicional una vez que los alumnos regresen.

Sharon R. Barner, presidenta del Departamento de Propiedad Intelectual de Foley, afirmó que la donación formaba parte del compromiso más amplio de Foley con China. «Los abogados de Foley siempre retribuyen a las comunidades en las que vivimos y ejercemos, incluida nuestra comunidad más reciente: Shanghái y la Gran China».

Foley incorpora a cinco destacados abogados especializados en litigios sobre propiedad intelectual a sus oficinas de Nueva York y Boston.

Foley continuó con el crecimiento constante de su práctica nacional de litigios sobre propiedad intelectual, incorporando recientemente a cuatro socios destacados y un abogado sénior a sus oficinas de Nueva York y Boston.

La pasada primavera, Andrew Baum, Robert S. Weisbein y Karin Segall se incorporaron a la oficina de Foley en Nueva York como socios, aportando una amplia experiencia en disputas relacionadas con marcas registradas, derechos de autor, competencia desleal y publicidad engañosa. Andy y Rob cuentan con muchos años de experiencia representando a clientes en litigios relacionados con marcas registradas, derechos de autor, competencia desleal y publicidad engañosa. Andy representa a una amplia gama de clientes de los sectores editorial, de artículos de lujo, entretenimiento interactivo y mobiliario para el hogar. Entre los clientes de Rob se encuentran importantes empresas de los sectores de Internet, telecomunicaciones, electrónica y venta al por menor. Karin Segall aporta 15 años de experiencia en la gestión de una amplia gama de asuntos relacionados con la propiedad intelectual, especialmente en el ámbito del asesoramiento y los litigios en materia de marcas registradas y derechos de autor. Karin tiene una considerable experiencia en la gestión de procedimientos de oposición y cancelación ante la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Marcas Registradas.

Las otras dos nuevas incorporaciones de Foley, Marc N. Henschke y Nicole Gage, refuerzan aún más el equipo de litigios sobre propiedad intelectual de la oficina de Foley en Boston. Marc se unió a Foley como socio y cuenta con más de 16 años de experiencia en todos los aspectos de los litigios comerciales. Marc tiene una experiencia particular en litigios por infracción de patentes en el sector de la alta tecnología, incluyendo software informático, aplicaciones de comercio electrónico, teléfonos móviles y cámaras de vídeo. «Todo lo relacionado con el ámbito de la alta tecnología es mi punto fuerte», afirma. «Parte de lo que más disfruto es entrar cada vez en un nuevo ámbito y aprender algo nuevo». Nicole se incorporó a la oficina de Foley en Boston como asesora jurídica sénior y cuenta con una amplia experiencia en litigios sobre patentes y marcas registradas en más de una docena de tribunales federales de distrito y en el Circuito Federal. Nicole también tiene una gran experiencia en el asesoramiento a clientes sobre el uso, la protección y la aplicación de marcas registradas, así como en la interposición y defensa de acciones ante la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Marcas Registradas.

«Estamos encantados de incorporar a nuestro equipo a cinco abogados de este calibre», afirmó Sharon R. Barner, presidenta del Departamento de Propiedad Intelectual de Foley. «Esto forma parte del compromiso continuo de Foley de proporcionar los mejores talentos en litigios de propiedad intelectual en las principales ciudades del país».