Los recientes cambios en la elegibilidad de las patentes afectarán a los sectores bancario y de valores.

Dos importantes acontecimientos recientes probablemente afectarán a la concesión de patentes para invenciones relacionadas con los sectores bancario y de valores. En primer lugar, el 28 de junio de 2010, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió su tan esperada sentencia en el caso Bilski contra Kappos (http://tinyurl.com/24qhdmo). La sentencia Bilski es la declaración más reciente del Tribunal Supremo sobre qué tipos de invenciones pueden ser objeto de patente. Para obtener información detallada sobre el dictamen Bilski, consulte nuestra alerta de noticias legales en http://tinyurl.com/37d75bs. En segundo lugar, el 27 de julio, en respuesta a la decisión Bilski, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) actualizó sus directrices para evaluar la elegibilidad de las solicitudes de patente en función de su objeto. Las directrices, que ofrecen información concreta sobre cómo tratará la USPTO determinados tipos de solicitudes de patente, están disponibles en línea enhttp://tinyurl.com/3ah98xr.

Por supuesto, los sectores bancario y de valores no son ajenos a las patentes de métodos comerciales. El caso decisivo, State Street Bank & Trust contra Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), se refería a una configuración radial para agrupar activos de fondos de inversión. Desde entonces, las empresas han tratado de patentar todo tipo de métodos comerciales e innovaciones relacionadas, incluidos sistemas de negociación, productos de valores, técnicas de cobertura, técnicas de modelización, funciones de sitios web para clientes y B2B, etc.

Bilski
Muchos especularon que la decisión Bilski aboliría categóricamente las patentes de métodos comerciales. Eso no sucedió. Si bien la Corte Suprema dictaminó que la invención en cuestión no era patentable, se negó a adoptar una exclusión amplia contra las patentes de métodos comerciales. En Bilski, la invención se refería a un proceso para cubrir riesgos. El Tribunal Supremo indicó que este hecho por sí solo no impedía que la invención fuera susceptible de ser patentada. Más bien, el problema era que la invención se definía de forma demasiado abstracta. Según el Tribunal, «las reivindicaciones 1 y 4 de la solicitud de los demandantes explican el concepto básico de cobertura, o protección contra el riesgo: "La cobertura es una práctica económica fundamental que prevalece desde hace mucho tiempo en nuestro sistema comercial y que se enseña en cualquier clase introductoria de finanzas"». Slip op. en 15. El razonamiento del Tribunal sugiere que si el Sr. Bilski hubiera definido su invención en términos más prácticos y menos abstractos, podría haber sido susceptible de ser patentada.

Directrices de la USPTO
Las directrices de la USPTO arrojan más luz sobre cómo tratará la USPTO determinados tipos de solicitudes de patente. Según lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Bilski, la USPTO evaluará las reivindicaciones de patente «en su conjunto» para determinar la elegibilidad de la patente. Por lo tanto, no sería adecuado que un examinador de patentes desglosara la invención en elementos antiguos y nuevos y luego ignorara los elementos antiguos a la hora de evaluar si la invención es demasiado abstracta para ser elegible para una patente. Por lo tanto, se recomienda a los solicitantes de patentes que consideren la posibilidad de incluir una implementación informatizada de su invención en su solicitud de patente. Aunque el hardware informático (sin el software inventivo) pueda ser antiguo, el examinador de patentes no puede ignorar la presencia del hardware informático al realizar el análisis de elegibilidad de la patente. Por supuesto, para recibir la protección de la patente, la invención también debe cumplir los requisitos independientes de que represente un avance nuevo y no obvio con respecto a lo que ya se conoce. Sin embargo, los elementos de software inventivos pueden utilizarse para cumplir esos requisitos, aunque se recurra a los elementos antiguos relacionados con el hardware informático para que sea patentable.

Las directrices también incluyen disposiciones pertinentes a las invenciones de naturaleza financiera. En concreto, abordan la elegibilidad para la patente de «conceptos generales» tales como prácticas o teorías económicas (por ejemplo, cobertura, seguros, transacciones financieras, marketing); teorías jurídicas (por ejemplo, contratos, resolución de disputas, normas jurídicas); conceptos relacionados con «cómo deben llevarse a cabo los negocios», etc. A la hora de evaluar este tipo de invenciones, las directrices indican a los examinadores de patentes que sopesen diversos factores para determinar si el solicitante de la patente busca obtener una patente sobre un concepto general abstracto o sobre una aplicación práctica concreta de dicho concepto. Un factor que pesa en contra de la patentabilidad es que la invención se defina de forma tan abstracta que la concesión de la patente supondría, en la práctica, otorgar un monopolio sobre el concepto general. Otro factor que pesa en contra de la elegibilidad de la patente es si el rendimiento de la invención es subjetivo e imperceptible, en lugar de observable y verificable. Un factor que pesa a favor de la elegibilidad de la patente es si la invención se describe como implementada de alguna manera tangible. Esto sugiere la conveniencia de incluir una implementación computarizada de la invención en las reivindicaciones de la solicitud de patente. Por ejemplo, un algoritmo que pudiera ejecutarse íntegramente en la mente humana para predecir si el precio de una acción va a subir puede ser demasiado imperceptible e intangible para ser patentable. El algoritmo podría tener más posibilidades de ser patentable si se describe como implementado en un ordenador, especialmente si se añaden pasos adicionales (por ejemplo, un paso de comunicación de una señal electrónica a otro sistema informático para ejecutar una operación bursátil basada en el resultado del algoritmo).

State Street Bank
Aunque State Street Bank acabó defendiendo la amplia elegibilidad de las patentes de métodos comerciales basados en la prueba de «resultado útil, tangible y concreto» enunciada en ese caso, dicha prueba era mucho más amplia de lo necesario para considerar que la invención de State Street Bank era elegible para una patente. A diferencia de la invención de Bilski, la invención de State Street Bank se definió en términos de un sistema informático.

Aunque critican de manera uniforme la prueba de resultados útiles, tangibles y concretos muy amplia de State Street Bank, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), el Tribunal Federal de Apelación y el Tribunal Supremo no parecen haber criticado la decisión específica de que la invención implementada por ordenador en State Street Bank era susceptible de ser patentada. El hecho de que el caso State Street Bank no fuera revocado sugiere que el uso de un formato de reivindicación similar al del caso State Street Bank, que definía la invención en términos de su implementación informática, puede ser suficiente para que la invención sea susceptible de ser patentada. El hecho de que una invención se defina en términos de un ordenador y un software (como en el caso del State Street Bank) o puramente en términos de un proceso empresarial (como en el caso Bilski) suele determinarse tanto o más por la forma en que se redacta la patente que por la naturaleza de la innovación subyacente.

Mirando hacia el futuro
Las empresas deben esperar que se sigan concediendo patentes relacionadas con los sectores bancario y de valores. Antes de la decisión en Bilski, la USPTO proporcionaba a los examinadores de patentes directrices para evaluar las cuestiones de elegibilidad de las patentes basadas en la prueba de la máquina o la transformación. Aunque el Tribunal Supremo rechazó la prueba de la máquina o la transformación como única prueba para la elegibilidad de las patentes, los nueve magistrados parecen estar de acuerdo en que es una herramienta útil para evaluar la elegibilidad de las patentes. Por lo tanto, las empresas no deben esperar un cambio drástico en los tipos de patentes que concede la USPTO. Las empresas de estos sectores también se enfrentan a amenazas relacionadas con patentes de otros sectores. Varias instituciones financieras han sido demandadas por patentes que, según los titulares de las mismas, cubren tecnologías utilizadas por las instituciones financieras para implementar sus sitios web (por ejemplo, patentes que supuestamente cubren aspectos del cifrado SSL).

El valor de los programas de propiedad intelectual
Teniendo esto en cuenta, las empresas deberían considerar la posibilidad de desarrollar y mantener programas de propiedad intelectualsimilares a los de empresas de otros sectores más tradicionalmente afectados por las patentes. En primer lugar, las empresas deberían solicitar patentes para las innovaciones importantes, especialmente cuando dichas innovaciones sean de carácter externo, puedan ser objeto de ingeniería inversa o no sean fácilmente susceptibles de protección como secretos comerciales.

Hay muchas razones por las que las empresas solicitan patentes. Por ejemplo, las patentes pueden ayudar a una empresa a hacerse un hueco en el mercado. Ofrecer un producto o servicio que ninguna otra empresa puede ofrecer supone una ventaja competitiva evidente. Además, las patentes pueden tener una función defensiva, ya que poseerlas puede reducir el riesgo de ser demandado por infracción de patente por otras empresas y, por lo tanto, puede ayudar a mantener la libertad de operación de una empresa. Si su empresa es demandada por otra empresa por un asunto relacionado con una patente, pero posee una patente que está siendo infringida por la otra empresa, el riesgo de demandas cruzadas puede llevar a la resolución del litigio por una fracción de lo que habría costado resolverlo sin la patente. De hecho, si una empresa posee una cartera sustancial de patentes en relación con sus competidores, eso por sí solo puede servir como un eficaz elemento disuasorio cuando uno de sus competidores está considerando demandar a la empresa por un asunto relacionado con una patente. Cuando ambas empresas tienen carteras de patentes de tamaño similar, se puede crear un entorno en el que ninguna de las dos empresas sea propensa a demandar a la otra, ya que hacerlo daría lugar a una destrucción mutua asegurada. Si una empresa tiene una posición claramente superior en materia de patentes, esto a menudo puede proporcionarle una ventaja significativa frente a sus competidores.

En segundo lugar, las empresas también deben considerar la posibilidad de realizar búsquedas de patentes antes de introducir nuevos productos y servicios en el mercado. Realizar una búsqueda de patentes antes de invertir en el desarrollo de nuevos productos es análogo a realizar una investigación antes de invertir en una empresa. Una búsqueda de patentes ayuda a garantizar que el retorno de la inversión en el desarrollo de nuevos productos cumpla con las expectativas. Si se está desarrollando un nuevo producto en un área que ya está muy patentada por otros, los costes para obtener los derechos de patente necesarios pueden suponer una pérdida continua de rentabilidad del producto que se está introduciendo.

En tercer lugar, las empresas deben mantenerse al tanto de la situación de las patentes de sus competidores. Si un competidor no patenta ninguna de sus innovaciones, no hay riesgo de que ese competidor acuse a la empresa de infringir su patente al copiar sus innovaciones. Es posible que haya que tener cuidado para evitar otros tipos de infracciones de la propiedad intelectual, por ejemplo, los secretos comerciales, al copiar; sin embargo, esos riesgos suelen ser mucho más fáciles de gestionar que los riesgos de infracción de patentes. Por el contrario, si un competidor busca agresivamente patentar todas sus innovaciones, entonces se debe tener en cuenta el costo de resolver posibles reclamaciones por infracción al predecir el retorno de la inversión de cualquier desarrollo de nuevos productos que pueda infringir los derechos de patente de esa empresa.

Por último, aunque las patentes proporcionan la forma más sólida de protección para muchas innovaciones, es importante utilizarlas como parte de una estrategia coordinada de propiedad intelectual que también emplee de manera eficaz otros tipos de protección de la propiedad intelectual. La protección de los secretos comerciales, por ejemplo, puede ser más adecuada en algunas circunstancias para proteger estrategias comerciales «ocultas» que serían difíciles de descifrar para un extraño. Una consideración fundamental en el contexto de la legislación sobre secretos comerciales es garantizar que su empresa está realizando«esfuerzos razonables» suficientespara mantener la confidencialidad del secreto comercial. Es importante asegurarse de que su empresa está ejerciendo el cuidado adecuado con respecto a sus secretos comerciales para que pueda reclamar con éxito su condición de secreto comercial más adelante durante un litigio.

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