El tribunal deniega a Apple, Inc. una medida cautelar para proteger su marca APP STORE
Por Jeffrey A. Simmons ([email protected])
En una decisión que puede haber sorprendido a muchos observadores, en julio de 2011, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California denegó la solicitud de Apple, Inc. (Apple) de una medida cautelar que habría prohibido a Amazon.com, Inc. (Amazon) utilizar la marca APP STORE para vender aplicaciones para dispositivos móviles Android. La decisión en el caso Apple, Inc. contra Amazon.com, Inc., n.º de caso 11-cv-1327 (N.D. Cal. 6 de julio de 2011), muestra tanto la dificultad de demostrar la probabilidad de confusión cuando los productos de las partes no son intercambiables como la dificultad de demostrar que una marca es «famosa» a efectos de la Ley federal contra la dilución de marcas.
Apple ha utilizado la marca APP STORE desde al menos julio de 2008, cuando comenzó a vender aplicaciones para suiPhone® y otros dispositivos móviles a través de su servicio en línea «App Store». En marzo de 2011, Amazon.com lanzó «Amazon Appstore for Android», que ofrece aplicaciones de software que se pueden descargar en dispositivos móviles Android. Según el tribunal de distrito, muchas de las aplicaciones que se ofrecen en la «Appstore» de Amazon son las mismas que algunos de los títulos más populares que se ofrecen en la App Store de Apple.
Cuando Apple se enteró de los planes de Amazon, presentó una demanda y solicitó una medida cautelar, alegando que era probable que prevaleciera en las reclamaciones de que las acciones de Amazon constituían una infracción y dilución de la marca registrada en virtud de la Ley Lanham.
El tribunal de distrito denegó la moción y determinó que Apple no había demostrado que fuera probable que prosperara ninguna de sus reclamaciones en virtud de la Ley Lanham. Al evaluar si el uso de «Appstore» por parte de Amazon creaba un riesgo de confusión a efectos de la reclamación por infracción de Apple, el tribunal aplicó los ocho factores Sleekcraft utilizados por los tribunales del Noveno Circuito: (1) la fuerza de la marca; (2) la proximidad o relación entre los productos; (3) la similitud de las marcas; (4) la evidencia de confusión real; (5) los canales de comercialización utilizados; (6) el grado de cuidado empleado por los clientes al comprar los productos; (7) la intención del demandado al seleccionar la marca; y (8) la probabilidad de expansión a otros mercados.
Apple argumentó, entre otras cosas, que dado que ha autorizado a Amazon a vender determinados productos de Apple en su sitio web, «es probable que los consumidores se sientan confundidos cuando vean que Amazon también ofrece un servicio de descarga móvil utilizando la marca de Apple». Sin embargo, el tribunal de distrito no se dejó convencer por el argumento de Apple.
El tribunal determinó que solo dos de los factores de Sleekcraft —la relación entre los productos y la similitud entre las marcas— favorecían a Apple. El resto de los factores, concluyó, eran neutros o favorecían a Amazon. En particular, el tribunal cuestionó la fuerza de la marca APP STORE y se vio especialmente influenciado por el hecho de que las aplicaciones ofrecidas en la Appstore de Amazon solo pueden utilizarse en productos Android. Según el tribunal, este último hecho «sugiere que la clase de compradores no es la misma» para los productos de Apple y Amazon y «Amazon no podrá ofrecer aplicaciones para dispositivos Apple a menos que Apple le conceda una licencia para hacerlo». Además, el tribunal afirmó que «el sitio web de Amazon deja claro que las aplicaciones que ofrece solo se pueden utilizar con dispositivos Android». El tribunal pareció creer que los propietarios de productos Apple nunca se confundirían y comprarían aplicaciones en la tienda de Amazon.
A Apple tampoco le fue mejor con su demanda por dilución de marca. La dilución se produce «cuando una marca anteriormente asociada a un producto también se asocia a un segundo producto». La dilución puede producirse cuando una marca posterior «difumina» el carácter distintivo de la marca anterior o «empañando» la reputación asociada a la marca anterior. Sin embargo, la ley federal sobre dilución no protege todas las marcas. Solo protege las marcas que se demuestre que son famosas. Según la ley, una marca famosa es aquella que «es ampliamente reconocida como designación del origen de los productos o servicios del propietario de la marca».
El tribunal consideró que Apple no había demostrado que su marca APP STORE fuera famosa. Apple presentó pruebas de que había gastado cientos de millones de dólares en publicidad y promoción de su servicio App Store, y que más de 160 millones de usuarios de dispositivos móviles de Apple habían estado expuestos a la marca. Sin embargo, Apple no presentó ninguna prueba de encuestas ni otros testimonios de expertos sobre el grado en que los consumidores reconocían realmente la marca. Además, había pruebas de que otras empresas utilizan el término App Store como término descriptivo para referirse a un lugar donde se pueden obtener aplicaciones de software para dispositivos móviles, lo que ponía en duda que los consumidores asociaran esa marca exclusivamente con Apple.
La decisión muestra la dificultad a la que se enfrentan los propietarios de marcas registradas cuando intentan hacer valer sus marcas frente a vendedores de productos que no son intercambiables con los suyos. En este caso, el tribunal se vio muy influido por el hecho de que los propietarios de dispositivos móviles de Apple probablemente se darían cuenta de que los productos de Amazon no funcionarían en esos dispositivos y, por lo tanto, era poco probable que se confundieran y compraran los productos de Amazon. Teniendo en cuenta este hecho, una demanda por dilución era una alternativa lógica para Apple. Sin embargo, el tribunal pareció establecer un alto nivel de exigencia probatoria para demostrar que la marca APP STORE es famosa. Basándose en esta decisión, lo mejor es disponer de una encuesta de consumidores que demuestre el amplio reconocimiento de una marca si se quiere demostrar que es famosa.
El Tribunal Federal de Apelaciones sigue debatiéndose con el papel de la especificación en la interpretación de las reivindicaciones
Por Justin E. Gray ([email protected])
A pesar de la decisión del Tribunal Federal de Apelación de 2005 en el caso Phillips contra AWH Corp., los tribunales de distrito y el Tribunal Federal de Apelación siguen debatiendo cómo trazar la línea divisoria entre el uso de la especificación de una patente para interpretar correctamente las reivindicaciones y la importación indebida de limitaciones de la especificación a las reivindicaciones. Dos recientes decisiones del Tribunal Federal de Apelación sobre la interpretación de las reivindicaciones ilustran este debate en curso. En un caso, la mayoría optó por reducir el alcance de las reivindicaciones utilizando la especificación. En el otro, la mayoría pareció basarse en la especificación para interpretar las reivindicaciones de forma más amplia de lo que sugería una lectura estricta. Pero no todos los miembros del tribunal estuvieron de acuerdo con ninguna de las dos decisiones, como se desprende de las enérgicas disensiones presentadas.
Retractable Techs., Inc. contra Becton, Dickinson and Co., 653 F.3d 1296 (Fed. Cir. 8 de julio de 2011)
En Retractable Techs., la patente en cuestión se refería a las jeringas retráctiles, que son jeringas médicas que cuentan con una aguja que se retrae en el cuerpo de la jeringa después de su uso. El juez Lourie, en nombre de la mayoría, revocó la interpretación de la reivindicación del tribunal de distrito y determinó que el término «cuerpo», tal y como se utiliza en la patente, requería una estructura de una sola pieza, en lugar de incluir estructuras de varias piezas. La opinión mayoritaria explicaba que «ninguna de las reivindicaciones [de la patente] menciona expresamente un cuerpo que contenga varias piezas». La mayoría examinó la especificación y determinó que distinguía «las jeringas de la técnica anterior compuestas por varias piezas», sin revelar un cuerpo de varias piezas como parte de la invención reivindicada.
En su opinión disidente, el juez Rader consideró que la mayoría había importado indebidamente limitaciones de la especificación a las reivindicaciones. El juez Rader razonó que el significado ordinario y habitual del término «cuerpo» «no contiene inherentemente una limitación estructural de una sola pieza» y que «ni el lenguaje de la reivindicación ni la descripción escrita evidencian la intención del titular de la patente de limitar el alcance de «cuerpo» a cuerpos de una sola pieza». El juez Rader también señaló que dos reivindicaciones dependientes recitaban expresamente una limitación de cuerpo de una sola pieza, lo que sugería que la reivindicación independiente no estaba tan limitada en virtud de la doctrina de la diferenciación de reivindicaciones.
Aunque se sumó a la «opinión exhaustiva y bien razonada» del juez Lourie, el juez Plager redactó un breve voto concurrente. El juez Plager señaló: «Por mucho que lo deseen los redactores de las reivindicaciones, que quieren que estas sirvan como armas comerciales y amenazas de litigio, [...] la reivindicación no puede ir más allá de la invención real que dio derecho al inventor a la patente. Para ello, nos basamos en la descripción escrita. ... He escrito en otra parte sobre la maldición de las reivindicaciones indefinidas y ambiguas, separadas de la descripción escrita, que se nos pide regularmente que interpretemos, y sobre la necesidad de normas más estrictas para controlar esa maldición. ... Entiendo cómo un juez de primera instancia perfectamente competente puede dejarse persuadir por el canto de sirena de los abogados litigantes para dar al jurado un amplio margen de maniobra en cuanto a lo que se reclama. Pero es un canto al que los tribunales deben hacer oídos sordos si se quiere que las patentes cumplan los fines para los que existen, incluida la obligación de revelar íntegramente lo que realmente se ha inventado y de reclamar eso y nada más».
Markem-Imaje Corp. contra Zipher Ltd., 100 U.S.P.Q. 2d 1068 (Fed. Cir. 2011)
En Markem-Imaje, por el contrario, la mayoría del Tribunal Federal de Apelación ignoró, posiblemente, las declaraciones potencialmente limitativas contenidas en la especificación de la patente. La patente en cuestión se refería a dispositivos para la impresión por transferencia, un proceso en el que la tinta es transportada por una cinta que se pone en contacto con el sustrato que se va a imprimir, y un cabezal de impresión presiona sobre la cinta y hace que la tinta se transfiera de la cinta al sustrato.
La cuestión central para la interpretación de las reivindicaciones era si estas exigían «algún método para obtener una medición de la tensión». El demandado argumentó que la reivindicación en sí misma no mencionaba la medición de la tensión y que interpretar tal limitación en las reivindicaciones «violaría el mandato de Rambus Inc. contra Infineon Tech. AG de que "las reivindicaciones no tienen por qué mencionar todos los componentes necesarios para permitir el funcionamiento de un dispositivo operativo"». La mayoría estuvo de acuerdo y explicó que, si bien la obtención de una medición de tensión puede ser necesaria para que el dispositivo reivindicado funcione, no era adecuado que el tribunal de distrito incorporara dicho método en la interpretación de la reivindicación. Por ejemplo, el tribunal declaró: «Una reivindicación relativa a un motor que proporciona fuerza motriz a un automóvil no debe interpretarse de manera que incorpore una limitación para un tubo de escape, aunque un motor no pueda funcionar sin él».
El juez Newman discrepó, señalando que la especificación contenía declaraciones sobre la medición de la tensión. En opinión del juez Newman, «si bien la invención es flexible en cuanto a la forma de medir la tensión y permite la medición mediante métodos indirectos, se contempla y se requiere algún método de medición, tal y como dictaminó el tribunal de primera instancia». El juez Newman no estuvo de acuerdo con la interpretación mayoritaria de Rambus y explicó: «Este tribunal no tiene autoridad para ampliar el alcance de la patente más allá de lo que el titular de la patente describió como su invención, a pesar de la curiosa analogía de mis colegas con un coche y su tubo de escape».
Conclusión
Aunque han pasado más de seis años desde que el Tribunal Federal de Apelación en pleno aclaró la ley de interpretación de reivindicaciones en el caso Phillips contra AWH Corp., con decenas de decisiones posteriores sobre interpretación de reivindicaciones por parte de diversos paneles del tribunal en el período intermedio, las decisiones sobre Retractable Techs. y Marken-Imaje muestran que el Tribunal Federal de Apelación sigue teniendo dificultades con la cuestión básica de cómo utilizar la especificación en la interpretación de las reivindicaciones. Estos dos ejemplos no son los únicos, ya que los paneles del Tribunal Federal de Apelación se han dividido en cuestiones de interpretación de reivindicaciones aproximadamente una docena de veces desde principios de 2010. Quizás sea el momento de que el Tribunal Federal de Apelación se ocupe de otro caso de interpretación de reivindicaciones en pleno para aclarar aún más la legislación sobre interpretación de reivindicaciones y proporcionar orientación adicional tanto a sí mismo como a los tribunales de distrito.
Dos tribunales abordan los límites constitucionales de los daños y perjuicios legales por derechos de autor
Por Kevin M. Littman ([email protected])
En dos casos muy sonados, el Tribunal de Apelación del Primer Circuito de los Estados Unidos y un tribunal de distrito de Minnesota abordaron recientemente los límites constitucionales de las indemnizaciones por daños y perjuicios previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Ambos casos se referían a descargas ilegales de música por parte de particulares, lo que dio lugar a que los jurados concedieran indemnizaciones por daños y perjuicios extraordinariamente elevadas: 675 000 dólares en un caso y 1,5 millones de dólares en el otro. Los dos casos ofrecen orientación sobre los procedimientos para abordar las indemnizaciones del jurado que podrían considerarse excesivas en casos de derechos de autor y lo que los tribunales pueden considerar como la indemnización máxima por daños y perjuicios permitida por la Constitución de los Estados Unidos.
La Ley de Derechos de Autor establece indemnizaciones por daños y perjuicios que oscilan entre 750 y 150 000 dólares por cada obra protegida por derechos de autor que se haya infringido. Véase 17 U.S.C. § 504(c). Dado que las indemnizaciones por daños y perjuicios se conceden por cada obra, los casos que implican un gran número de obras infringidas pueden dar lugar en ocasiones a indemnizaciones totales muy superiores a 150 000 dólares. En casos concretos, la indemnización concedida por un jurado puede ser tan excesiva en relación con la conducta ilícita del demandado que vulnere la cláusula del debido proceso de la Constitución, aunque la indemnización se encuentre dentro del rango permitido por la Ley de derechos de autor.
Los tribunales también disponen de una herramienta no constitucional para corregir las indemnizaciones excesivas concedidas por los jurados, denominada remisión, un proceso mediante el cual un tribunal puede reducir la indemnización concedida por un jurado, pero el demandante puede rechazarla y, en su lugar, proceder a un nuevo juicio por daños y perjuicios. Las dos recientes decisiones judiciales abordaron estos métodos constitucionales y procesales para corregir las indemnizaciones por daños y perjuicios excesivas.
Sony BMG Music Entertainment contra Tenenbaum, 100 U.S.P.Q. 2d 1161 (1.º Cir. 2011)
El acusado en el caso Tenenbaum era un estudiante universitario que descargó y puso a disposición de otras personas miles de grabaciones musicales utilizando los ordenadores domésticos de sus padres. En el juicio, se determinó que había infringido los derechos de autor de 30 grabaciones. El jurado le impuso una indemnización por daños y perjuicios de 22 500 dólares por cada grabación infringida, lo que supuso una indemnización total de 675 000 dólares. El acusado solicitó un nuevo juicio o, alternativamente, una remisión. Sin embargo, el tribunal de primera instancia razonó que la remisión sería inútil porque, en su opinión, el demandante nunca aceptaría la reducción de la indemnización por daños y perjuicios y un nuevo juicio daría lugar a otra indemnización excesiva.
En cambio, el tribunal de distrito dictaminó que la indemnización concedida por el jurado violaba el debido proceso y la redujo a 67 500 dólares, es decir, 2250 dólares por canción. La indemnización de 2250 dólares por grabación equivalía al triple de la cantidad mínima de daños y perjuicios establecida por la ley. Para llegar a su decisión, el tribunal de distrito aplicó los factores establecidos en BMW v. Gore, 517 U.S. 559, (1996), la decisión seminal que aborda la constitucionalidad de las indemnizaciones por daños punitivos, no las establecidas por la ley.
El Primer Circuito revocó la sentencia del tribunal de distrito sobre el debido proceso, al considerar que era erróneo decidir una cuestión constitucional cuando se podía haber decidido primero una cuestión no constitucional, la remisión. El Primer Circuito rechazó la sugerencia del tribunal de distrito de que la remisión y un nuevo juicio habrían sido inútiles, razonando que la cuestión constitucional se habría evitado si el demandante hubiera aceptado una indemnización por daños y perjuicios menor o, si no lo hubiera hecho, si un nuevo juicio sobre los daños y perjuicios hubiera dado lugar a una indemnización menor por parte del jurado que el demandado no habría intentado reducir. El Primer Circuito señaló que, al decidir sobre la cuestión del debido proceso, «el camino elegido por el tribunal lo involucró innecesariamente en varias cuestiones de dimensión constitucional», entre ellas si la norma del caso Gore era siquiera aplicable a las indemnizaciones por daños y perjuicios establecidas por ley. Tanto el demandante como los Estados Unidos argumentaron que un caso anterior del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, St. Louis, I.M. & S. Ry. Co. v. Williams, 251 U.S. 63, 67 (1919), y no el caso Gore, era la ley aplicable. El asunto se remitió al tribunal de primera instancia para que considerara la cuestión de la remisión.
Capitol Records Inc. contra Thomas-Rasset, 100 U.S.P.Q. 2d 1183 (D. Minn. 2011)
A principios de este verano, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Minnesota abordó las cuestiones constitucionales que el Primer Circuito había evitado. El tribunal de distrito en el caso Thomas-Rasset dictaminó que el veredicto del jurado de 1,5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por infracción de los derechos de autor derivada de la descarga de 24 grabaciones musicales por parte de un demandado individual era inconstitucional, y redujo la indemnización total a 54 000 dólares, basándose en 2250 dólares por grabación. Sin embargo, el tribunal tomó esa decisión solo después de ordenar primero la remisión de una indemnización anterior, aún mayor, dictada por el jurado. El demandante había rechazado esa indemnización remitida, lo que dio lugar a un nuevo juicio por daños y perjuicios y a la indemnización de 1,5 millones de dólares. Solo después de este segundo juicio, el tribunal abordó la constitucionalidad de la indemnización.
El tribunal abordó en primer lugar el criterio jurídico y determinó que la decisión del Tribunal Supremo en el caso Williams, y no la del caso Gore, era aplicable a las indemnizaciones por daños y perjuicios establecidas por la ley. Según el caso Williams, una indemnización por daños y perjuicios legales cumple con el debido proceso si no es «tan severa y opresiva que resulte totalmente desproporcionada con respecto a la infracción o claramente irrazonable». 251 U.S. en 67. El tribunal consideró que, dado que el caso Gore abordaba la constitucionalidad de los daños punitivos, y no los daños y perjuicios legales, no era aplicable. El tribunal razonó que, aunque los daños y perjuicios legales por derechos de autor tienen un componente punitivo, también contienen un componente compensatorio y, por lo tanto, son distintos de las indemnizaciones por daños y perjuicios punitivos. Además, la decisión del caso Gore se basaba en el hecho de que los demandados no tienen conocimiento previo de la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios punitivos, mientras que sí tienen conocimiento de las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios legales porque, como su nombre indica, se publican en los estatutos.
Para evaluar si la indemnización concedida por el jurado era demasiado «severa y opresiva», el tribunal examinó una serie de factores, entre ellos la proporcionalidad entre el daño real y la indemnización concedida por el jurado, las pruebas de intencionalidad y la necesidad de disuasión, y tres factores establecidos en Williams: «[1] los intereses del público, [2] las innumerables oportunidades para cometer el delito, y [3] la necesidad de garantizar el cumplimiento uniforme...». Williams, 251 U.S. en 67. El tribunal razonó que no se requiere una estricta proporcionalidad entre el daño real y la indemnización, ya que las indemnizaciones legales, por su naturaleza, no exigen que el demandante presente pruebas de los daños reales y están diseñadas para tener componentes tanto compensatorios como punitivos. Sin embargo, explicó el tribunal, debe existir cierta relación entre el daño real causado por los actos del demandado y la indemnización total concedida.
El tribunal rechazó los argumentos de ambas partes sobre cuáles fueron los daños reales sufridos por el demandante (el demandado alegaba 1 dólar por canción; el demandante citaba miles de millones de dólares en daños por piratería en línea), y concluyó que se había causado algún daño, pero que la contribución del demandado a las pérdidas causadas por la piratería en línea en general era minúscula. El tribunal también aceptó la conclusión del jurado de que el demandado había actuado de forma deliberada, lo que pesó a favor de una indemnización mayor debido a la necesidad de una fuerte disuasión. Por último, con respecto a los tres factores de Williams, el tribunal determinó que: (1) el interés público favorece la recompensa y la protección de los titulares de derechos de autor; (2) las redes peer-to-peer, tal y como las utiliza el demandado, ofrecen innumerables oportunidades para infringir los derechos de autor; y (3) es necesario un cumplimiento uniforme, además de, una vez más, la necesidad de disuasión.
Aunque muchos de estos factores sugerían que se justificaba una indemnización por daños y perjuicios sustancial, el tribunal consideró que 1,5 millones de dólares era una cantidad excesiva. Los hechos específicos relativos a la demandada fueron cruciales para la decisión. El tribunal la describió como «una consumidora individual, de recursos limitados, que actuó sin intención de obtener beneficios» y que copió las grabaciones «para uso personal». El tribunal también razonó que, aunque la indemnización debía ser lo suficientemente elevada como para justificar los gastos que el demandante debía incurrir para perseguir a los infractores, el papel de la demandada en el problema general de la piratería en línea era minúsculo. En estas circunstancias, el tribunal declaró que la indemnización de 1,5 millones de dólares era «espantosa» y excesiva de forma inconstitucional según el caso Williams.
La indemnización reducida de 2.250 dólares por grabación dictada por el tribunal se basó en triplicar la indemnización mínima de 750 dólares permitida por la Ley de Derechos de Autor. El tribunal razonó que las indemnizaciones por daños y perjuicios triples son una sanción habitual por comportamiento deliberado y citó numerosas leyes federales y estatales como ejemplos. El tribunal consideró que esas leyes eran convincentes para determinar el límite constitucional de los daños y perjuicios según los hechos de este caso, al tiempo que reconoció que la propia Ley de Derechos de Autor no prevé ninguna disposición sobre daños y perjuicios triples.
Los casos Thomas-Rasset y Tenenbaum proporcionan una orientación importante sobre las indemnizaciones por daños y perjuicios previstas en la Ley de derechos de autor. Aunque la determinación de si una indemnización es excesiva siempre dependerá de los hechos específicos del caso y de las circunstancias del demandado, está claro que los tribunales de distrito que deseen reducir las indemnizaciones concedidas por el jurado deben pasar por el proceso de remisión antes de declarar que una indemnización es inconstitucionalmente excesiva. Cuando los tribunales de distrito llegan a la cuestión constitucional, deben aplicar los factores de Williams para determinar si la indemnización es excesiva. Por último, ambos casos sugieren que los tribunales de distrito pueden utilizar 2250 dólares por obra infringida (el triple de la indemnización mínima prevista por la ley) como regla general a la hora de decidir qué indemnización por daños y perjuicios es adecuada en casos que involucran a demandados individuales sin ánimo de lucro. Aunque ambos casos surgieron en el contexto de la descarga de música, las sentencias de estos casos pueden ser aplicables en otros contextos relacionados con los derechos de autor.
