La USPTO modifica las normas sobre el ajuste de la duración de las patentes tras la notificación de apelación
En una notificación del Registro Federal del 16 de agosto de 2012, la USPTO anunció las normas definitivas que modifican la forma en que se calculará el ajuste del plazo de la patente (PTA) después de que se haya presentado un recurso de apelación. Las normas definitivas siguen en general las normas que se propusieron en diciembre de 2011 y consideran que la «revisión en apelación» a efectos del PTA comienza cuando la jurisdicción sobre una solicitud de patente pasa a la Junta. Según la notificación del Registro Federal, las nuevas deducciones del PTA se aplicarán a las solicitudes de patente en las que se presente un recurso a partir del 17 de septiembre de 2012, y los nuevos cálculos del PTA se aplicarán a las solicitudes de patente en las que se emita una notificación de concesión a partir del 17 de septiembre de 2012. Otros titulares de patentes podrán beneficiarse de los cambios normativos si pueden presentar a tiempo solicitudes de reconsideración del PTA concedido a sus patentes en virtud de las normas actuales.
La Ley de Ajuste del Plazo de las Patentes
El estatuto de la PTA (35 USC § 154(b)) compensa a los solicitantes por tres tipos diferentes de retrasos de la USPTO:
Se produce un retraso «A» cuando la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (PTO) no actúa de acuerdo con los plazos establecidos (como emitir una primera acción oficial en un plazo de 14 meses, emitir una segunda acción o concesión en un plazo de 4 meses a partir de la respuesta y emitir una patente en un plazo de 4 meses a partir del pago de la tasa de emisión).
El retraso «B» se produce cuando la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (PTO) no concede la patente en un plazo de tres años a partir de la fecha de presentación efectiva de la solicitud de patente.
El retraso «C» se acumula cuando la solicitud está involucrada en una interferencia o apelación, o está sujeta a una orden de confidencialidad.
Ajuste del plazo de vigencia de las patentes y apelaciones
Se concede una prórroga del plazo para presentar el PTA cuando la USPTO no «responde [...] a una apelación [...] en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha en que [...] se interpuso la apelación».
Por otro lado, el PTA para el retraso B (también denominado retraso de «3 años») es no otorgado para
el tiempo empleado en un procedimiento de [interferencia] en virtud del artículo 135(a), el tiempo empleado en la imposición de una orden de [secreto] en virtud del artículo 181, o el tiempo empleado en la revisión en apelación por la Junta de Apelaciones o Interferencias de Patentes o por un tribunal federal.
(El PTA por demora B tampoco se concede por el tiempo consumido por una solicitud de examen continuado).
Como se ha señalado anteriormente, el PTA por retraso C puede acumularse por los retrasos que están excluidos del retraso B. Sin embargo, en lo que respecta al retraso C, el PTA solo se acumula por
revisión en apelación por parte de la Junta de Apelaciones y Interferencias de Patentes o por un tribunal federal en un caso en el que la patente se concedió en virtud de una decisión en la revisión que revocaba una resolución desfavorable sobre la patentabilidad...
Por lo tanto, si un solicitante apela un rechazo y gana ante la Junta, no se acumulará demora B mientras la solicitud esté en apelación, pero sí se acumulará demora C. Si un solicitante apela un rechazo y no gana ante la Junta, no se concederá PTA por el tiempo dedicado a la apelación, incluso si la solicitud se devuelve para su posterior tramitación.
El desfase en el ajuste del plazo de la patente tras la notificación de apelación
Escribí por primera vez sobre la brecha del PTA tras la notificación de apelación en septiembre de 2010. Como expliqué en ese artículo, según las normas actuales de la USPTO sobre el PTA, la USPTO se niega a conceder el retraso B una vez que se presenta una notificación de apelación, incluso si no hay una «revisión de apelación» real por parte de la Junta. Esto puede ocurrir si se presenta una notificación de apelación para mantener la pendencia mientras un examinador considera una respuesta posterior a la final o si el examinador reabre el proceso después de que se presente un escrito de apelación. Debido a que nunca hay una decisión de la Junta en tales casos, las solicitudes no pueden optar al retraso C. Por lo tanto, es posible que los solicitantes no sean compensados por los retrasos significativos de la USPTO que puedan producirse después de presentar un aviso de apelación.
Las nuevas normas de la USPTO abordan la brecha de PTA tras la notificación de apelación
Las nuevas normas de la USPTO abordan la brecha de PTA posterior a la notificación de apelación trasladando tanto el inicio del período de excepción por demora B como el inicio del período de concesión por demora C a la fecha en que la jurisdicción sobre la solicitud se transfiere a la Junta en virtud del artículo 37 CFR § 41.35(a) (por lo general, la fecha en que se presenta el escrito de réplica o la fecha en que expira el plazo para presentar dicho escrito). Estos cambios parecen armonizar las normas con el texto legal, que define ambos períodos con respecto a la «revisión en apelación por la Junta».
Como era de esperar, las normas definitivas también definen un nuevo tipo de retraso por parte del solicitante: no presentar un escrito de apelación o una solicitud de continuación del examen en un plazo de tres meses a partir de la notificación de apelación. Esta deducción se ajusta a la ley PTA, que permite a la USPTO «establecer normas que determinen las circunstancias que constituyen» un retraso por parte del solicitante, y que establece que tardar «más de tres meses» en realizar determinadas acciones constituye un retraso por parte del solicitante. Cabe destacar que esta deducción de PTA se aplicará a las solicitudes en las que se presente una notificación de apelación a partir del 17 de septiembre de 2012.
¿Qué patentes pueden beneficiarse de estos cambios normativos?
La fecha efectiva básica para los nuevos cálculos de la exclusión del retraso B y la fecha de inicio del retraso C es el 17 de septiembre de 2012.
Según la Notificación del Registro Federal, la USPTO aplicará los nuevos cálculos a las solicitudes en las que se emita una Notificación de concesión a partir del 17 de septiembre de 2012.
La Notificación del Registro Federal también describe tres circunstancias en las que otras patentes podrían beneficiarse de los cambios en la normativa, siempre que se presente una solicitud de reconsideración dentro del plazo establecido a partir del 17 de septiembre de 2012:
- Procedimiento de reconsideración iniciado en virtud de una remisión de una acción civil presentada oportunamente ante un tribunal federal.
- Procedimientos de reconsideración iniciados en virtud de una solicitud de reconsideración de la PTA presentada dentro del plazo establecido en el artículo 37 CFR § 1.705(d) (por ejemplo, presentada en el plazo de dos meses a partir de la fecha de concesión de la patente), en los que el titular de la patente alega que estos cambios son aplicables a la patente.
- Procedimientos de reconsideración iniciados en virtud de una solicitud de reconsideración presentada dentro del plazo establecido para una decisión de la PTA dictada con arreglo a las normas vigentes (por ejemplo, presentada en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la decisión).
Esto parece dejar fuera al menos a tres grupos que también deberían poder beneficiarse de estos cambios normativos sin tener que emprender acciones civiles contra la USPTO:
- Los titulares de patentes cuyos plazos para presentar solicitudes oportunas de reconsideración de la PTA en virtud del artículo 37 CFR § 1.705(d) expirarán entre ahora y el 17 de septiembre de 2012, debido a que sus patentes se concedieron antes del 17 de julio de 2012.
- Los titulares de patentes cuyos plazos para presentar solicitudes oportunas de reconsideración de las decisiones de la PTA dictadas en virtud de las normas actuales expirarán entre ahora y el 17 de septiembre de 2012, debido a que las decisiones se dictaron antes del 17 de julio de 2012.
- Los titulares de patentes que plantearon esta cuestión en solicitudes de reconsideración oportunas y a quienes se les informó en las decisiones de la USPTO sobre la PTA que podrían solicitar una nueva reconsideración si la USPTO cambiaba su interpretación:
En la medida en que la norma definitiva sobre la revisión de las disposiciones relativas a la ampliación y el ajuste de la duración de las patentes en relación con la revisión en apelación modifique la interpretación de la revisión en apelación aplicada en la presente resolución, se concede al titular de la patente un (1) mes o treinta (30) días, lo que sea más largo, a partir de la fecha de la norma definitiva para presentar una solicitud de reconsideración.
Los titulares de patentes que se encuentren en cualquiera de las dos primeras situaciones tal vez deseen considerar la posibilidad de presentar solicitudes de reconsideración oportunas ahora, e instar a la USPTO a que aplique los cambios normativos que entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2012. Los titulares de patentes que se encuentren en la tercera situación deberían poder presentar solicitudes de reconsideración en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de los cambios normativos, citando el texto de las decisiones anteriores. Además, cualquier titular de patente que aún se encuentre dentro del plazo de 180 días para interponer una acción civil por PTA tal vez desee considerar hacerlo, especialmente si está en juego una cantidad significativa de PTA.