Aunque los procedimientos de derivación solo estarán disponibles para las solicitudes de patentes estadounidenses con fecha de presentación efectiva a partir del 16 de marzo de 2013, la USPTO ya ha publicado sus normas definitivas para la aplicación de las disposiciones sobre derivación de la Ley Leahy-Smith America Invents Act (AIA). Las normas definitivas incluyen varios cambios y aclaraciones con respecto a las normas propuestas.
Las revisiones al artículo 35 USC § 135
Las disposiciones sobre el primer inventor en presentar la solicitud de la AIA eliminan gradualmente los procedimientos de interferencia, pero crean nuevos procedimientos de derivación para abordar situaciones en las que un solicitante o titular de una patente cree que el solicitante o titular de una solicitud presentada anteriormente derivó la invención en cuestión.
Si el solicitante de la derivación es un solicitante, la USPTO llevará a cabo un procedimiento de derivación en virtud del artículo 35 USC § 135 revisado. (Si el solicitante de la derivación es un titular de patente, el procedimiento de derivación se llevará a cabo como una acción civil en virtud del artículo 35 USC § 291(a)).
35 USC § 135 Procedimientos de derivación
(a) INICIO DEL PROCEDIMIENTO.—El solicitante de una patente puede presentar una solicitud para iniciar un procedimiento de derivación ante la Oficina. La solicitud deberá exponer con detalle los fundamentos para concluir que un inventor nombrado en una solicitud anterior derivó la invención reivindicada de un inventor nombrado en la solicitud del solicitante y, sin autorización, se presentó la solicitud anterior que reivindicaba dicha invención. Dicha petición solo podrá presentarse en el plazo de un año a partir de la fecha de la primera publicación de una reivindicación de una invención que sea igual o sustancialmente igual a la reivindicación de la invención de la solicitud anterior, se hará bajo juramento y estará respaldada por pruebas sustanciales. Siempre que el Director determine que una petición presentada en virtud de este apartado demuestra que se cumplen los requisitos para iniciar un procedimiento de derivación, el Director podrá iniciar dicho procedimiento. La decisión del Director de iniciar o no un procedimiento de derivación será definitiva e inapelable.
(b) DETERMINACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DE JUICIO Y APELACIÓN DE PATENTES.—En un procedimiento de derivación iniciado en virtud del apartado (a), la Junta de Juicio y Apelación de Patentes determinará si un inventor nombrado en la solicitud anterior derivó la invención reivindicada de un inventor nombrado en la solicitud del solicitante y, sin autorización, se presentó la solicitud anterior que reivindicaba dicha invención. En circunstancias apropiadas, la Junta de Juicios y Apelaciones sobre Patentes podrá corregir el nombre del inventor en cualquier solicitud o patente en cuestión. El Director establecerá normas que fijen los criterios para la tramitación de los procedimientos de derivación, incluyendo la obligación de las partes de aportar pruebas suficientes para demostrar y refutar una reclamación de derivación.
(c) APLAZAMIENTO DE LA DECISIÓN.—La Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes podrá aplazar la resolución de una solicitud de procedimiento de derivación hasta que expire el plazo de tres meses a partir de la fecha en que el Director expida una patente que incluya la invención reivindicada que es objeto de la petición. La Junta de Juicios y Apelaciones sobre Patentes también podrá aplazar la resolución de una solicitud de procedimiento de derivación, o suspender el procedimiento una vez iniciado, hasta que concluya un procedimiento en virtud de los capítulos 30, 31 o 32 que afecte a la patente del solicitante anterior.
(d) EFECTO DE LA DECISIÓN DEFINITIVA.—La decisión definitiva de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes, si es contraria a las reivindicaciones de una solicitud de patente, constituirá la denegación definitiva por parte de la Oficina de dichas reivindicaciones. La decisión definitiva de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes, si es contraria a las reivindicaciones de una patente, constituirá, si no se ha interpuesto o no se puede interponer recurso u otra revisión de la decisión, la cancelación de dichas reivindicaciones, y se hará constar dicha cancelación en las copias de la patente distribuidas después de la misma.
(e) ACUERDO.—Las partes en un procedimiento iniciado en virtud del apartado (a) podrán poner fin al procedimiento presentando una declaración por escrito que refleje el acuerdo de las partes en cuanto a los inventores correctos de la invención reivindicada en litigio. A menos que la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes considere que el acuerdo es incompatible con las pruebas que constan en el expediente, si las hubiera, tomará medidas acordes con el acuerdo. Cualquier acuerdo o entendimiento por escrito de las partes se presentará ante el Director. A petición de una de las partes del procedimiento, el acuerdo o entendimiento se tratará como información comercial confidencial, se mantendrá separado del expediente de las patentes o solicitudes involucradas y solo se pondrá a disposición de los organismos gubernamentales que lo soliciten por escrito, o de cualquier persona que demuestre una causa justificada.
(f) ARBITRAJE.—Las partes en un procedimiento iniciado en virtud del apartado (a) podrán, en el plazo que el Director especifique mediante reglamento, resolver dicha impugnación o cualquier aspecto de la misma mediante arbitraje. Dicho arbitraje se regirá por las disposiciones del título 9, en la medida en que dicho título no sea incompatible con la presente sección. Las partes notificarán al Director cualquier laudo arbitral, y dicho laudo será, entre las partes del arbitraje, definitivo en las cuestiones a las que se refiera. El laudo arbitral no será ejecutable hasta que se haya notificado. Nada de lo dispuesto en este apartado impedirá al Director determinar la patentabilidad de las invenciones reivindicadas en el procedimiento.
Las reglas definitivas
Las normas definitivas se incluyen en la nueva subparte E de la parte 42 del título 37 del Código de Regulaciones Federales (CFR). No voy a reproducir aquí todas las normas, pero este índice ofrece una visión general de los temas específicos que abarcan:
Subparte E – Derivación
General
42.400 Procedimiento; pendencia.
42.401 Definiciones.
42.402 Quién puede presentar una petición para un procedimiento de derivación.
42.403 Plazo para la presentación.
42.404 Tasa de derivación.
42.405 Contenido de la petición.
42.406 Notificación de la solicitud.
42.407 Fecha de presentación.
Inicio del procedimiento de derivación
42.408 Inicio del procedimiento de derivación.
Tras el inicio del procedimiento de derivación
42.409 Acuerdos de conciliación.
42.410 Arbitraje.
42.411 Intereses comunes en la invención.
42.412 Disponibilidad pública de los registros de la junta.
A continuación se destacan algunos de los requisitos clave establecidos en las normas y comentarios.
¿Quién puede ser solicitante de una derivación?
- Por ley y norma, el solicitante de una derivación debe ser un solicitante de patente.
- De acuerdo con otros requisitos, el solicitante de la derivación debe haber presentado su propia solicitud de patente (incluida una solicitud de reedición) que nombre al supuesto inventor «verdadero» y que reivindique la misma invención o una invención sustancialmente igual a la reivindicada por el demandado, y la solicitud del solicitante debe estar pendiente.
- De acuerdo con el propósito de un procedimiento de derivación, el solicitante de la derivación debe solicitar que se determine que otra parte nombrada en una solicitud de patente presentada anteriormente (i) derivó una invención reivindicada de un inventor nombrado en la solicitud del solicitante y (ii) presentó la solicitud anterior sin autorización.
¿Cuándo debe presentarse una petición de derivación?
- Por ley y norma, una petición de derivación debe presentarse dentro del plazo de un año a partir de la fecha de la primera publicación de una reivindicación de una invención que sea igual o sustancialmente igual a la reivindicación de la solicitud anterior de la invención supuestamente derivada.
- Según la Notificación del Registro Federal, la «primera publicación» puede ser la publicación de una solicitud PCT que designe a los Estados Unidos, una solicitud estadounidense o una patente estadounidense del demandado. La USPTO no considera que ninguna reivindicación modificada presentada en una solicitud publicada constituya una «primera publicación», aunque las reivindicaciones modificadas puedan ser vistas por el público.
- Según la Notificación del Registro Federal, el plazo de un año incluye la fecha de aniversario de la primera publicación (evitando la difícil interpretación de un lenguaje similar en el contexto de la solicitud de prórroga del plazo de la patente) y puede prorrogarse si la fecha límite cae en fin de semana o en un día festivo federal dentro del Distrito de Columbia.
¿Qué debe establecer una petición de derivación?
- Por ley y norma, una petición de derivación debe demostrar lo siguiente:
~ legitimación (es decir, que el solicitante es un demandante y que la petición se presenta dentro del plazo legal)
~ que el solicitante tiene al menos una reivindicación que es
(i) igual o sustancialmente igual a la invención reivindicada por el demandado; y
(ii) igual o sustancialmente igual a la invención divulgada al demandado.
(Según la Notificación del Registro Federal, «igual o sustancialmente igual significa indistinguible en cuanto a la patentabilidad»).
~ que una invención reivindicada se derivó de un inventor nombrado en la solicitud del solicitante, y que el inventor del que se derivó la invención no autorizó la presentación de la solicitud más temprana que reivindicaba dicha invención
~ para cada una de las reivindicaciones del demandado en cuestión
(i) Demostrar por qué la invención reivindicada es la misma o sustancialmente la misma que la invención revelada al demandado, y (ii) Identificar cómo debe interpretarse la reivindicación.
Estas pruebas deben estar respaldadas por pruebas sustanciales, incluyendo al menos una declaración jurada que aborde la comunicación de la invención derivada y la falta de autorización que, si no se refuta, respaldaría una determinación de derivación. La prueba de la comunicación debe ser corroborada.
El comentario publicado en el Boletín Oficial Federal anima a los solicitantes a «exponer todos los argumentos y pruebas que respalden sus solicitudes».
¿Qué ocurre después de presentar una petición de derivación?
- Por ley y norma, las solicitudes de derivación son revisadas por la Junta de Juicios y Apelaciones de Patentes.
- Tal y como se establece en la Notificación del Registro Federal, solo se asignará una fecha de presentación a las peticiones que cumplan los requisitos establecidos. La junta podrá emitir una notificación de petición incompleta en la que se establezca un plazo de un mes o hasta la fecha de vencimiento del plazo legal para presentar una petición que cumpla los requisitos, lo que ocurra primero.
- Por ley y norma, un juez administrativo de la Junta de Juicios y Apelaciones de Patentes decidirá si se inicia un procedimiento de derivación. Por ley y norma, esa decisión es inapelable.
Por ley, la USPTO puede aplazar la resolución de una solicitud hasta tres meses después de la concesión de la patente. Según la Notificación del Registro Federal, la USPTO tiene previsto ampliar aún más esta flexibilidad:
Por lo general, una vez que se ha asignado una fecha de presentación a la solicitud, la Oficina la retendrá hasta que la reclamación del solicitante reúna las condiciones necesarias para su concesión.
¿Qué ocurre en un procedimiento de derivación?
- Los procedimientos de derivación se llevarán a cabo de conformidad con las nuevas Normas de práctica para los juicios ante la junta.
- De conformidad con la ley y las normas, la junta determinará si un inventor nombrado en la solicitud anterior obtuvo la invención reivindicada de un inventor nombrado en la solicitud del solicitante y si la solicitud anterior se presentó sin la autorización del inventor «verdadero».
- Por ley y norma, la junta puede corregir la autoría de una o más de las solicitudes/patentes involucradas. Una parte puede solicitar la corrección de la autoría de acuerdo con las mociones previstas en las Normas de Práctica para Juicios.
- Por ley y norma, la junta puede rechazar una o más reivindicaciones en una o más de las solicitudes/patentes involucradas.
Arbitraje y conciliación
- Por ley y norma, las partes pueden resolver cualquier cuestión mediante arbitraje vinculante, pero la junta no estará vinculada por ninguna determinación de patentabilidad.
- Por ley y norma, las partes pueden poner fin a un procedimiento de derivación presentando una declaración escrita que refleje un acuerdo de conciliación sobre la autoría correcta de la invención reivindicada en cuestión.
Costoso y complejo
Las normas propuestas ponen de relieve los costes y la complejidad de los procedimientos de derivación. Los solicitantes que consideren que sus invenciones han sido «robadas» tal vez deseen actuar con rapidez para reunir las pruebas adecuadas (incluidas las pruebas corroborativas) y deberían considerar la posibilidad de supervisar las publicaciones de solicitudes de patente de la OMPI y la USPTO para detectar la «primera publicación» de una reivindicación derivada. Las normas propuestas y los comentarios que figuran en el aviso del Registro Federal también indican que incluso un solicitante que esté seguro de ganar un procedimiento de derivación tal vez desee considerar la posibilidad de presentar su propia solicitud lo antes posible.