En el caso St. Jude Medical, Inc. contra Access Closure, Inc., el Tribunal Federal de Apelaciones determinó que una de las patentes de St. Jude era inválida en virtud de la doctrina de la doble patentabilidad por obviedad. Este caso pone de relieve la dificultad potencial de mantener la consonancia con un requisito de restricción original en una familia de patentes multigeneracional.
La patente en cuestión
Aunque había tres patentes de St. Jude en litigio en el caso ante el Tribunal Federal de Apelación, solo una se vio afectada por la cuestión de la doble patentabilidad, la patente estadounidense 7.008.439 (la patente Janzen).
La patente de Janzen se deriva de una solicitud anterior que estaba sujeta a un requisito de restricción que limitaba las reivindicaciones en los siguientes términos:
Grupo I. Reivindicaciones... dirigidas a un dispositivo para sellar una perforación en la pared de un vaso sanguíneo.
Grupo II. Reivindicaciones... relacionadas con un método para sellar una perforación en la pared de un vaso sanguíneo.
Especie A: Reivindicaciones relativas al aparato que comprende un dilatador de tejido sólido.
Especie B: Reivindicaciones relativas al aparato que comprende un dilatador hueco y un cable guía.
Especie C: Reivindicaciones relativas al aparato que comprende un cable guía y ningún dilatador.
El grupo I, especie B, fue elegido en la solicitud de los abuelos, que se publicó como patente estadounidense n.º 5.391.183.
La solicitud principal se presentó como una solicitud «divisional» y estaba sujeta a un requisito de restricción similar. El solicitante volvió a elegir el Grupo I, Especie B. La solicitud principal se publicó como la patente estadounidense 5.830.130.
La solicitud Janzen se presentó como una solicitud «continuación» de la solicitud principal. El solicitante canceló las reivindicaciones originales y «copió las reivindicaciones de dispositivo y método de otra patente para provocar un procedimiento de interferencia». Tal y como resumió el Tribunal Federal de Apelación, «la solicitud Janzen prevaleció finalmente en la interferencia y se concedió con las reivindicaciones de dispositivo y método».
El solicitante presentó otra continuación de la solicitud principal, que se publicó antes de la patente de Janzen como la patente estadounidense 5.725.498 con reivindicaciones de método.
Los procedimientos del Tribunal de Distrito
St. Jude hizo valer sus patentes contra ACI. El tribunal de distrito interpretó las reclamaciones, y las cuestiones de validez e infracción se sometieron a un jurado. Tal y como resumió el Tribunal Federal de Apelación,
El jurado dictaminó que ACI había infringido las reivindicaciones 7 y 8 de la patente de Janzen, pero que las reivindicaciones 7, 8 y 9 de la patente de Janzen eran inválidas por doble patentamiento a la luz de la patente hermana '498. La conclusión del jurado sobre la doble patentabilidad implicaba que las reivindicaciones 7, 8 y 9 de la patente de Janzen no eran patentablemente distintas de la reivindicación 7 de la patente hermana.
Sin embargo, el tribunal de distrito consideró el veredicto del jurado sobre la cuestión de la doble patentabilidad como «consultivo», ya que no había pedido al jurado que decidiera si el artículo 35 USC § 121 impedía que las reivindicaciones fueran inválidas por ese motivo. Por lo tanto, el tribunal celebró un juicio sin jurado sobre esa cuestión y determinó que el artículo 121 era aplicable, lo que salvó la patente de Janzen de la doble patentabilidad.
La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones
La opinión del Tribunal Federal de Apelaciones fue redactada por el juez Plager, con la participación del juez Wallach. El juez Lourie redactó una opinión concurrente.
El Tribunal Federal de Apelaciones citó la parte relativa al «refugio seguro» del artículo 121:
Una patente concedida sobre una solicitud respecto de la cual se haya exigido una restricción en virtud de la presente sección, o sobre una solicitud presentada como resultado de dicho requisito, no se utilizará como referencia ni en la Oficina de Patentes y Marcas ni en los tribunales contra una solicitud divisional o contra la solicitud original o cualquier patente concedida sobre cualquiera de ellas, si la solicitud divisional se presenta antes de la concesión de la patente sobre la otra solicitud.
Los argumentos de ACI se centraron en el requisito de «consonancia» del puerto seguro, que se deriva de la expresión «como resultado de» utilizada en la ley. Tal y como explicó el Tribunal Federal de Apelación, para que se aplique el puerto seguro, «debe mantenerse la línea divisoria entre las «invenciones independientes y distintas» que motivó el requisito de restricción».
El Tribunal Federal de Apelaciones citó un precedente anterior que proporcionaba la siguiente orientación sobre el requisito de consonancia:
Por un lado:
- La búsqueda por parte de un solicitante de dos o más invenciones no seleccionadas en la misma solicitud posterior no viola por sí misma la línea de demarcación. Véase Boehringer Ingelheim Int’l GmbH contra Barr Labs, Inc., 592 F.3d 1340, 1350 (Fed. Cir. 2010).
- «El sentido común dicta que una solicitud divisional presentada como resultado de un requisito de restricción puede no contener reivindicaciones dirigidas a la invención establecida en las reivindicaciones elegidas y tramitadas para obtener la patente en la solicitud principal». Gerber Garment Tech., Inc. contra Lectra Sys., Inc., 916 F.2d 683, 687 (Fed. Cir. 1990).
Además:
El requisito de consonancia se aplica tanto a la patente impugnada por doble patentamiento (la patente impugnada) como a la patente que se utiliza como referencia.
En consecuencia, el tribunal razonó lo siguiente:
La consonancia en un caso como este requiere que la patente impugnada, la patente de referencia y la patente en la que se impuso el requisito de restricción (la patente restringida) no reivindiquen ninguna de las mismas invenciones identificadas por el examinador.
En relación con el caso que nos ocupa, ACI argumentó que la única «demarcación» relevante era la que se establecía entre las reivindicaciones relativas al dispositivo (Grupo I) y las reivindicaciones relativas al método (Grupo II), mientras que St. Jude argumentó que cada combinación de Grupo/Especie constituía su propia «demarcación».
En esta cuestión, la mayoría del Tribunal Federal de Apelación coincidió con St. Jude. El tribunal revisó la normativa de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) relativa a la elección de especies (37 CFR § 1.146) y señaló que la elección de especies tiene el mismo efecto que un requisito de restricción si no se considera admisible ninguna reivindicación genérica que vincule las especies. El tribunal también señaló que en la solicitud anterior no se presentó ni se admitió ninguna reivindicación genérica. Por lo tanto, el tribunal sostuvo que «la restricción resultante de la elección de especies afectaba a la línea de demarcación. En particular, la primera restricción separaba el Grupo I del Grupo II, y la segunda restricción se aplicaba sobre la primera para separar las especies».
Para determinar si se «respetó» la línea divisoria, el Tribunal Federal de Apelación consideró «si alguna de las mismas invenciones restringidas se reivindica en la patente impugnada (la patente Janzen), la patente de referencia (la patente hermana) o la patente restringida (la patente abuela)», y lo hizo como una cuestión de derecho, sin deferencia a la decisión del tribunal de distrito.
El Tribunal Federal de Apelaciones clasificó el objeto reivindicado de la siguiente manera:
Patente de los abuelos: Grupo I, Especie B
Patente Janzen: Grupo I, Especie C; Grupo II, Especie C
Patente de hermanos: Grupo II, genérico en cuanto a especies.
El tribunal consideró que la línea divisoria se respetaba entre la patente anterior y la patente de Janzen, pero consideró que no se respetaba en la patente hermana:
La reivindicación independiente 1 de la patente hermana es... una reivindicación dirigida al Grupo II, pero no limitada a ninguna de las especies A, B o C... Por lo tanto, la solicitud hermana no se presentó «como resultado» de la restricción, ya que perseguía una reivindicación genérica para todas las especies del Grupo II y, por lo tanto, se solapaba con la especie C del Grupo II que se encuentra en la patente de Janzen.
Al considerar que no se cumplía el requisito de consonancia, el Tribunal Federal de Apelación dictaminó que no era aplicable la salvaguardia del artículo 121. Teniendo en cuenta la conclusión del jurado de que las reivindicaciones 7, 8 y 9 de la patente de Janzen no eran patentablemente distintas de las reivindicaciones de la patente hermana, el tribunal declaró inválidas las reivindicaciones 7, 8 y 9 de la patente de Janzen.
Concurrencia del juez Lourie
En su opinión concurrente, el juez Lourie discrepa de la decisión mayoritaria sobre el efecto del requisito de elección de especie. En concreto, el juez Lourie no está de acuerdo con que el requisito de elección de especie sea relevante para la investigación del artículo 121.
Dicho requisito para la elección de especies no es lo mismo que un requisito restrictivo. Es provisional y sus consecuencias pueden evitarse si el solicitante obtiene la admisibilidad de una reivindicación genérica que abarque las diversas especies o si presenta solicitudes separadas para tramitar el objeto no elegido. En mi opinión, el tribunal de distrito y la mayoría cometen un error al considerar siquiera el efecto del requisito de elección de especies en este caso.
El juez Lourie habría basado la conclusión de falta de consonancia en la presencia tanto de reivindicaciones de dispositivos (Grupo I) como de reivindicaciones de métodos (Grupo II) en la patente de Janzen.
Un billete caro hacia el puerto seguro
Aunque el requisito de restricción original en este caso solo contenía dos grupos de reivindicaciones, no es raro recibir requisitos de restricción múltiples que parecen dividir cada palabra de una reivindicación en un grupo separado. Los solicitantes que se enfrentan a tales requisitos de restricción deben sopesar las ventajas de la salvaguardia del artículo 121 con los costes de tramitar y mantener múltiples solicitudes dirigidas a la misma tecnología (si no a la misma invención). Los solicitantes pueden intentar presentar varios grupos de reivindicaciones en una o más solicitudes «divisionales», con la esperanza de que el examinador no sea tan estricto con el requisito de restricción. Los solicitantes también pueden presentar reivindicaciones de diferente alcance en una o más solicitudes «de continuación». Este caso sirve para recordar que estas estrategias pueden suponer el riesgo de perder la consonancia necesaria para evitar problemas de doble patentamiento. Sin embargo, en ocasiones, el precio de la entrada al puerto seguro puede no compensar sus beneficios, siempre que la validez de las patentes pueda salvarse con una renuncia terminal.