El Tribunal Federal de Apelaciones encuentra flexibilidad en la admisibilidad del testimonio de expertos sobre infracción
En el caso MeadWestVaco Corp. contra Rexam Beauty and Closures, Inc., el Tribunal Federal de Apelación confirmó la admisibilidad de un testimonio pericial que no se ajustaba plenamente a la interpretación de la reivindicación por parte del tribunal de distrito. Al hacerlo, el tribunal explicó que las desviaciones de la interpretación de la reivindicación podían influir en la determinación de la infracción, pero no hacían que las pruebas fueran irrelevantes desde el punto de vista jurídico.
Las patentes en cuestión
Las patentes en cuestión eran la patente estadounidense 7.718.132 y la patente estadounidense 7.722.819 de MeadWestVaco, referidas a «tubos de inmersión "invisibles" para perfumes que parecen desaparecer cuando se sumergen en líquido, mejorando el aspecto estético del frasco de perfume». El tribunal citó la reivindicación 15 de la patente '132 como representativa de las reivindicaciones genéricas:
15. Conjunto dispensador para dispensar un líquido que comprende: un conjunto de transporte (
); y un tubo conectado al conjunto de transporte (
); en el que el tubo consiste esencialmente en un fluoropolímero cristalino extruido y templado ( ) que tiene una cristalinidad XRD ( ) no superior a aproximadamente el 13 % (
). cristalinidad XRD no superior al 13 % aproximadamente, el tubo tiene una transparencia de aproximadamente el 80 % o más, y el tubo tiene un índice de refracción de aproximadamente 1,36 a aproximadamente 1,38.
La cuestión probatoria
La cuestión probatoria se centró en el parámetro de cristalinidad XRD mencionado en las reivindicaciones. Tal y como explicó el Tribunal Federal de Apelación:
La prueba XRD es un método para medir el contenido cristalino de un material. Una prueba XRD se lleva a cabo al impactar una muestra del material con un haz de rayos X monocromáticos y examinar el patrón de rayos X formado en una superficie de detección a medida que los rayos X son dispersados por los electrones de los átomos dentro de la muestra. …
Las partes acordaron interpretar los términos XRD como «cristalinidad medida mediante difracción de rayos X (XRD) utilizando al menos los parámetros de caracterización XRD identificados en la patente '132». Sin embargo, las partes también acordaron que esos parámetros no describen completamente todos los detalles de una prueba XRD, como la «distancia entre la muestra y el detector» o el «software para el análisis de los datos XRD y el cálculo de la cristalinidad XRD».
Como era de esperar, las partes «se enzarzaron en una batalla de expertos» sobre esta cuestión. Como señaló el tribunal, «el experto de Rexam, el Dr. Ortega, colocó sus muestras a 15 cm del detector XRD y utilizó el software TOPAS para analizar sus resultados», mientras que «el experto de MWV, el Dr. Reibenspies, colocó sus muestras a 5 cm del detector XRD y utilizó el software GADDS Full Method para analizar sus resultados».
El tribunal de distrito determinó que se había producido una infracción basándose en el testimonio del perito de MVW. En su recurso, «Rexam alegó que el tribunal de distrito había cometido un error al admitir el testimonio del perito de MWV, el Dr. Reibenspies, ya que este no había seguido todos los parámetros de prueba establecidos en la patente '132», y que había cometido un error al determinar que se había producido una infracción basándose en el testimonio del Dr. Reibenspies.
La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones
La opinión del Tribunal Federal de Apelaciones fue redactada por el juez Prost y respaldada por los jueces O’Malley y Taranto.
El Tribunal Federal de Apelación aplica la legislación regional a las cuestiones probatorias. En este caso, consideró que los argumentos de Rexam relativos al testimonio pericial de MVW podían socavar la demanda por infracción de MVW, pero no invalidaban el testimonio.
El Dr. Reibenspies opinó que, utilizando sus parámetros de prueba, que diferían ligeramente de la interpretación de la reivindicación, pudo concluir que los tubos V1 y V2 infringían la patente '132 al aplicar la interpretación del tribunal. Las desviaciones del Dr. Reibenspies respecto a la interpretación de la reivindicación, que se analizan con más detalle a continuación, dieron a Rexam la oportunidad de poner en duda sus conclusiones sobre la infracción, lo que Rexam hizo mediante un contrainterrogatorio y el testimonio de un perito contrario. Pero eso no hizo que el testimonio del Dr. Reibenspies fuera irrelevante desde el punto de vista jurídico. ... Dado que Rexam no demostró que el tribunal de distrito abusara de su discrecionalidad al permitir que el Dr. Reibenspies testificara, confirmamos la denegación por parte del tribunal de la moción de exclusión presentada por Rexam.
El Tribunal Federal de Apelaciones explicó además:
El tribunal determinó que el Dr. Reibenspies no utilizó la rendija de 0,3 mm, el espejo Goebel ni el oscilador, tal y como exigía la interpretación de la reivindicación. ... Durante el juicio, Rexam interrogó al Dr. Reibenspies sobre cada una de las diferencias entre su protocolo de ensayo y las reivindicaciones. El testimonio reveló que el Dr. Reibenspies utilizó equipos alternativos para imitar los resultados obtenidos por los parámetros de la reivindicación. Por ejemplo, la combinación de la rendija de 0,3 mm y el espejo Goebel produce haces de rayos X paralelos separados 0,3 mm. El Dr. Reibenspies utilizó un monocromador de grafito con una rendija fija para producir la misma disposición de rayos X. ... El tribunal determinó que las «desviaciones» de las pruebas del Dr. Reibenspies eran insignificantes y no podían haber afectado sustancialmente a los resultados de las pruebas.
El Tribunal Federal de Apelación señaló que el hecho de que MWV no cuantificara el impacto de las diferencias en las pruebas no hacía que el testimonio fuera irrelevante desde el punto de vista jurídico, ya que «MWV presentó un testimonio en el que se afirmaba que el protocolo del Dr. Reibenspies "solo habría tenido un efecto menor en los resultados de las pruebas"». El tribunal de distrito «consideró[ese] testimonio como "razonable"», y el Tribunal Federal de Apelación no encontró ningún «error manifiesto» en esa determinación.
Por lo tanto, el Tribunal Federal de Apelación confirmó la sentencia por infracción.
Las pruebas deben ajustarse a las afirmaciones.
Aunque el Tribunal Federal de Apelación no encontró ningún error en la confianza del tribunal de distrito en el testimonio pericial de MWV, era importante que MVW pudiera explicar cómo las pruebas se ajustaban a las reivindicaciones tal y como las interpretó el tribunal de distrito. Al igual que en este caso, las características reivindicadas que deben determinarse experimentalmente suelen interpretarse de acuerdo con los protocolos experimentales y los parámetros de ensayo descritos en la solicitud y/o utilizados en cualquier ejemplo práctico. Los solicitantes pueden querer asegurarse de que sus divulgaciones proporcionan toda la información necesaria para llevar a cabo dichas pruebas, y estar preparados para establecer la infracción de acuerdo con esos protocolos.