Continúa la tendencia a limitar el descubrimiento en los litigios sobre patentes

Entre las últimas novedades introducidas por los tribunales, los organismos administrativos y el Congreso se incluyen normas, directrices y propuestas legislativas destinadas a limitar la divulgación de pruebas en los litigios sobre patentes. Los profesionales que deseen encontrar un equilibrio entre la reducción de los costes de divulgación de pruebas y la conservación de los documentos pertinentes de acuerdo con las normas deben ser conscientes de la tendencia actual a limitar la divulgación de información almacenada electrónicamente («ESI»).

En 2011, el juez Randall Rader señaló que los litigios sobre patentes, en particular, tienen unos costes de descubrimiento significativamente más elevados que los litigios generales. Para abordar esta cuestión, el Consejo Asesor del Circuito Federal recomendó una orden modelo que se centraba en agilizar la presentación de ESI, haciendo hincapié en limitar la presentación de correos electrónicos. La orden modelo: (a) excluye el correo electrónico de las solicitudes generales de presentación de ESI; (b) establece límites en el número de custodios y términos de búsqueda; (c) impide la presentación de determinados metadatos sin una causa justificada; y (d) exige que la parte que solicita una divulgación más amplia corra con todos los costes razonables. (Sin embargo, todas las órdenes modelo han sido eliminadasdesde entonces del sitio web del Circuito Federal).

No obstante, varios tribunales federales de distrito han adoptado órdenes modelo y directrices similares. Por ejemplo, el Distrito Este de Texas emitió una orden modelo en 2012 que incluye limitaciones en cuanto al número de custodios y términos de búsqueda. La orden modelo también ofrece orientación sobre los procedimientos de descubrimiento, como el formato de presentación de la ESI y las fuentes de datos que deben conservarse. El Distrito de Delaware proporciona normas de descubrimiento predeterminadas con orientación sobre el descubrimiento inicial en litigios de patentes y cuestiones específicas de descubrimiento electrónico, incluyendo la metodología de búsqueda, el formato y los campos de metadatos. El Distrito Norte de California también adoptó directrices de descubrimiento electrónico que incluyen una orden modelo y una lista de verificación de ESI para su uso durante el proceso de reunión y consulta de la Regla 26(f).

Cabe señalar que adoptar una orden modelo o adherirse a las directrices del tribunal no significa que los costes de la divulgación de pruebas se reduzcan automáticamente o que se eviten las disputas relacionadas con la divulgación de pruebas. En un caso reciente de infracción de patente, las partes tuvieron una serie de disputas relacionadas con la divulgación de pruebas que dieron lugar a costosas mociones y a una revisión adicional de la ESI, a pesar de que siguieron la orden modelo del tribunal. Véase MediaTek, Inc. contra Freescale Semiconductor, Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 122911 (N.D. Cal. 28 de agosto de 2013). En MediaTek, cuando las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos de búsqueda para la presentación de correos electrónicos, el tribunal ordenó a una de las partes que realizara búsquedas de prueba antes de objetar los términos y exigió a ambas partes que se reunieran y deliberaran en persona antes de acudir al tribunal con nuevas disputas sobre la presentación de pruebas. El tribunal también exigió a las partes que acordaran un calendario de presentación. Por lo tanto, aunque las normas locales y las órdenes modelo relativas a la ESI proporcionan orientación, las partes deben desarrollar parámetros razonables de presentación de pruebas electrónicas adaptados a las cuestiones específicas de su caso.

Los procedimientos de descubrimiento en los procesos administrativos ante la ITC también han cambiado recientemente. Este verano, la ITC adoptó enmiendas a la sección 210.27 de su reglamento (19 C.F.R. § 210) para «reducir las prácticas de descubrimiento costosas, ineficaces, injustificadas o innecesarias en los procedimientos de la agencia, al tiempo que se preserva la oportunidad de un descubrimiento justo y eficaz para todas las partes». En virtud de la norma modificada, una parte puede oponerse a una solicitud de descubrimiento electrónico si se le pide que presente datos que «no sean razonablemente accesibles debido a una carga o un coste indebidos». Además, un juez de lo contencioso-administrativo también tiene la facultad discrecional de limitar el descubrimiento si la información que se solicita es duplicada o puede obtenerse por medios menos costosos.

El Congreso también se centra en los esfuerzos por limitar la divulgación de pruebas en los litigios sobre patentes. El 5 de diciembre de 2013, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la H.R. 3309, la «Ley de Innovación». El representante Bob Goodlatte (republicano por Virginia) presentó inicialmente esta ley con el fin de frenar los litigios abusivos en materia de patentes. Entre otras cosas, la ley propuesta (1) exige normas y procedimientos sobre la divulgación de pruebas fundamentales; (2) exige que los costes de cualquier divulgación adicional corran a cargo de la parte solicitante; y (3) limita la divulgación de pruebas hasta que el tribunal emita una resolución sobre la interpretación de la demanda.

Además, el Comité Asesor de la Conferencia Judicial sobre Normas Civiles propuso una nueva serie de enmiendas a las Normas Federales de Procedimiento Civil que abordan cuestiones relacionadas con la ESI. Una de las modificaciones propuestas limita la divulgación de pruebas a aquellas que sean «proporcionales a las necesidades del caso, teniendo en cuenta la cuantía en litigio, la importancia de las cuestiones en juego en la acción, los recursos de las partes, la importancia de la divulgación para resolver las cuestiones y si la carga o el gasto de la divulgación propuesta supera sus posibles beneficios». Otros cambios propuestos otorgan a los tribunales la facultad discrecional de transferir los costos de la divulgación de pruebas y de imponer sanciones cuando la falta de conservación de la información haya causado «un perjuicio sustancial en el litigio por conducta dolosa o de mala fe» o «privado irreparablemente a una parte de cualquier oportunidad significativa de presentar o defenderse contra las reclamaciones en el litigio». El plazo para presentar comentarios sobre estos cambios propuestos finaliza el 15 de febrero de 2014.

En última instancia, la estrategia para el descubrimiento electrónico en cualquier asunto concreto dependerá de factores específicos del caso, como el tipo de caso, el presupuesto del caso, los plazos, la cantidad y el tipo de ESI y la jurisdicción del asunto. Por lo tanto, los profesionales deben ser conscientes de la tendencia en muchas jurisdicciones de intentar controlar los costes del descubrimiento de ESI mediante normas locales, órdenes modelo y otras directrices. Incluso en jurisdicciones donde no existen tales normas o directrices, los abogados pueden considerar la posibilidad de basarse en la autoridad persuasiva de las normas de otras jurisdicciones a la hora de preparar los planes de descubrimiento propuestos. Sin embargo, los profesionales siempre deben adaptar sus planes de descubrimiento propuestos a las cuestiones particulares de sus casos.