En la segunda mitad de 2015, el Tribunal Federal de Apelación, en los casos Suprema contra ITC y ClearCorrect contra ITC, emitió dos sentencias que abordaban el alcance de la autoridad de la Comisión de Comercio Internacional (ITC) para excluir artículos infractores. En Suprema contra ITC ( 2012-1170) (en pleno), el Tribunal Federal de Apelación dictaminó que la autoridad de la ITC incluía la autoridad para abordar la infracción inducida, cuando el acto subyacente de infracción directa se producía después de la importación. Por otra parte, en ClearCorrect contra ITC (2014-1527), un panel del Tribunal Federal de Apelación sostuvo que la ITC no tenía la autoridad para prohibir las transmisiones electrónicas de datos a los Estados Unidos.
Suprema contra ITC
El artículo 337 prohíbe «la importación a los Estados Unidos, la venta para la importación o la venta dentro de los Estados Unidos tras la importación por parte del propietario, importador o destinatario de artículos que: (i) infrinjan una patente válida y ejecutable de los Estados Unidos...». 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)(i). La cuestión era si la ITC tenía autoridad para excluir la importación de mercancías cuando el vendedor induce al importador a infringir directamente después de la importación (es decir, después de que las mercancías hayan entrado en los Estados Unidos). La ITC había interpretado que la sección 337 le otorgaba la autoridad para prohibir la importación de mercancías que se utilizan para inducir a la infracción, incluso si el acto subyacente de infracción directa se produce después de la importación.
El caso aborda una apelación de la resolución definitiva de la ITC en Certain Biometric Scanning Devices, Components Thereof, Associated Software, and Products Containing the Same (Inv. No. 337-TA-720), que determinó una infracción de la Sección 337 por parte de los demandados Suprema, Inc. y Mentalix, Inc. En mayo de 2010, Cross Match Technologies, Inc. presentó una denuncia ante la ITC, alegando la infracción de cuatro patentes propiedad de Cross Match. Aunque Cross Match alegó la infracción de cuatro patentes, solo una reivindicación de una de ellas, la patente estadounidense 7.203.344 («la patente 344»), es relevante para la decisión del pleno de 2015 en el caso Suprema contra ITC. La reivindicación en cuestión es una reivindicación de método dirigida a un método para capturar y procesar una imagen de huella dactilar. Tras constatar la infracción, la ITC emitió una orden de exclusión limitada que abarcaba los escáneres y el software infractores.
Al determinar la infracción, la ITC concluyó que Suprema indujo a Mentalix a infringir la patente '344. Suprema es una empresa coreana que fabrica dispositivos de escaneo de huellas dactilares, que vende a Mentalix. Los escáneres no son dispositivos independientes, sino que deben conectarse a un ordenador y solo pueden utilizarse después de instalar un software especializado en el ordenador. Este software ha sido creado por Mentalix utilizando un kit de desarrollo de software proporcionado por Suprema. Es importante destacar que los pasos de la reivindicación del método solo pueden realizarse después de que el software se haya instalado en el escáner, es decir, la infracción solo puede producirse después de que los escáneres se hayan vendido a Mentalix y se hayan importado a los Estados Unidos, lo que convierte a Mentalix en el único infractor directo. Id. Aunque Suprema no era un infractor directo, en opinión de la ITC, era un infractor indirecto, porque «se cegó deliberadamente ante la naturaleza infractora de las actividades de Mentalix» y tomó medidas deliberadas para evitar conocer las actividades infractoras de Mentalix. Tras concluir que Suprema era un infractor indirecto, la ITC emitió una orden de exclusión limitada.
En diciembre de 2013, un panel dividido del Circuito Federal anuló la conclusión de la ITC de que se había producido una infracción inducida, porque «dichas importaciones no se encuentran en estado de infracción en el momento de la importación ». Ídem, págs. 10-11. Al hacerlo, la mayoría razonó que la frase «artículos que infringen» impone un requisito temporal que limita la autoridad de la ITC para evaluar la infracción en el momento de la importación.
Sin embargo, el Tribunal Federal de Apelación concedió una revisión en pleno y, en su dictamen de 2015 , el Tribunal sostuvo que, de conformidad con Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984), era apropiado deferir a la interpretación de la ITC de la frase «artículos que infringen». Con respecto a la primera parte de la investigación de Chevron , el Tribunal determinó «que el Congreso no ha respondido directamente si los productos se consideran «artículos que infringen» cuando la ITC ha determinado que un importador utilizó dichos productos, después de su importación, para infringir directamente a instancias del vendedor de los productos». Suprema en 19. Por lo tanto, el Tribunal Federal de Apelación confirmó la orden de exclusión de la ITC.
ClearCorrect contra ITC
Mientras tanto, un par de meses más tarde, en el caso ClearCorrect contra ITC, el Tribunal Federal de Apelación, en una decisión dividida, sostuvo que la ITC carecía de autoridad para emitir órdenes de exclusión contra transmisiones puramente electrónicas de datos digitales. La única cuestión objeto de apelación era si una imagen digital podía considerarse un «artículo» tal y como se describe en el artículo 19 U.S.C. § 1337(a) (ni la infracción ni la invalidez fueron objeto de la decisión). El Tribunal dictaminó que la jurisdicción de la ITC no se extendía a las transmisiones puramente electrónicas de datos digitales.
La tecnología se refería a «la producción de aparatos de ortodoncia, también conocidos como alineadores». ClearCorrect, página 5. ClearCorrect EE. UU. iniciaba el proceso de fabricación de los alineadores escaneando modelos físicos de los dientes de los pacientes en Estados Unidos. Ídem. Este modelo se utilizaba para crear una imagen digital de los dientes del paciente, que luego se enviaba a ClearCorrect Pakistán. ClearCorrect Pakistán modificaría entonces la imagen digital para crear las posiciones finales de los dientes. ClearCorrect Pakistán enviaría entonces esta imagen digital modificada de vuelta a ClearCorrect EE. UU. En consecuencia, «el único "artículo" que se consideró importado fueron los datos digitales que se transfirieron electrónicamente, es decir, no los datos digitales en un soporte físico como un disco compacto o una memoria USB». Id. en 11.
Al abordar esta cuestión, la opinión mayoritaria del juez presidente Prost volvió a aplicar el marco Chevron de dos partes del Tribunal Supremo. Id. en 12. Con respecto a la primera parte del marco Chevron , el Tribunal consideró que no había ambigüedad en que «artículos» solo incluye «cosas materiales» y no incluye transmisiones electrónicas de datos digitales. Id. en 12-13. A pesar de considerar que la intención del Congreso en cuanto a la definición de «artículos» era «inequívoca», el Tribunal procedió a sostener que la definición de «artículos» de la ITC también era irrazonable. Id. en 31. En consecuencia, el Tribunal anuló la orden de exclusión emitida por la ITC.
Implicaciones de las decisiones
Aunque aún está por ver si el Tribunal Federal de Apelación revisará la decisión ClearCorrect en pleno,[1] si la decisión se mantiene, parece que el aspecto crítico para determinar si la ITC tiene jurisdicción sobre un producto acusado es si dicho producto está vinculado a un medio físico importado a los Estados Unidos. En Suprema, el Tribunal aprobó la exclusión por parte de la ITC de los escáneres de Cross Match, que eran objetos físicos importados a través de puertos de entrada tradicionales, a pesar de que aún no eran capaces de realizar todos los pasos infractores. Por su parte, en ClearCorrect, las imágenes digitales acusadas de ClearCorrect eran archivos digitales puros, y el Tribunal incluso señaló que «el único supuesto "artículo" que se consideró importado eran datos digitales transferidos electrónicamente, es decir, no datos digitales en un soporte físico como un disco compacto o una memoria USB». ClearCorrect, página 11. Por consiguiente, en los casos relacionados con patentes de datos digitales, puede ser necesario considerar cómo llegan los datos digitales a los Estados Unidos y si se puede alegar una teoría de infracción indirecta que vincule los datos digitales a soportes físicos que puedan ser objeto de una orden de exclusión.
[1] El 27 de enero de 2016, la Comisión y el demandante, Align Technology, Inc., solicitaron una nueva audiencia ante el pleno del tribunal.