El Tribunal Supremo adopta una norma más flexible para el aumento de la indemnización por daños y perjuicios en caso de infracción deliberada.
En Halo Electronics, Inc. contra Pulse Electronics, Inc., el Tribunal Supremo rechazó la prueba Seagate de dos partes del Tribunal Federal de Apelación para conceder una indemnización por daños y perjuicios aumentada en virtud del artículo 35 USC § 284, al considerar que tanto el requisito sustantivo de «imprudencia objetiva» como la carga de la prueba «clara y convincente» eran incompatibles con la intención de la ley. En particular, el Tribunal criticó la prueba del Tribunal Federal de Apelación por permitir que quienes infringieron deliberadamente de mala fe eludieran las sanciones que el Congreso pretendía imponer «por un comportamiento infractor flagrante».
La Ley de daños y perjuicios agravados
El artículo 284 establece una indemnización por daños y perjuicios incrementada de la siguiente manera:
Una vez que se haya resuelto a favor del demandante, el tribunal le concederá una indemnización adecuada por los daños y perjuicios causados por la infracción, que en ningún caso será inferior a una regalía razonable por el uso que haya hecho del invento el infractor, junto con los intereses y las costas que fije el tribunal.
Cuando los daños no sean determinados por un jurado, el tribunal los evaluará. En cualquier caso, el tribunal podrá aumentar los daños y perjuicios hasta tres veces la cantidad determinada o evaluada.
La prueba Seagate del Tribunal Federal de Apelaciones
El Tribunal Federal de Apelación adoptó una prueba de dos partes para conceder indemnizaciones por daños y perjuicios agravados en virtud del artículo 284 en el caso In re Seagate Technology, LLC, 497 F. 3d 1360 (2007) (en pleno). El Tribunal Supremo resumió la prueba de la siguiente manera:
En primer lugar, «el titular de la patente debe demostrar, mediante pruebas claras y convincentes, que el infractor actuó a pesar de la alta probabilidad objetiva de que sus acciones constituyeran una infracción de una patente válida», sin tener en cuenta «el estado mental del presunto infractor». Este riesgo definido objetivamente debe «determinarse a partir de las pruebas presentadas en el procedimiento por infracción». ... «No se considerará que existe imprudencia objetiva» en esta primera fase si el presunto infractor, durante el procedimiento por infracción, «plantea una "cuestión sustancial" sobre la validez o la no infracción de la patente». ... Esa prohibición categórica se aplica incluso si el demandado no era consciente de la defensa discutible cuando actuó. ...
En segundo lugar, tras demostrar la imprudencia objetiva, el titular de la patente debe demostrar, nuevamente mediante pruebas claras y convincentes, que el riesgo de infracción «era conocido o tan obvio que debería haber sido conocido por el presunto infractor»...
Solo cuando se hayan cumplido ambos requisitos, el tribunal de distrito podrá proceder a considerar si ejerce su facultad discrecional para conceder una indemnización por daños y perjuicios incrementada.
Orientación del Tribunal Supremo sobre la concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios incrementadas
La decisión del Tribunal Supremo fue redactada por el juez Roberts. El juez Breyer escribió una opinión concurrente.
El Tribunal resumió el propósito de las indemnizaciones por daños y perjuicios incrementadas de la siguiente manera:
Las indemnizaciones por daños y perjuicios agravados concedidas en virtud de la Ley de Patentes durante los últimos 180 años establecen que no deben imponerse en un caso de infracción típico, sino que están concebidas como una sanción «punitiva» o «vindictiva» para comportamientos de infracción graves. El tipo de conducta que justifica una indemnización por daños y perjuicios agravados se ha descrito de diversas maneras en nuestros casos como deliberada, temeraria, maliciosa, de mala fe, consciente, flagrante o, de hecho, característica de un pirata.
El Tribunal reconoció que la prueba Seagate era coherente con el principio de que solo se deben conceder indemnizaciones por daños y perjuicios agravados «en casos graves», pero criticó la prueba por ser «indebidamente rígida» y «obstaculizar de forma inadmisible la concesión legal de discrecionalidad a los tribunales de distrito». Lo que más preocupaba al Tribunal era que la prueba Seagate «puede tener el efecto de aislar a algunos de los peores infractores de patentes de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios incrementados».
Según esa norma, alguien que saquea una patente —infringiéndola sin ningún motivo para suponer que su conducta es defendible— puede, no obstante, escapar a cualquier castigo en virtud del artículo 284 únicamente gracias a la ingeniosidad de su abogado.
Por lo tanto, el Tribunal decidió
La intencionalidad subjetiva de un infractor de patente, ya sea intencionada o consciente, puede justificar una indemnización por daños y perjuicios mayor, independientemente de si su infracción fue objetivamente imprudente.
Al proporcionar esta orientación, el Tribunal tuvo cuidado de no crear su propio criterio «rígido», sino que hizo hincapié en la importancia de la discrecionalidad de los tribunales de distrito:
El artículo 284 permite a los tribunales de distrito castigar toda la gama de comportamientos culpables. Sin embargo, nada de esto significa que el aumento de la indemnización por daños y perjuicios deba ser consecuencia de una conducta indebida grave. Al igual que con cualquier ejercicio de discrecionalidad, los tribunales deben seguir teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso a la hora de decidir si conceden una indemnización por daños y perjuicios y en qué cuantía. El artículo 284 permite a los tribunales de distrito ejercer su discrecionalidad sin las restricciones rígidas del criterio Seagate. Sin embargo, en consonancia con casi dos siglos de indemnizaciones por daños y perjuicios incrementados en virtud de la legislación sobre patentes, dicho castigo debería reservarse, por lo general, para los casos graves caracterizados por una conducta indebida deliberada.
Construyendo sobre Octane Fitness
Gran parte de la decisión del Tribunal Supremo se basa en su decisión de 2014 en el caso Octane Fitness, LLC contra ICON Health & Fitness Inc., en el que abordó la concesión de honorarios de abogados en «casos excepcionales» en virtuddel artículo 285. Al igual que en ese caso, el Tribunal rechazó el criterio de «claro y convincente» del Tribunal Federal de Apelación y sostuvo que los daños y perjuicios aumentados en virtud del artículo 284 deben evaluarse según el criterio de «preponderancia de la prueba». El Tribunal también eliminó la «revisión trifurcada en apelación» del Tribunal Federal de Apelación sobre la concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios incrementados, en la que se revisaba de novola imprudencia objetiva ,se revisaba el conocimiento subjetivoen busca de pruebas sustanciales y se revisaba la decisión final sobre la concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios incrementados en busca de abuso de discrecionalidad. En su lugar, el Tribunal determinó que la decisión sobre la concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios incrementados en virtud del artículo 284 debía revisarse en busca de abuso de discrecionalidad.
Concurrencia del juez Breyer
Según el párrafo inicial, el juez Breyer redactó un dictamen concurrente para expresar su «comprensión» de las limitaciones inherentes al artículo 284 que «contribuyen a la uniformidad en su aplicación y mantienen su coherencia con los objetivos básicos de la ley de patentes». Sin embargo, también expresa su preocupación por el hecho de que «el riesgo de una indemnización por daños y perjuicios triplicada puede animar a una empresa a llegar a un acuerdo, o incluso a abandonar cualquier actividad impugnada», y considera que esto supone una amenaza para el delicado equilibrio alcanzado por el sistema de patentes:
Decir esto es señalar un riesgo: cuanto más adopten este enfoque las empresas, los laboratorios, los hospitales y los particulares, más a menudo una patente traspasará su ámbito legal para desalentar actividades legales, y más a menudo las demandas relacionadas con las patentes frustrarán, en lugar de «promover», el «progreso de la ciencia y las artes útiles».
¿Está defendiendo la «infracción eficiente»?
