El Tribunal Supremo de los Estados Unidos está a punto de dictar su decisión sobre la concesión o denegación de la petición de Sequenom, Inc. («Sequenom») de un auto de certiorari que planteaba la siguiente cuestión:
¿Es patentable un método novedoso cuando: (1) un investigador es el primero en descubrir un fenómeno natural; (2) ese conocimiento único le motiva a aplicar una nueva combinación de técnicas conocidas a ese descubrimiento; y (3) de ese modo consigue un resultado que antes era imposible sin impedir otros usos del descubrimiento?
Según informa el Life Science and Industry Report de BNA, el Tribunal Supremo celebró su última conferencia el23 de junio antes de suspender sus sesiones durante el verano, y la petición de Sequenom es una de las decisiones aún pendientes de la temporada judicial de 2016.
Redefinición de la elegibilidad para obtener una patente
El demandante Sequenom solicita la revisión de la decisión del Tribunal Federal de Apelación de 2015 (Sequenom Inc. contra Ariosa Diagnostic Inc., 788 F.3d 1371 (2015)) que invalida la patente estadounidense n.º 6.258.540 de Sequenom, la «patente 540», por considerar que las reivindicaciones no recogen más que una excepción judicial a la materia susceptible de ser patentada, es decir, que no cumple lo dispuesto en el artículo 35 U.S.C. 101. (Mi anterior publicación del 30 de junio de 2015 analiza la sentencia del Tribunal Federal de Apelación). Las reivindicaciones de la patente 540 de Sequenom explotaban el descubrimiento de que el ADN materno contiene ADN libre de células («cffDNA»), que a su vez puede utilizarse para determinar las características del feto sin necesidad de recurrir a técnicas más invasivas, como la amniocentesis. A pesar de que la patente de Sequenom se basa en un valioso descubrimiento de un producto natural que no se conocía ni se había descrito anteriormente, el Tribunal Federal de Apelación, aplicando las sentencias del Tribunal Supremo en los casos Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, 234 S. Ct. 2347 (2014) («Alice») y Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012) («Mayo»), sostuvo que las reivindicaciones no se referían a un objeto susceptible de ser patentado.
El demandante Sequenom instó al Tribunal Supremo a revisar la decisión del Tribunal Federal de Apelación sobre Sequenom, alegando que la aplicación por parte del Tribunal Federal de Apelación de las decisiones del Tribunal Supremo en los casos Alice y Mayo invalida una «invención que, de otro modo, sería claramente meritoria». Escrito del demandante, página 11 (énfasis en el original). Sequenom sostiene que la interpretación de Mayo por parte del Tribunal Federal de Apelación es tan amplia que su aplicación «invalida cualquier patente de método que combine un descubrimiento natural con técnicas «convencionales», incluso si se admite que esas técnicas son «nuevas» en su combinación y que esa nueva combinación no excluye todos los usos del fenómeno descubierto». Escrito del demandante, página 13.
Sequenom también discrepó con la desestimación por parte del Tribunal Federal de Circuito del análisis sobre si la invención reivindicada es preventiva en su revisión de la elegibilidad de la patente, en particular con la declaración del tribunal de que un análisis de prevención «queda sin efecto» siempre que una aplicación legalista de la prueba de Mayo identifique únicamente técnicas «rutinarias» o «convencionales» en una patente que se basa en un fenómeno o ley natural. Escrito del demandante, páginas 14-15.
Apoyo a la industria
El escrito de respuesta de Sequenom señala que veintidós escritos amicus curiae independientes se sumaron a la petición de Sequenom para que se revisara la decisión del Tribunal Federal de Apelación. Muchos de los amici habían opinado sobre la decisión anterior de Mayo, ya fuera durante la fase de certificación o durante la vista sobre el fondo del asunto. Latablaadjunta resume los amici y sus respectivas posiciones.
¿Y ahora qué?
No cabe duda de que los tribunales y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), al menos inicialmente, han aplicado de manera amplia los casos Alice y Mayo a las patentes de métodos de diagnóstico y a las invenciones en el ámbito de la medicina personalizada. La denegación de la solicitud de revisión del solicitante indicará que la interpretación del Tribunal Federal de Apelación no está tan desencaminada y que las reivindicaciones que combinan descubrimientos nuevos, útiles y revolucionarios, si se reivindican en combinación con tecnologías rutinarias y bien conocidas, no son patentables. Por otra parte, si nos basamos en sus recientes decisiones, una revisión adicional del Tribunal Supremo no garantiza una mayor claridad sobre la cuestión.
