El Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos (CAFC) exige la venta de la UCC para la prohibición de venta.
En una decisiónplenaria emitida en The Medicines Company contra Hospira, Inc., el Tribunal Federal de Apelación determinó que, para que una transacción comercial active la prohibición de venta del artículo 35 USC 102(b), debe «reunir las características generales de una venta de conformidad con el artículo 2-106 del Código Comercial Uniforme». A diferencia del tribunal compuesto por tres jueces que resolvió el caso por primera vez en julio de 2015, el tribunal en pleno determinó que la transacción de fabricación por contrato de cantidades comerciales de Angiomax® no alcanzaba ese nivel, por lo que confirmó la decisión del tribunal de distrito de que no daba lugar a la prohibición de venta.
La transacción comercial en cuestión
Las patentes en cuestión eran la patente estadounidense 7.598.343 y la patente estadounidense 7.582.727, que figuran en el Orange Book para el producto Angiomax® (bivalirudina) de The Medicines Company. La patente '343 reivindica un producto fabricado mediante un proceso que utiliza un agente ajustador del pH, mientras que la patente '727 reivindica un producto con el pH ajustado. Ambas patentes tienen fecha de prioridad del 27 de julio de 2008, por lo que la «fecha crítica» a efectos de la prohibición de venta es el 27 de julio de 2007.
Según la decisión del Tribunal Federal de Apelación, «MedCo es una empresa farmacéutica especializada que no cuenta con instalaciones de fabricación propias y no es capaz de fabricar sus productos internamente». Por lo tanto, tal y como se indica en la decisión, «a finales de 2006, MedCo pagó a Ben Venue 347 500 dólares para fabricar tres lotes de bivalirudina de acuerdo con las patentes en litigio».
La barra de rebajas
La prohibición de venta se recoge en la versión anterior a la AIA del artículo 35 USC § 102(b), que establece lo siguiente:
Toda persona tendrá derecho a obtener una patente, salvo que...
(b) la invención haya sido patentada o descrita en una publicación impresa en este país o en el extranjero, o esté en uso público o esté a la venta en este país, más de un año antes de la fecha de la solicitud de la patente en los Estados Unidos.
La decisión del Tribunal Supremo de 1998 en el caso Pfaff contra Wells Electronics, Inc. establece una prueba de dos partes para determinar si ha habido una prohibición de venta:
La prohibición de venta... se aplica cuando, antes de la fecha crítica, la invención reivindicada (1) fue objeto de una oferta comercial de venta; y (2) estaba lista para ser patentada.
La cuestión aquí era si se cumplía el primer requisito de la prueba: si la invención reivindicada había sido objeto de una venta comercial. El tribunal señaló que, a los efectos del artículo 102(b), «la cuestión de si una invención es objeto de una oferta comercial de venta es una cuestión de derecho federal, que debe analizarse con arreglo al derecho contractual tal y como se entiende generalmente». El tribunal resumió sus decisiones sobre la prohibición de venta de la siguiente manera:
Hemos sostenido que, para ser fieles a Pfaff al evaluar el primer criterio del artículo 102(b), debemos centrarnos en aquellas actividades que se entenderían como ventas comerciales y ofertas de venta «en la comunidad comercial». ... También hemos indicado que, «como propuesta general, nos basaremos en el Código Comercial Uniforme (UCC) para definir si... una comunicación o serie de comunicaciones alcanza el nivel de una oferta comercial de venta». ... Y hemos dejado claro que,tras el caso Pfaff, «la transacción en cuestión debe ser una "venta" en el sentido del derecho mercantil», y que «una venta es un contrato entre las partes para ceder y transferir derechos de propiedad a cambio de una contraprestación que el comprador paga o se compromete a pagar al vendedor por el objeto comprado o vendido».
Aplicando los principios del Código Comercial Uniforme (UCC) a los hechos del caso, el tribunal determinó que «las transacciones entre MedCo y Ben Venue en 2006 y 2007 no constituían ventas comerciales del producto patentado». El tribunal identificó «tres razones para [la] sentencia en este caso»:
- solo se vendieron servicios de fabricación al inventor; la invención no fue
- El inventor mantuvo el control de la invención, como lo demuestra la retención de la titularidad de las realizaciones y la ausencia de cualquier autorización a Ben Venue para vender el producto a terceros.
- El «acopio», por sí solo, no activa la prohibición de venta.
En general, el tribunal razonó lo siguiente:
El beneficio comercial, incluso para ambas partes de una transacción, no es suficiente para activar la prohibición de reventa del artículo 102(b); la transacción debe ser tal que el producto esté «a la venta» en el sentido de que se «comercializa comercialmente».
Equilibrar las realidades empresariales con los incentivos de las patentes
El tribunal explicó que su interpretación respondía al objetivo principal de la prohibición de venta:
En lugar de basar nuestra decisión en formalidades, nos centramos en lo que hace que nuestra jurisprudencia sobre la venta de barras sea coherente: impedir que los inventores soliciten patentes un año o más después de que la invención haya sido comercializada, ya sea por el propio inventor o por un tercero.
El tribunal en pleno señaló que la postura de Hospira (y la decisión del panel) «penalizaría a una empresa por confiar, por elección o por necesidad, en los servicios confidenciales de un fabricante contratado».
No hay lugar en la ley ni ninguna razón de principio planteada por las partes o cualquiera de los amici para aplicar un conjunto diferente de normas de prohibición de venta a los inventores en función de si su modelo de negocio consiste en subcontratar la fabricación o fabricar internamente».
Citando los escritos amicus curiae de la Organización para la Innovación Biotecnológica, la Asociación Estadounidense de Derecho de la Propiedad Intelectual, Gilead Sciences, Inc. y la Asociación de Investigadores y Fabricantes Farmacéuticos de Estados Unidos, el tribunal señaló que «los amici argumentan de manera unánime que aplicar la prohibición de venta al tipo de transacción que se produjo en este caso solo encarecería el proceso de desarrollo de medicamentos, penalizaría el uso eficiente de los recursos y disuadiría futuras inversiones en innovación».
Por lo tanto, el tribunal en pleno confirmó la decisión del tribunal de distrito de que las transacciones entre Ben Venue y MedCo no activaron la prohibición de reventa, y remitió la decisión al panel original para que abordara las cuestiones que no había tratado anteriormente, como si el acuerdo de distribución entre MedCo e ICS activaba la prohibición de reventa.
