El consenso general es que la decisión del Tribunal Supremo de junio en el caso Halo Electronics contra Pulse Electronics facilitó el camino para demostrar la intencionalidad, como se discutió anteriormente enIP Litigation Current. Muchos especularon que uno de los resultados de la decisión Halo sería un aumento en el valor de las patentes, ya que una determinación de intencionalidad puede llevar a triplicar los daños y perjuicios.
Si bienHalo eliminó el aspecto objetivo de la investigación sobre la intencionalidad y también aclaró que el estándar de prueba requerido para la intencionalidad es la preponderancia de la evidencia, en contraposición a la evidencia clara y convincente, la preguntaposterior a Halo ha sido: ¿Y ahora qué? Después de todo, el Tribunal Supremo instruyó a los tribunales de distrito que «se guiaran por [los] principios jurídicos sólidos» desarrollados a lo largo de casi dos siglos de aplicación e interpretación de la ley de patentes. Halo, 136 S. Ct. 1923, 1935 (2016) (citando Martin v. Franklin Capital Corp., 546 U.S. 132, 136 (2005)). ¿Cómo han aplicado los tribunales de distrito dicha orientación y principios jurídicostras el caso Halo? Veámoslo.
Los componentes fácticos de la intencionalidad siguen siendo resueltos por el jurado.
Una de las primeras preguntastras el caso Halo fue si la decisión dejaba la cuestión de la intencionalidad totalmente a discreción del tribunal de primera instancia. El Tribunal Federal de Apelación abordó este argumento casi de inmediato, afirmando lo siguiente:
No interpretamos que Halo modifique la ley establecida según la cual los componentes fácticos de la cuestión de la intencionalidad deben ser resueltos por el jurado.
WBIP, LLC contra Kohler Co., núms. 15-1038, 15-1044, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, en *49-50; n.13 (Fed. Cir. 19 de julio de 2016). Los tribunales de distrito han seguido el ejemplo. Véase Presidio Components, Inc. contra Am. Tech. Ceramics Corp., n.º 14-cv-02061, 2016 U.S. Dist. LEXIS 110212, en *29-30 (S.D. Cal. 17 de agosto de 2016); Trs. of Boston Univ. v. Everlight Elecs. Co., Nos. 12-11935, 12-12326, 12-12330, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, en *11 (D. Mass. 22 de julio de 2016); Imperium IP Holdings (Cayman), Ltd. contra Samsung Elecs. Co., n.º 4:14-cv-371, 2016 U.S. Dist. LEXIS 113307, en *17-18 (E.D. Tex. 24 de agosto de 2016).
El tribunal de primera instancia no está obligado a aumentar la indemnización por daños y perjuicios a pesar del veredicto del jurado.
La decisión del jurado sobre los elementos fácticos de la intencionalidad no exige en todos los casos una indemnización por daños y perjuicios mayor. El tribunal de primera instancia tiene la facultad discrecional definitiva de conceder una indemnización por daños y perjuicios mayor basándose en las conclusiones fácticas del jurado.Halo previó situaciones en las que, a pesar de que el jurado haya concluido que se trata de una infracción intencionada, el tribunal de primera instancia puede negarse a conceder una indemnización por daños y perjuicios mayor: «Nada de esto significa que una conducta indebida grave deba dar lugar necesariamente a una indemnización por daños y perjuicios mayor. Al igual que con cualquier ejercicio de discrecionalidad, los tribunales deben seguir teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso a la hora de decidir si conceden una indemnización por daños y perjuicios, y en qué cuantía». Halo, 136 S. Ct. en 1933.
El Tribunal Federal de Apelaciones resolvió además la cuestión, afirmando lo siguiente:
Por supuesto, esto no quiere decir que el veredicto del jurado de infracción deliberada deba dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios mayor. La decisión de si la conducta es lo suficientemente grave como para justificar un aumento y la cuantía adecuada de dicho aumento se dejan a la discreción del tribunal de distrito.
WBIP, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, en *50 n.13. Los tribunales de distrito ya han ejercido su discreción para denegar el aumento de la indemnización por daños y perjuicios a pesar de que el jurado haya determinado que hubo dolo. Véase, por ejemplo, Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, en *11-12 («Suponiendo, sin decidirlo, que el veredicto del jurado, basado en el criterio subjetivo de la prueba Seagate, ahora anulada, es suficiente para determinar la intencionalidad subjetiva, el Tribunal sigue considerando, a su discreción, que la conducta de los demandados no alcanzó el nivel de gravedad que mereciera una indemnización por daños y perjuicios incrementados»). Presidio 2016 U.S. Dist. LEXIS 110212, en *36-37 («Además, el Tribunal señala que la moción de ATC sobre esta cuestión es esencialmente irrelevante porque el Tribunal, en ejercicio de su sana discreción, finalmente se niega a conceder a Presidio una indemnización por daños y perjuicios agravados a pesar de que el jurado haya determinado que se trata de una infracción deliberada»).
Se requiere conocimiento, pero lo esencial es la extravagancia.
Quizás la conclusión más importante para quienes siguen la ley de la intencionalidadposterior a Haloha sido el enfoque de los tribunales en la culpabilidad subjetiva de la conducta impugnada del infractor, es decir, cuán grave fue realmente. Este enfoque no es sorprendente, ya que Halo mismo redujo la idoneidad de la indemnización a «casos graves de conducta culpable». Halo, 136 S. Ct. en 1932. Lo que constituye un comportamiento grave depende de las circunstancias específicas, pero requiere, como mínimo, el conocimiento de la patente. Véase WBIP, 2016 U.S. App. LEXIS 13136, en *49 («El conocimiento de la patente que se alega que se ha infringido deliberadamente sigue siendo un requisito previo para la indemnización por daños y perjuicios aumentada»). Al menos un tribunal de distrito ha interpretado la concurrencia del juez Breyer en Halo (en la que describe cómo «son las «circunstancias» las que transforman el simple conocimiento en un comportamiento atroz, y eso marca la diferencia») para sugerir que el conocimiento por sí solo es categóricamente insuficiente para justificar una indemnización por daños y perjuicios agravados debido a la intencionalidad. Véase Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045, en *7 («La concurrencia del juez Breyer también proporciona una orientación útil»).
En cuanto a la gravedad, los factores de lectura pueden ser útiles.
Para aquellos que buscan directrices (a pesar de la advertencia de Halosobre la rigidez de Seagate), se puede encontrar cierto respiro en los factores Read, que son factoresanteriores a Halo establecidos por el Circuito Federal para analizar «la gravedad de la conducta del demandado basándose en todos los hechos y circunstancias». Read Corp. contra Portec, Inc., 970 F.2d 816, 826-27 (Fed. Cir. 1992). Los factores incluyen «(1) si el infractor copió deliberadamente las ideas o el diseño de otro; (2) si el infractor, cuando tuvo conocimiento de la protección de la patente del otro, investigó el alcance de la patente y llegó a la conclusión de buena fe de que era inválida o de que no se infringía; (3) el comportamiento del infractor como parte en el litigio; (4) el tamaño y la situación financiera del demandado; (5) la proximidad del caso; (6) la duración de la conducta indebida del demandado; (7) las medidas correctivas adoptadas por el demandado; y (8) la motivación del demandado para causar daño». Liquid Dynamics Corp. contra Vaughn Co., 449 F.3d 1209, 1225 (Fed. Cir. 2006). Los tribunales han seguido teniendo en cuenta los factores de Readdespués del caso Halo para determinar si se deben aumentar o no los daños y perjuicios, y los profesionales harían bien en tenerlos en cuenta al abordar la intencionalidad en sus casos. Véase Finjan, Inc. contra Blue Coat Sys., n.º 13-cv-03999, 2016 U.S. Dist. LEXIS 93267, en *48-53 (N.D. Cal. 18 de julio de 2016); Imperium IP Holdings, 2016 U.S. Dist. LEXIS 113307, en *18-23;Everlight, 2016 U.S. Dist. LEXIS 96045 en *7-12;PPC Broadband, Inc. contra Corning Optical Communs. RF, LLC, n.º 5:11-cv-761, 2016 U.S. Dist. LEXIS 78408, en *17 (N.D.N.Y. 16 de junio de 2016).
