El Tribunal Federal de Apelaciones instruye a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) sobre la interpretación más amplia y razonable de las reivindicaciones.
En decisiones recientes, el Tribunal Federal de Apelaciones ha encontrado errores en el enfoque de la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) con respecto a los rechazos por obviedad, incluida su dependencia de la doctrina de la optimización rutinaria sin pruebas de una expectativa de éxito, y su dependencia de la doctrina de la inherencia cuando el expediente revela resultados inesperados. Ahora, el Tribunal Federal de Apelación ha criticado el enfoque de la Junta respecto a la interpretación de las reivindicaciones, al considerar en el casoIn re Smith International, Inc.quela Junta aplicó una interpretación excesivamente amplia que no era coherente con el uso del término por parte del solicitante en la especificación.
La patente en cuestión
La patente en cuestión era la patente estadounidense n.º 6.732.817, que había sido rechazada en un procedimiento de revisión ex parte . La invención se refiere a herramientas utilizadas para perforar. La reivindicación 28 es representativa:
28. Herramienta de fondo de pozo expandible para su uso en un conjunto de perforación situado dentro de un pozo con un diámetro original y un diámetro ampliado, que comprende:
un cuerpo; y
al menos un brazo móvil no pivotante con al menos una almohadilla de acoplamiento al pozo... y con superficies anguladas que se acoplan al cuerpo para evitar que el brazo vibre...;
en el que dicho al menos un brazo es móvil entre una primera posición... y una segunda posición...
La cuestión era el significado del término «cuerpo». Smith argumentó que «la especificación se refiere y describe sistemáticamente el cuerpo de la herramienta de perforación como un componente distinto de otros componentes identificados por separado, como el «mandril» o el «pistón» que se encuentran dentro de la herramienta de perforación». Por el contrario, el examinador y la Junta lo interpretaron «como un término amplio que puede abarcar otros componentes», tratándolo como un «término genérico, como "miembro" o "elemento", que por sí mismo no proporciona ninguna especificidad estructural».
La «interpretación razonable más amplia» debe ser coherente con la especificación.
La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones fue redactada por el juez Lourie y respaldada por los jueces Reyna y Hughes.
Según la decisión del Tribunal Federal de Apelación, en la resolución sobre el recurso, la Sala reconoció que «la especificación describe el cuerpo como un elemento discreto separado de otros elementos», pero justificó su interpretación más amplia porque la especificación no «define» el término ni «impide la interpretación del examinador». La Junta también señaló que las reivindicaciones no recitan ninguna característica del «cuerpo» y no recitan por separado otros componentes (como un mandril).
Según resume el Tribunal Federal de Apelación, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) instó a la confirmación basándose en:
- la mención de «un cuerpo» como elemento completo en la reivindicación 28
- la ausencia de la mención de «mandril» en las reivindicaciones
- la falta de definición del término «cuerpo» en la especificación y
- la falta de un significado establecido de «cuerpo» en el arte
Rechazando estos argumentos, el tribunal determinó que la interpretación de la reivindicación por parte de la Junta era «excesivamente amplia». El Tribunal Federal de Apelación explicó el criterio de interpretación de reivindicaciones «más amplio y razonable» aplicable en la USPTO, incluida la importancia de la especificación:
La pregunta correcta a la hora de dar a un término de la reivindicación su interpretación más amplia razonable a la luz de la especificación no es si la especificación prohíbe o impide una interpretación amplia del término de la reivindicación adoptada por el examinador. Y no se trata simplemente de una interpretación que no sea incompatible con la especificación. Se trata de una interpretación que se corresponde con lo que el inventor describe en la especificación y con la forma en que lo hace, es decir, una interpretación que sea «coherente con la especificación». In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997) (se omiten las citas y las comillas internas); véase también In re Suitco Surface, 603 F.3d 1255, 1259-60 (Fed. Cir. 2010).
El Tribunal Federal de Apelaciones criticó que la Junta se basara en la falta de una «definición» expresa en la especificación. Según el tribunal:
Siguiendo la lógica [de la Junta], cualquier descripción que no sea una definición expresa o una renuncia en la especificación daría lugar a la adopción de la interpretación más amplia posible de un término de la reivindicación, independientemente de las descripciones repetidas y coherentes en la especificación que indiquen lo contrario. Eso no es dar adecuadamente al término de la reivindicación su interpretación razonablemente más amplia a la luz de la especificación.
Dado que las denegaciones basadas en el estado de la técnica se fundamentaban en una interpretación incorrecta de la reivindicación, dichas denegaciones fueron revocadas.
La guía de la USPTO sobre la interpretación de las reivindicaciones
La iniciativa de calidad de las patentes de la UPTO incluye un enfoque en la claridad del registro, que a su vez incluye un enfoque en la interpretación de las reivindicaciones. Las diapositivas de formación de la USPTO relacionadas con«La interpretación más amplia razonable y el significado claro de los términos de la reivindicación» explican que las reivindicaciones deben interpretarse a la luz de la especificación, pero también advierten contra la importación de características de la especificación. Algunas de las diapositivas parecen fomentar el uso de un significado general (no necesariamente basado en la especificación) a menos que la especificación proporcione una definición expresa, como se ilustra en este diagrama de flujo de las diapositivas de formación.
Quizás este material debería revisarse a la luz de la decisión tomada en el caso Smith International.
