El Tribunal Supremo confirma la constitucionalidad de las revisiones inter partes

El 24 de abril de 2018, el Tribunal Supremo emitió su dictamen en el caso Oil States Energy Services, LLC contra Greene’s Energy Group, LLC, n.º 16-712, en la que confirmaba la constitucionalidad de los procedimientos de revisión inter partes (IPR) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (PTO). El Tribunal había admitido a trámite dos cuestiones: (1) si los IPR violan el artículo III al permitir que la PTO juzgue la validez de las patentes concedidas; y (2) si los IPR violan el derecho a un juicio con jurado recogido en la Séptima Enmienda.

Opinión mayoritaria

En una decisión de 7 a 2, con el juez Thomas redactando el voto mayoritario, el Tribunal sostuvo que la IPR «no viola ninguna» parte de la Constitución. Slip Op. en 1. El Tribunal comenzó explicando que «los procesos administrativos que autorizan a la Oficina de Patentes y Marcas (PTO) a reconsiderar y cancelar las reivindicaciones de patentes que se emitieron erróneamente», como la reexamen ex parte e inter partes , existían antes de la Ley de Invenciones de Estados Unidos (AIA). Id. en 2. El Tribunal explicó además que la AIA simplemente «sustituyó la revisión inter partes por la revisión inter partes». Id.

Con respecto a la cuestión de si los derechos de propiedad intelectual violan el artículo III de la Constitución, el Tribunal comenzó comparando los derechos de propiedad intelectual con la concesión de derechos de patente. El Tribunal declaró que «la decisión de conceder una patente es una cuestión que afecta a los derechos públicos, concretamente, la concesión de una franquicia pública». Id. en 7. Sobre esta base, el Tribunal consideró que los derechos de propiedad intelectual «entran de lleno en la doctrina de los derechos públicos» y que la Oficina de Patentes y Marcas puede reconsiderar la concesión de una patente sin infringir el artículo III. Id. en 7. El Tribunal explicó que «la concesión de una patente es una cuestión entre el público, que son los otorgantes, y el titular de la patente» y que los derechos de patente son «una creación de la ley escrita».» Ídem (citas omitidas). Por lo tanto, según el Tribunal, «la decisión de conceder una patente es un asunto que afecta a los derechos públicos» y «no es necesario que se juzgue en un tribunal del artículo III». Ídem,pág. 8.

A continuación, el Tribunal explicó que, dado que «la revisión inter partes implica la misma cuestión básica que la concesión de una patente, [...] también se sitúa en el lado de los derechos públicos». Id. Al hacerlo, el Tribunal consideró que una IPR es simplemente «una segunda revisión de una concesión administrativa anterior de una patente» y que el hecho de que las IPR se refieran a patentes concedidas «no supone ninguna diferencia en este caso», ya que «las reivindicaciones de patente se conceden con la salvedad de que la Oficina de Patentes y Marcas (PTO) tiene la autoridad de reexaminar —y quizás cancelar— una reivindicación de patente» en una IPR. Id. en 9 (citas omitidas). El Tribunal subrayó que el IPR «protege el interés primordial del público en que los monopolios de patentes se mantengan dentro de su ámbito legítimo». Id. El Tribunal subrayó además que las patentes «solo transmiten una forma específica de derecho de propiedad: una franquicia pública». Id. en 10.

Por otra parte, con respecto a la cuestión de si los derechos de propiedad intelectual violan la Séptima Enmienda, el Tribunal sostuvo que, dado que los derechos de propiedad intelectual se asignan correctamente a un tribunal no contemplado en el artículo III, la Séptima Enmienda no plantea una cuestión de constitucionalidad independiente . Ídem, en 17 .

El Tribunal hizo hincapié en que su fallo es limitado. El Tribunal dejó claro que «solo abordaba la constitucionalidad de la revisión inter partes». Ídem, en 16. Por ejemplo, el Tribunal declaró que su decisión no debía malinterpretarse como una sugerencia de que las patentes no son propiedad a efectos de la cláusula del debido proceso o la cláusula de expropiación. Ídem, en 17.

Concurrencia y disidencia

El juez Breyer redactó una breve opinión concurrente, a la que se sumaron las juezas Ginsburg y Sotomayor. La opinión concurrente coincidía con la mayoría, pero explicaba que «la opinión del Tribunal no debe interpretarse en el sentido de que los asuntos relacionados con derechos privados nunca pueden ser juzgados por otros tribunales que no sean los del artículo III, por ejemplo, en ocasiones por organismos». Opinión concurrente, página 1.

El juez Gorsuch redactó la opinión disidente, a la que se sumó el presidente del Tribunal Supremo Roberts. La opinión disidente argumentaba que el proceso de IPR otorga demasiado poder al poder ejecutivo y que, históricamente, los derechos de patente han sido adjudicados por los tribunales y no por los organismos ejecutivos.

Conclusión

El dictamen elimina cualquier duda sobre la autoridad constitucional de la Oficina de Patentes y Marcas (PTO) para llevar a cabo procedimientos de derechos de propiedad intelectual (IPR). Es de suponer que la resolución se aplica también a otros tipos de procedimientos posteriores a la concesión, como las revisiones posteriores a la concesión y las revisiones de patentes de métodos comerciales cubiertos.

Foley & Lardner LLP representó al demandado Greene's Energy Group, LLC.