Aunque tentadoras, las solicitudes de nueva audiencia ante la PTAB se enfrentan a grandes dificultades.
Cuando la PTAB emite una decisión, es casi seguro que una de las partes quedará insatisfecha. Para poder ofrecer un asesoramiento adecuado ante un resultado indeseado, es necesario comprender las probabilidades de cambiar dicho resultado. Este artículo repasa brevemente las tasas de éxito de las solicitudes de nueva audiencia en los procedimientos de la PTAB con el fin de proporcionar un mejor contexto para considerar si es aconsejable solicitar una nueva audiencia y cuándo hacerlo.
El siguiente gráfico muestra los resultados de todas las solicitudes de nueva audiencia (es decir, solicitudes de nueva audiencia de decisiones institucionales y decisiones finales por escrito) que se han presentado ante la PTAB desde 2013 hasta la fecha.
Es fácil mirar estas cifras y desanimarse, ya que la tasa de denegación se ha mantenido constantemente en torno al 90 % o más. Pero si las solicitudes se desglosan aún más entre las que implican decisiones institucionales y las que implican decisiones finales por escrito, se pueden observar algunas tendencias más matizadas.
Aunque las solicitudes de nueva audiencia tienen pocas probabilidades de prosperar, la tasa de éxito global de las solicitudes de nueva audiencia de decisiones finales por escrito es algo superior a la de las decisiones institucionales. Como se muestra en el gráfico siguiente, en 2017 y 2018 se concedieron solicitudes de nueva audiencia de decisiones finales por escrito en el 10,4 % y el 7,7 % de los casos, respectivamente. Si se tienen en cuenta también las concesiones parciales (es decir, aquellas solicitudes que fueron concedidas en parte y denegadas en parte), estas cifras aumentan hasta el 11,9 % y el 13,4 %. Por supuesto, esto sigue significando que casi el 90 % de las solicitudes fueron denegadas, pero estas tasas de éxito suponen, no obstante, una mejora significativa con respecto a las tasas de éxito del 2,5 % y el 6,4 % observadas en las solicitudes de revisión de decisiones institucionales durante 2017 y 2018.
El índice de éxito ligeramente superior de las solicitudes de revisión de decisiones finales por escrito tiene cierta lógica. El objetivo de la revisión es «identificar todas las cuestiones que la parte considera que la Junta ha malinterpretado o pasado por alto, y el lugar donde cada cuestión se abordó anteriormente en una moción, una oposición o una réplica» (37 C.F.R. § 42.71), y simplemente hay más cuestiones que la Junta podría haber «malinterpretado u pasado por alto» cuando trabaja con un expediente completo en lugar de solo una petición y una respuesta preliminar. Por supuesto, las tasas de concesión comparativamente más altas de las solicitudes de nueva audiencia de las decisiones finales por escrito en 2017 y 2018 no se han mantenido en 2019 hasta ahora, por lo que es posible que nos encontremos en medio de una tendencia a la baja. Dadas las escasas tasas de concesión en general, los profesionales deberían considerar si merece la pena el tiempo, el esfuerzo y el gasto que supone solicitar una nueva audiencia después de recibir una decisión inicial o final por escrito negativa.
Curiosamente, a pesar de las posibilidades de éxito algo menores, las solicitudes de nueva audiencia de las decisiones de institución superan a las de las decisiones finales por escrito en una proporción de casi 3 a 1 (concretamente, 1184 frente a 322). Esto puede deberse a que las decisiones finales por escrito son más fáciles de apelar ante el Tribunal Federal de Apelación (salvo cuestiones de legitimación), mientras que las decisiones desfavorables de la institución no son directamente apelables, lo que significa que los solicitantes no tienen otra alternativa que solicitar una nueva audiencia y los titulares de patentes deben esperar hasta que se emita una decisión final por escrito antes de tener la oportunidad de apelar. Por lo tanto, dada la importancia de la decisión de institución, especialmente para los solicitantes, no es de extrañar que, en los últimos tres años, aproximadamente el 80 % de las solicitudes de nueva audiencia de las decisiones de institución hayan sido presentadas por los solicitantes, como se muestra en el gráfico siguiente.
La tendencia inversa se observa tras las decisiones finales por escrito, en las que los titulares de patentes han solicitado sistemáticamente nuevas audiencias con más frecuencia que los solicitantes, como se muestra en el gráfico siguiente.
Teniendo en cuenta esta disparidad entre la preferencia de las partes por presentar la solicitud después de la institución (solicitante) frente a después de la decisión final por escrito (titular de la patente), también hemos estudiado las decisiones históricas sobre nuevas audiencias para determinar si existía una diferencia notable en los resultados en función de la parte que solicitaba la nueva audiencia. Sin embargo, en lo que respecta a las solicitudes de nueva audiencia, la PTAB parece ser bastante uniforme en su trato a los solicitantes y a los titulares de patentes. Una revisión de las decisiones de nueva audiencia de los últimos tres años revela que no hay diferencias significativas en los resultados, independientemente de si era el titular de la patente o el solicitante quien solicitaba la nueva audiencia. Si bien los solicitantes tuvieron algo más de éxito que los titulares de patentes en 2018, estos últimos obtuvieron un mayor número de solicitudes concedidas en 2017, y hasta ahora no ha habido diferencias significativas en 2019.
En resumen, aunque solicitar una nueva audiencia ante la PTAB es una opción para impugnar una decisión negativa, es una opción que debe sopesarse cuidadosamente, ya que las posibilidades de éxito son bastante bajas. Aunque las posibilidades de que se conceda una solicitud tras una decisión final por escrito pueden ser algo mayores en comparación con las solicitudes de nueva audiencia de la decisión de institución, la disponibilidad limitada de un recurso alternativo tras la institución probablemente seguirá haciendo que este sea el evento más popular para desencadenar una solicitud de nueva audiencia.
Nota de los autores: Jason Mock y Mike Houston desean agradecer a Patrick Nyman, asociado de verano de 2019 en Foley & Lardner LLP, por recopilar algunos de los datos iniciales utilizados en la preparación de este artículo.
