Adaptación a Alice: la opinión de la USPTO sobre sus directrices de examen
En 2014, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Alice Corp. contra CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014) («Alice»), dictaminó que las tecnologías que se limitaban a implementar una idea abstracta con un ordenador genérico no eran susceptibles de protección mediante patente. Como resultado, la elegibilidad para la protección mediante patente de los diagnósticos y terapias de medicina personalizada que pueden basarse en ordenadores o análisis mentales para diagnosticar enfermedades o analizar información médica se enfrentó a un nuevo estándar de elegibilidad para la protección mediante patente. (Véase, por ejemplo, Federal Circuit Frames Test for Patent-Eligibility y La USPTO actualiza las directrices sobre la elegibilidad para la patente de las terapias personalizadas).
En los años posteriores a la decisión Alice del Tribunal Supremo, el Circuito Federal emitió varias decisiones en las que aplicaba la decisión Alice del Tribunal Supremo y la USPTO publicó varias directrices de examen (incluido un memorándum de abril de 2018 y una Guía revisada sobre la elegibilidad de la materia de las patentes (2019 PEG) de enero de 2019) para ayudar en el examen de las reivindicaciones que pudieran considerarse ideas abstractas.
El 23 de abril de 2020, la Oficina del Economista Jefe de la USPTO informó de que su memorándum y el PEG de 2019 redujeron la incertidumbre en el examen de patentes en las tecnologías afectadas por Alice. Adaptación a Alice: resultados del examen de patentes de la USPTO tras el caso Alice Corp. contra CLS Bank International («Informe»). La disminución de la incertidumbre se midió mediante cuatro estadísticas clave para las tecnologías afectadas por Alice:
- The likelihood of patent applicants receiving a first office action with a rejection for patent-ineligible subject matter increased by 31% in the 18 months following Alice</em>;
- Uncertainty in patent examination as measured by variability in patent subject matter eligibility determinations across examiners in the first action stage of examination increased by 26% in the 18 months following Alice</em>;
- Un año después de la publicación del PEG 2019 de la USPTO, la probabilidad de recibir una primera acción oficial con un rechazo por materia no patentable había disminuido en un 25 %; y
- La incertidumbre en el examen de patentes disminuyó en un 44 % en los 12 meses posteriores a la publicación de la PEG de 2019.
Informe en la página 1.
Consejo práctico
Según la USPTO, estas estadísticas clave establecen que «los esfuerzos de la USPTO por aclarar el estándar Alice han compensado sustancialmente la incertidumbre creada por Alice». Informe en la página 4. Como profesional de las patentes en tecnologías relacionadas con Alice y tecnologías que sirven a la medicina personalizada, el informe de la USPTO confirma mi experiencia personal de que, cuando las reivindicaciones de patente se ajustan al formato de las reivindicaciones elegibles para patente establecido en los documentos de orientación sobre la materia de la USPTO, las primeras denegaciones de la oficina basadas en la falta de elegibilidad de la materia se reducen o, a menudo, pueden superarse durante el examen. También se anima a los solicitantes de patentes a que soliciten la ayuda de un «especialista en 101» y comenten las reivindicaciones con el examinador y el especialista.
