Una rúbrica para la interpretación de las reivindicaciones de las patentes de diseño a la perfección

Lanard Toys Limited contra Dolgencorp LLC, JA-RU, Inc., Toys «R» US-Delaware, Inc. (Tribunal Federal de Apelación, 2020)

En una reciente opinión precedente, el Tribunal Federal de Apelación señaló que el tribunal de distrito siguió «al pie de la letra» las «directrices de interpretación de reivindicaciones» del Tribunal Federal de Apelación. En este caso, la patente de diseño en cuestión contenía elementos tanto funcionales como no funcionales. Por consiguiente, se recomienda a las partes litigantes o potencialmente litigantes que se vean involucradas en litigios relacionados con patentes de diseño que contengan elementos funcionales y no funcionales que revisen esta decisión para comprender mejor el alcance de la aplicación de la(s) patente(s) de diseño en cuestión.

Lanard Toys («Lanard») obtuvo la patente de diseño estadounidense n.º D671.167 (la «patente D167») y comenzó a vender un soporte para tizas de juguete a Dolgencorp LLC («Dolgencorp») y Toys «R» US-Delaware («TRU»).  Posteriormente, JA-RU, Inc. («JA-RU») comenzó a vender su portacretas de juguete a Dolgencorp y TRU. Lanard presentó una demanda en el Distrito Central de Florida y, entre otras reclamaciones, alegó la infracción de su patente D167.  El Tribunal de Distrito dictaminó que el producto de JA-RU no infringía la patente D167. Durante la interpretación de la reivindicación, el Tribunal de Distrito señaló que las características funcionales de la patente D167 limitaban el alcance de la materia protegida.  El tribunal indicó que el diseño consta de cuatro elementos: la pieza cónica, el cuerpo alargado hexagonal, la férula cilíndrica y el borrador columnar. A continuación, el Tribunal de Distrito señaló la finalidad funcional de cada elemento: la pieza cónica mantiene la tiza en su sitio para escribir, el cuerpo alargado almacena la tiza, la férula fija el borrador al cuerpo y el borrador borra.  «Si bien los elementos funcionales del diseño patentado no están protegidos a nivel conceptual, no hay pruebas de que los diseños ornamentales particulares que adornan estos elementos sean esenciales para el uso del artículo^» ,^{1 lo que} incluye las ranuras de la férula, la superficie lisa y el estrechamiento recto de la pieza cónica, y el tamaño proporcional específico de estos elementos entre sí.  «El alcance de la patente D#167 se limita a los aspectos ornamentales del diseño, y no a los elementos funcionales subyacentes del^mismo»².

Patente D167(Fig. 1) Producto JA-RU

A continuación, el Tribunal de Distrito examinó el estado de la técnica y señaló que «el aspecto general del diseño de Lanard [patente D167] solo se diferencia de este estado de la técnica en las proporciones precisas de sus diversos elementos en relación entre sí, el tamaño y la ornamentación del casquillo, y el tamaño y la forma particulares del extremo cónico^».3

Utilizando esta interpretación de la reivindicación, el Tribunal de Distrito razonó que las «similitudes de diseño [entre el producto D167 y el producto JA-RU] se derivan de los aspectos del diseño que son funcionales o están bien establecidos en el estado de la técnica» para sostener que el producto JA-RU no infringe la patente D167.

Lanard apeló y el Tribunal Federal de Apelación confirmó la resolución de no infracción del Tribunal de Distrito. Utilizando la prueba del observador medio y la interpretación de la reivindicación del Tribunal de Distrito, el Tribunal Federal de Apelación declaró que «el tribunal [de distrito] consideró necesariamente cómo las diferencias ornamentales en cada elemento afectarían a la percepción del observador medio del diseño en su conjunto^».4 Se utilizó^un equilibrio correcto entre los aspectos ornamentales del diseño y la forma en que un observador medio vería el diseño en su conjunto.  Además, dada la gran cantidad de antecedentes técnicos, «las pequeñas diferencias entre el diseño acusado y el diseño reivindicado probablemente sean importantes a los ojos del hipotético observador común^».⁵

Un punto clave fue que el Tribunal Federal de Apelaciones desestimó el argumento de Lanard que destacaba las similitudes entre el producto de Lanard y el producto de JA-RU como soportes de tizas de juguete para sostener su acusación de infracción.

Aunque el Tribunal Federal de Apelación aprobó el análisis de interpretación de las reivindicaciones realizado por el Tribunal de Distrito, esta decisión parece minimizar el efecto del título del diseño en la interpretación de las reivindicaciones durante un análisis de infracción. La patente D167 se titula «Portacretas», pero el Tribunal Federal de Apelación se negó a interpretar el alcance del diseño como el aspecto ornamental de un «portacretas» y, en su lugar, interpretó el diseño de forma más amplia.  Aunque es importante para la validez y la clasificación inicial de la solicitud de diseño a efectos de examen, el uso previsto del diseño parece desempeñar un papel menos importante, al menos en este caso, en el análisis de la infracción.

————————————————–

¹ Lanard Toys Limited contra Toys «R» US-Delaware, Inc., Dolgencorp, LLC y JA-RU, Inc., ( Distrito Central de Florida, 2019), p. 30.

² Ídem, en 31.

³Ídem, en 34.

⁴Lanard Toys Limited contra Dolgencorp LLC, JA-RU, Inc., Toys «R» US-Delaware, Inc. (Fed. Cir. 2020) en la página 9.

⁵Ídem, en 10.