El Tribunal Federal de Apelaciones aclara el estándar de «pertinencia razonable» en materia de arte análogo

El Tribunal Federal de Apelaciones anuló y remitió una decisión sobre derechos de propiedad intelectual en Donner Technology, LLC contra Pro Stage Gear, LLC, porque la PTAB utilizó un criterio erróneo al evaluar si una referencia era una técnica análoga. Según el Tribunal Federal de Apelación, el criterio correcto es si la referencia es razonablemente pertinente para los problemas concretos a los que se refiere la patente, lo que requiere identificar y comparar los problemas a los que se refieren la referencia y la patente.

El Tribunal Federal de Apelaciones dictaminó que, al evaluar la investigación sobre la técnica análoga, la PTAB debería haber identificado y comparado los problemas a los que se refieren la patente y la referencia.

Donner solicitó la revocación de la patente estadounidense n.º 6.459.023, propiedad de Pro Stage Gear, impugnando varias reivindicaciones por considerarlas obvias en virtud del artículo 35 U.S.C. §103. Donner se basó en las enseñanzas de una patente concedida a Mullen. Mullen se refiere a relés eléctricos, mientras que la patente '023 se refiere a pedales de efectos para guitarra. La PTAB rechazó las impugnaciones de la técnica anterior por considerar que Donner no había demostrado que Mullen fuera una técnica análoga. Donner recurrió. Véase Donner Technology, LLC v. Pro Stage Gear, LLC, n.º 2020-1104, slip op. en 2 (Fed. Cir. 9 de noviembre de 2020). 

En apelación, el Tribunal Federal de Apelaciones aclaró la segunda parte del criterio Bigio, según el cual «dos pruebas independientes definen el alcance de la técnica anterior análoga: (1) si la técnica pertenece al mismo campo de actividad, independientemente del problema abordado, y (2) si la referencia no pertenece al campo de actividad del inventor, si la referencia sigue siendo razonablemente pertinente para el problema concreto en el que está involucrado el inventor». In re Bigio, 381 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2004) (el cepillo de dientes pertenece al mismo campo de actividad que el cepillo para el cabello reivindicado). El Tribunal Federal de Apelación sostuvo que, dado que era indiscutible que la patente '023 y Mullen no pertenecen al mismo campo de actividad, la única cuestión es si Mullen es razonablemente pertinente para uno o más de los problemas concretos a los que se refiere la patente '023. Véase Donner Technology, n.º 2020-1104, slip op. en 7.

El Tribunal Federal de Apelación sostuvo que, al abordar la investigación sobre la técnica análoga en virtud de una teoría de pertinencia razonable, deben identificarse y compararse los problemas a los que ambas se refieren. Ídem, en 8. Al concluir que la PTAB cometió un error en su análisis de pertinencia razonable sobre si Mullen es una técnica análoga, el Tribunal Federal de Apelación señaló que la PTAB no identificó adecuadamente los propósitos o problemas a los que se refieren Mullen y la patente '023.  Según el Tribunal Federal de Apelación, la articulación por parte de la PTAB del propósito o problema que debía resolver la patente '023 estaba tan entrelazada con el campo de aplicación de la patente que excluía de facto la consideración de cualquier referencia fuera de ese campo; además, la PTAB nunca comparó el propósito o problema de la patente '023 con ningún problema abordado por Mullen, ni evaluó de otro modo si Mullen era razonablemente pertinente para este problema. Id. en 8-10. 

El Tribunal Federal de Apelaciones volvió a hacer hincapié en que el análisis de pertinencia razonable debe realizarse desde la perspectiva de un PHOSITA.

El Tribunal Federal de Apelación volvió a insistir en que el análisis de pertinencia razonable debe realizarse desde la perspectiva de una persona con conocimientos técnicos normales (PHOSITA, por sus siglas en inglés) que está considerando recurrir a conocimientos técnicos ajenos a su campo de actividad. Id. en 10. El Tribunal Federal de Apelación también caracterizó cómo una PHOSITA consideraría referencias ajenas a su campo de actividad para resolver su problema; por ejemplo, una PHOSITA se «resignaría» a considerar técnicas ajenas a su campo de actividad y, por lo tanto, no identificaría los problemas de forma tan restrictiva como para descartar todas esas técnicas. Id. en 9. 

El Tribunal Federal de Apelación también consideró que la investigación de la PTAB sobre si un PHOSITA tendría un nivel de competencia relativamente bajo y habría tenido un conocimiento deficiente de la tecnología de relés de Mullen no es una cuestión relevante.  Sostuvo que la cuestión relevante es si un PHOSITA habría consultado razonablemente la referencia para resolver el problema en cuestión, ya que, aunque un PHOSITA no comprendiera todos los detalles de una referencia, podría optar razonablemente por consultarla siempre que comprendiera las partes de la referencia relevantes para resolver su problema lo suficientemente bien como para obtener información útil. Ídem, en 11 .  

El Tribunal Federal de Apelación consideró que la PTAB había cometido un error al basarse en las diferencias entre la invención reivindicada y la referencia (por ejemplo, diferencias técnicas o diferencia de antigüedad) para concluir que la referencia no era una técnica análoga.  El Tribunal Federal de Apelación señaló que la PTAB no explicó adecuadamente cómo esas diferencias establecen que la referencia no estaba dirigida a resolver un problema similar ni cómo las diferencias se relacionan con el motivo por el cual un experto en la materia (PHOSITA) no recurriría a las enseñanzas de la referencia para resolver el problema en cuestión. Ídem, págs. 10-12. 

Si bien el Tribunal Federal de Apelaciones concluyó que la PTAB cometió un error al aplicar un criterio incorrecto al evaluar si Mullen era una técnica análoga, no se pronunció sobre si Mullen era una técnica análoga. En cambio, el Tribunal Federal de Apelaciones dejó que la PTAB resolviera esta cuestión de hecho en la devolución, señalando que los tribunales de apelación solo pueden pronunciarse sobre una cuestión de hecho en primera instancia cuando ningún investigador de hechos razonable podría llegar a una conclusión diferente. Ídem, en 12 .  

En resumen, el Tribunal Federal de Apelación hizo hincapié en que, al evaluar la pertinencia razonable a efectos de la técnica análoga, los problemas a los que se refieren la invención reivindicada y una referencia de un campo diferente deben identificarse y compararse desde la perspectiva de un experto en la materia (PHOSITA). Quienes impugnen una patente deben argumentar que un PHOSITA habría identificado las similitudes de los problemas y habría tenido en cuenta la referencia para resolver su problema. Por otro lado, los titulares de patentes deben explicar adecuadamente por qué un PHOSITA no habría recurrido a la enseñanza de la referencia a pesar de su disposición a considerar la técnica fuera de su campo de actividad. Un posible argumento para los titulares de patentes, como se sugiere en una nota al pie de la decisión, es que el problema que resuelve una referencia es tan específico de su campo de actividad particular que un PHOSITA no podría describir el problema que resuelve la referencia de otra manera que no sea excluyendo toda la técnica fuera de ese campo. Id. en 9 n1.