Una decisión precedente de la PTAB aclara cuándo la Junta «recibe el pago» de una transferencia bancaria.

El Panel de Opiniones Precedentes (POP) de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes (PTAB) emitió recientemente una decisión precedente que aclara cuándo se «recibe el pago» de una transferencia bancaria a través del sistema Fedwire de la Reserva Federal (Fedwire). A menudo, los fondos transferidos no se «liquidan» en la cuenta bancaria del destinatario hasta varios días después de que el pagador haya iniciado la transferencia bancaria. Este retraso entre la iniciación y la liquidación se planteó en el caso Toshiba Am. Elec. Components, Inc. contra Monument Peak Ventures, LLC.¹ El solicitante presentó una petición de revisión inter partes (IPR) y abonó la tasa correspondiente mediante transferencia bancaria a Treasury NYC (el banco de la USPTO) dos días antes de la fecha límite legal de un año, pero los fondos no se liquidaron en la cuenta de la USPTO hasta después de la fecha límite. El POP abordó la cuestión de la fecha adecuada y sostuvo que el pago se recibió cuando los fondos se transfirieron a Treasury NYC, y no cuando los fondos finalmente se liquidaron en la cuenta de la USPTO. 

El 16 de diciembre de 2020, el solicitante presentó una petición de IPR con el fin de invalidar las reivindicaciones de la patente estadounidense 7.583.294 (la «patente 294»). Ese mismo día, el solicitante transfirió las tasas de la petición al Tesoro de Nueva York, de acuerdo con las directrices publicadas por la Junta. El solicitante recibió un recibo de confirmación de pago del banco y el abogado remitió la documentación a la oficina de contabilidad de la USPTO. Los fondos finalmente se ingresaron en la cuenta de la USPTO el 18 de diciembre de 2020, y la Junta finalmente registró la fecha de presentación de la petición para el siguiente día hábil, el 21 de diciembre de 2020. Esta fecha de presentación era posterior a la fecha límite de un año y condenaría la petición.

El solicitante presentó una moción para corregir la fecha de presentación al 16 de diciembre, argumentando que había cumplido con las obligaciones de pago en esa fecha y que tenía la confirmación del pago para demostrarlo. El titular de la patente no estuvo de acuerdo, argumentando que la confirmación de pago de Fedwire no demostraba que el Tesoro de Nueva York hubiera aceptado los fondos ni que estos se hubieran liquidado y estuvieran disponibles para la USPTO. Según el titular de la patente, los documentos demostraban que la USPTO recibió el pago cuando los fondos se liquidaron el 18 de diciembre.

En una decisión dividida, la Junta denegó la moción para corregir la fecha de presentación. La mayoría no se mostró convencida de que la confirmación de pago de Fedwire pudiera establecer la fecha en la que se pagaron las tasas. El banco (Treasury NYC) y la USPTO son entidades diferentes y la confirmación de pago de Fedwire mostraba cuándo recibió el banco la transferencia, pero no cuándo recibió los fondos la USPTO.

La opinión disidente atribuyó al gobierno el retraso en la llegada de los fondos a la USPTO. La opinión disidente consideraba que la opinión mayoritaria penalizaba indebidamente al solicitante por el retraso del gobierno. La opinión disidente también señaló que el solicitante envió los fondos y la USPTO recibió el pago, de conformidad con las instrucciones expresas de la USPTO, lo que reforzaba el argumento de que el solicitante estaba siendo penalizado de manera indebida e injusta.

El POP discrepó de la mayoría y sostuvo que un recibo de confirmación de pago de Fedwire puede establecer la fecha en que la USPTO recibe el pago. El POP se dejó convencer por el cumplimiento por parte del solicitante de las directrices de la USPTO sobre pagos electrónicos. Citando las directrices, el POP explicó que la Junta «permite el pago de tasas mediante transferencia electrónica a través de Fedwire y proporciona instrucciones para enviar un pago electrónico». La confirmación de pago de Fedwire del solicitante demostró que este cumplía los requisitos de transferencia bancaria a fecha de 16 de diciembre.

En la práctica, según la decisión, «el pago se recibe» cuando se inicia una transferencia bancaria, ya que el solicitante suele recibir un recibo de confirmación de Fedwire muy poco después de que se transfieran los fondos. Cabe destacar que, aunque el POP afirma que una confirmación de pago de Fedwire puede demostrar la fecha de pago, existen otros requisitos adicionales que deben cumplirse en el caso de las transferencias bancarias. La confirmación de pago de Fedwire establece la fecha de pago, siempre que el solicitante incluya ciertos detalles de la transacción en la documentación de Fedwire.