Pasado y futuro: cómo las declaraciones previas sobre derechos de propiedad intelectual pueden afectar a su futura demanda por infracción de patente
Ivory Djahouri, asociado de verano en la oficina de Foley en Chicago, es el autor de este artículo. Mike Houston, socio de Foley, proporcionó orientación para la edición.
El juez Albright, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, admitió parcialmente la moción de desestimación (la «Moción») presentada por Meta Platforms, Inc. («Meta») en virtud del artículo 12(b)(6) en el caso Grecia Estate Holdings LLC contra Meta Platforms, Inc. (6:21-CV-00677). La Moción alegaba que Grecia Estate Holdings, LLC («Grecia») (1) no había presentado una demanda por infracción plausible en virtud de la Regla 12(b)(6); o, alternativamente, (2) debería haber sido impedida colateralmente de presentar dicha demanda. En última instancia, el tribunal consideró que Grecia no estaba impedida colateralmente para presentar su demanda por infracción porque los argumentos de validez de Meta sobre la indefinición y la identidad, en esta fase del litigio, no estaban maduros para su revisión. Sin embargo, el tribunal sí consideró que Grecia no había presentado una demanda plausible porque no había articulado cómo determinados productos de Meta infringían supuestamente la patente estadounidense n.º 8.402.555 («la patente 555») de Grecia. El tribunal consideró que ciertas alegaciones de infracción de Grecia contradecían los argumentos que Grecia había presentado ante la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes (PTAB) durante una revisión inter partes (IPR) anterior. Esto dio lugar a la desestimación de los alegatos.
La demandante, Grecia, presentó una demanda por infracción contra Meta, alegando que Meta había infringido la patente '555, cuyo objetivo era mejorar los sistemas tradicionales de «gestión de derechos digitales» (DRM) en relación con las operaciones de medios digitales entre máquinas. Grecia alegó que su invención patentada suponía una mejora con respecto a la técnica anterior, ya que proporcionaba «interoperabilidad ilimitada de medios digitales entre máquinas ilimitadas con gestión del acceso de los usuarios finales a los medios digitales». Esta mejora también «empleaba circuitos integrados electrónicos, como parte de una suscripción a un servicio web, para gestionar los derechos de acceso en una pluralidad de dispositivos», en lugar de restringir la interoperabilidad de los medios digitales a un número limitado de máquinas.
El objeto del litigio era la aplicación Messenger de Meta y Facebook Pay (en conjunto, el «producto demandado»). Grecia alegó que el producto demandado infringía sus derechos porque asociaba un código QR a la cuenta de un usuario y supervisaba «el acceso al dinero digital del titular de la cuenta de Facebook Pay». En respuesta, Meta solicitó que se desestimara la demanda por no haber formulado una reclamación plausible y/o en virtud de la doctrina de la cosa juzgada colateral, ya que las cuestiones relacionadas con la patente '555 eran posiblemente idénticas a las cuestiones relacionadas con patentes litigadas anteriormente en otros procedimientos.
Aunque el tribunal determinó que Grecia no estaba sujeta a la doctrina de los actos propios, debido a diversas presunciones que el tribunal tendría que hacer, sí falló a favor de la alegación de Meta de que Grecia, en su demanda inicial, no había alegado la infracción de la patente '555 con suficiente detalle. La reivindicación 15 de la patente '555 exigía que «el token de verificación de membresía proporcionado por un primer usuario correspondiera al medio digital cifrado». Esta era también una limitación de la reivindicación 16. En su demanda, Grecia alegó que la «cuenta PayPal o el número de tarjeta de débito y crédito de un usuario de Facebook Pay» era el «token de verificación de membresía».
Sin embargo, Meta argumentó que esta postura contradecía los argumentos esgrimidos durante una IPR anterior, en la que Grecia había adoptado la postura de que la información de la tarjeta de crédito o cualquier información de la cuenta de pago no podía constituir una «ficha de verificación de membresía... correspondiente a los medios digitales cifrados». Según Meta, en la IPR, Grecia había renegado esencialmente de «cualquier correspondencia entre la información de la tarjeta de crédito y los "medios digitales cifrados" de la patente '555», y por lo tanto no podía utilizar esto como base para sus reclamaciones por infracción.
Tomando nota judicial de las declaraciones de Grecia durante el procedimiento de propiedad intelectual sobre el alcance de la invención, el tribunal estuvo de acuerdo con Meta y determinó que la demanda de Grecia no articulaba una teoría plausible sobre cómo el producto acusado infringía las reivindicaciones 15 y 16 de la patente '555. La decisión del tribunal parece ser coherente con la sentencia del Tribunal Federal de Apelación en el caso Aylus Networks, Inc. contra Apple Inc., 856 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2017), en la que se señalaba que las declaraciones realizadas por el titular de una patente durante un procedimiento de IPR, antes o después de la decisión de institución, pueden servir de base para respaldar una conclusión de renuncia durante la interpretación de las reivindicaciones. El tribunal estimó la moción de Meta y todas las reclamaciones de Grecia contra Meta fueron desestimadas con perjuicio.
