La sentencia sobre la propiedad intelectual en Internet ilustra formas de superar los obstáculos para la elegibilidad
Este artículo fue publicado originalmente por Law 360 el 4 de noviembre de 2022 y se vuelve a publicar con permiso.
Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Alice Corp. contra CLS Bank International en 2014, los titulares de patentes que intentan hacer valer sus patentes en el ámbito del software se han encontrado con un obstáculo más importante para la elegibilidad de las patentes, lo que ha llevado a la invalidación de muchas patentes de invenciones basadas en software.
En un caso de infracción de patente ante un tribunal de distrito, el presunto infractor puede presentar una moción conforme a la Regla 12(b)(6) para invalidar la patente por tratarse de un objeto no elegible según el Título 35 del Código de los Estados Unidos, Sección 101. El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito Federal ha publicado recientemente un dictamen que sienta precedente y que podría abrir un poco más la puerta a una defensa exitosa contra este tipo de mociones basadas en la Regla 12(b)(6).
Este artículo analiza el razonamiento del Tribunal Federal de Apelaciones en su dictamen, así como algunas conclusiones clave para los titulares de patentes y los profesionales en relación con las pautas para superar los retos que plantea la elegibilidad.
Patente estadounidense n.º 9.432.452
En la sentencia del 28 de septiembre del caso Cooperative Entertainment Inc. contra Kollective Technology Inc., el Tribunal Federal de Apelación revocó una resolución del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California que invalidaba la patente estadounidense n.º 9.432.452 en una moción de la Regla 12(b)(6) por falta de elegibilidad.
El Tribunal Federal de Apelaciones no se pronunció sobre la admisibilidad de las reivindicaciones. En cambio, el Tribunal Federal de Apelaciones consideró que era al menos plausible que las reivindicaciones recitaran un concepto inventivo y, por lo tanto, era al menos plausible que las reivindicaciones fueran admisibles.
Por lo tanto, el Tribunal Federal de Apelaciones dictaminó que la desestimación por inelegibilidad en virtud de la moción de la Regla 12(b)(6) era errónea. Esta decisión proporciona a los redactores de patentes una guía para sobrevivir a las mociones de la Regla 12(b)(6) sobre la elegibilidad de sus patentes en litigios.
La patente '452 se refiere a una red dinámica peer-to-peer (P2P) para distribuir archivos de datos de gran tamaño, como vídeos y videojuegos, a diferentes dispositivos. La patente '452 describe una red P2P dinámica en la que el contenido se distribuye fuera de cualquier red estática de un sistema controlado, y los nodos peer distribuyen el mismo contenido entre ellos, en lugar de un único servidor que distribuye el contenido a cada dispositivo.
La patente '452 explica que este novedoso proceso ofrece ventajas técnicas tales como una mayor fiabilidad, más redundancia y una entrega más eficiente que los sistemas anteriores. La patente '452 explica explícitamente que la transmisión de vídeo anterior estaba controlada por redes de distribución de contenidos. Un servidor de distribución de contenidos en dichos sistemas anteriores distribuía directamente el contenido a diferentes dispositivos.
El tribunal de distrito consideró que las reclamaciones no eran admisibles según la prueba de dos pasos de Alice descrita por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En el paso 1, el tribunal de distrito consideró que las reclamaciones se referían a la idea abstracta de la preparación y transmisión de contenidos a pares a través de una red informática.
En el paso 2, el tribunal de distrito caracterizó las reivindicaciones de la patente '452 como «la mera implementación de la idea abstracta de preparar y transmitir datos a través de una red informática con componentes informáticos genéricos utilizando tecnología convencional».
Dado que el tribunal de distrito consideró que las reivindicaciones de la patente '452 no eran admisibles según los pasos 1 y 2 de la prueba Alice, el tribunal de distrito consideró que las reivindicaciones no eran admisibles y desestimó la demanda de Cooperative por infracción de patente.
En la apelación, Cooperative solicitó al Tribunal Federal de Apelaciones que revocara la sentencia del tribunal inferior, centrando la apelación en el umbral de plausibilidad relativamente bajo que debe cumplirse para que prospere una moción basada en la Regla 12(b)(6). Cooperative argumentó que la demanda modificada por infracción alega de manera plausible que las reivindicaciones de la patente '452 recogen conceptos inventivos según el paso 2 de Alice, lo que impide cualquier desestimación en virtud de una moción basada en la Regla 12(b)(6).
En concreto, la demanda modificada de Cooperative alegaba que en las reivindicaciones se recogen dos conceptos inventivos:
- Una red P2P dinámica que incluye nodos diseñados para consumir el mismo contenido dentro de un tiempo predeterminado y configurados para comunicarse fuera de una red de distribución de contenidos; y
- El uso de rutas de rastreo en la segmentación de contenidos.
El Tribunal Federal de Apelaciones estuvo de acuerdo con Cooperative y revocó la sentencia del tribunal de distrito para su devolución. En su opinión, la jueza federal Kimberly A. Moore declaró:
Como mínimo, el tribunal de distrito debería haber denegado la moción de desestimación porque las alegaciones de Cooperative en la demanda relativas a las reivindicaciones y la descripción escrita de la patente '452 crean una cuestión fáctica plausible en relación con la inventiva de la configuración dinámica P2P de la reivindicación 1.1.
El Tribunal Federal de Apelación declaró que la segmentación de la ruta de rastreo es un concepto inventivo cuando se tienen en cuenta todos los hechos a favor de la parte que no presenta la moción, tal y como exige la moción de la Regla 12(b)(6).
Al hacerlo, el Tribunal Federal de Apelación se centró en el lenguaje de la especificación que establece específicamente cómo la entrega de contenido P2P mediante la segmentación de contenido a través del enrutamiento de trazas no se enseña en el estado de la técnica y es lo que proporciona las ventajas técnicas que ofrece la invención reivindicada.
El Tribunal Federal de Apelaciones también utilizó la declaración del examinador como motivo para la concesión, en la que se indicaba que ninguno de los dos conceptos inventivos alegados estaba presente en el estado de la técnica, como base para dictaminar que las reivindicaciones de la patente '452 recogen de forma plausible conceptos inventivos.
Kollective argumentó sin éxito que las reivindicaciones de la patente '452 no aportan una actividad inventiva porque las redes P2P y las CDN son convencionales. El Tribunal Federal de Apelación desestimó este argumento, afirmando lo siguiente:
Este argumento no viene al caso: las mejoras útiles en las redes informáticas son patentables independientemente de si la red está compuesta por equipos informáticos estándar.
El Tribunal Federal de Apelaciones señaló que Kollective no argumentó que los supuestos conceptos inventivos de la demanda no fueran inventivos. Sin embargo, el Tribunal Federal de Apelaciones parece argumentar que tales afirmaciones fracasarían de todos modos, afirmando lo siguiente:
El expediente contiene alegaciones concretas en la denuncia y la especificación de que la limitación de segmentación no se entendía bien, no era habitual ni convencional y «recoge una técnica específica para mejorar el funcionamiento de la red informática».
Impacto
Cooperative v. Kollective proporciona a los titulares de patentes y a los profesionales algunas pautas para superar los retos que plantea la inelegibilidad de las invenciones de software. Una orientación típica para preservar la elegibilidad de las patentes en los tribunales puede ser recitar los detalles de implementación que describen cómo se realiza una mejora técnica mediante la invención reivindicada, en lugar de limitarse a la idea abstracta de la mejora técnica.
En este caso, el Tribunal Federal de Apelaciones ofrece una orientación tangencial a esta sabiduría al ilustrar las ventajas de identificar y describir con precisión el estado de la técnica pertinente en la especificación. Si el redactor de la patente puede describir cómo la invención reivindicada supone una mejora técnica con respecto al estado de la técnica en la especificación y enumerar los pasos o componentes que hacen posible dicha mejora técnica en las reivindicaciones, la patente puede presentar al menos una descripción plausible de un concepto inventivo. En consecuencia, es más probable que dicha patente supere los primeros retos a su elegibilidad en un caso de infracción de patente.
La decisión del tribunal en el caso Cooperative contra Kollective podría ilustrar un cambio en la disposición del tribunal a dar importancia al análisis del concepto inventivo en el segundo paso de la prueba Alice. Las decisiones relativas a la elegibilidad suelen depender de si el tribunal determina que las reivindicaciones se refieren a una idea abstracta o recitan la aplicación. Es raro que el tribunal determine que las reivindicaciones son elegibles basándose en un análisis del concepto inventivo. Sin embargo, el tribunal ofrece aquí un ejemplo de cómo una patente puede sobrevivir a una impugnación de elegibilidad basándose en el contenido de sus especificaciones y en si la patente describe una mejora con respecto al estado de la técnica.
Con la mayor atención prestada al análisis del concepto inventivo, los titulares de patentes pueden tener una mayor confianza en que las patentes de su cartera sobrevivirán a los retos de elegibilidad y serán aplicables.
1 Citando Berkheimer contra HP Inc., 881 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2018).
