El Tribunal Federal de Apelaciones pone en tela de juicio el ajuste de la duración de las patentes
En el caso In re Cellect, el Tribunal Federal de Apelación sostuvo efectivamente que el ajuste del plazo de la patente (PTA) concedido en virtud del artículo 35 USC § 154 no está protegido contra la doble patentabilidad por obviedad (OTDP) en vista de una patente con el mismo plazo de 20 años, como la que puede surgir entre una patente principal y una secundaria. Al hacerlo, el tribunal trazó una línea divisoria entre otras decisiones del Tribunal Federal de Apelación que sostenían que la prórroga de la vigencia de la patente (PTE) concedida en virtud del artículo 35 USC § 156 está protegida contra la OTDP. Esta decisión puede llevar a las partes interesadas a reconsiderar las estrategias de patentes que incluyen la obtención rutinaria de patentes de continuación, especialmente después de que a una patente principal se le haya concedido una cantidad significativa de PTA.
Los problemas del OTDP
La decisión surgió de cuatro procedimientos de reexamen ex parte en los que la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes de la USPTO declaró inválidas por OTDP determinadas reivindicaciones de las patentes estadounidenses 6.982.742, 6.424.369, 6.452.626 y 7.002.621. Todas las patentes procedían de la misma solicitud prioritaria, pero tenían diferentes fechas de vencimiento debido a diferentes concesiones de PTA.
Este diagrama de la decisión del Tribunal Federal de Apelaciones explica las relaciones entre las patentes:
(Como se indica en otra parte de la decisión, la «caducidad sin PTA» fue el 6 de octubre de 2017).
Cabe señalar que, en el momento del procedimiento de reexamen, las patentes habían expirado. No obstante, el titular de la patente estaba interesado en reclamar una indemnización por daños y perjuicios por la infracción cometida en el pasado.
Este gráfico de la decisión del Tribunal Federal de Apelaciones explica las conclusiones del OTDP:
Tenga en cuenta que la patente '036 no obtuvo ningún PTA y la patente '369 obtuvo menos PTA que las demás patentes.
Cellect no cuestionó los aspectos de «evidencia» de las conclusiones sobre la OTDP, sino que se basó en argumentos jurídicos y equitativos para defender que las diferencias en la duración de la patente debidas a las diferentes concesiones de PTA no deberían dar lugar a la OTDP.
La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones
La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones fue redactada por el juez Lourie y respaldada por los jueces Dyk y Reyna.
La mayor parte de la decisión explica por qué las sentencias en Merck & Co. contra Hi-Tech Pharmacal Co. (Fed. Cir. 2007) y Novartis AG contra Ezra Ventures LLC (Fed. Cir. 2018), que abordaban la interacción entre la prórroga de la vigencia de la patente («PTE») concedida en virtud del artículo 35 USC § 156 y el OTDP no se aplica a la PTA concedida en virtud del artículo 35 USC § 154. Por ejemplo, el tribunal consideró que el propio artículo 154 indica que la PTA está subordinada a la OTDP, al establecer que la PTA no puede prorrogar una patente más allá de la fecha de vencimiento especificada en una renuncia terminal (que puede presentarse para superar un rechazo de la OTDP o resolver una cuestión relacionada con la OTDP después de la concesión).
El tribunal también abordó los argumentos de Cellect de que, dado que la PTA es una indemnización legal destinada a compensar los retrasos en el examen de la USPTO, no puede dar lugar a «una injustificada prórroga injustificada de la vigencia de la patente», ni plantear las preocupaciones de juego sucio que la doctrina OTDP creada judicialmente pretende abordar. El tribunal explicó que, si no se aplicara la OTDP, las patentes que expiran más tarde conferirían, en efecto, la PTA a la patente que expira antes y que no la ha ganado, lo que daría lugar a una prórroga injustificada de la vigencia de la patente que expira antes.
Estrategias Cellect
Algunas partes interesadas esperaban una decisión como la de Cellect desde que el Tribunal Federal de Apelación dictaminó por primera vez que una patente concedida posteriormente puede plantear cuestiones de OTDP para una patente concedida anteriormente, en su decisión de 2014 en Gilead Sciences, Inc. contra Natco Pharma Limited. Otros pensaban que el caso Novartis contra Ezra planteaba la posibilidad de que el Tribunal Federal de Apelación protegiera la PTA de la OTDP. Ahora que el Tribunal Federal de Apelación ha dictado esta sentencia, las partes interesadas tal vez quieran reconsiderar las estrategias de patentes que incluyen la obtención rutinaria de patentes de continuación. Por ejemplo, las partes interesadas podrían considerar, caso por caso, si el alcance adicional de protección que ofrece una patente de continuación merece sacrificar cualquier PTA concedida a una patente principal, o considerar si una solicitud divisional podría proporcionar un alcance de protección similar. Para las partes interesadas con patentes concedidas que se ven afectadas retroactivamente por Cellect, la decisión señala que las renuncias terminales «pueden presentarse para superar un rechazo por ODP, suponiendo que la primera patente aún no haya expirado». Por lo tanto, es posible que se puedan subsanar los problemas de invalidez planteados por esta decisión presentando una renuncia terminal. Por otra parte, dado que la OTDP surge sobre la base de cada una de las reivindicaciones, las partes interesadas tal vez deseen proceder con cautela si solo algunas reivindicaciones son vulnerables a una impugnación por OTDP.
