En una sorprendente notificación del Registro Federal publicada el 10 de mayo de 2024, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) propone imponer un nuevo requisito a las renuncias terminales presentadas para superar los rechazos por doble patentamiento de tipo obvio (OTDP). La USPTO exigiría al titular de la solicitud o la patente que aceptara que la patente en cuestión no será aplicable si cualquier reivindicación de la patente citada haya sido finalmente declarada no patentable o inválida por anticipada u obvia por un tribunal federal en una acción civil o por la USPTO, o si alguna reivindicación de la patente citada ha sido renunciada legalmente después de que se haya presentado una impugnación por estado de la técnica. Esta propuesta está dirigida directamente a los denominados «bosques de patentes», que supuestamente disuaden indebidamente la competencia de los medicamentos genéricos, pero que socavarían la capacidad de proteger plenamente las invenciones en todos los ámbitos tecnológicos.
El problema percibido de los «bosques de patentes»
Según la Notificación del Registro Federal, el objetivo declarado de esta propuesta es «evitar que las múltiples patentes dirigidas a variantes obvias de una invención puedan disuadir la competencia y promover la innovación y la competencia al permitir que un competidor evite la aplicación de patentes vinculadas por una o más renuncias terminales a otra patente cuya reivindicación se haya considerado finalmente no patentable o inválida con respecto al estado de la técnica».
La USPTO presentó por primera vez una propuesta similar en su aviso del Registro Federal del 4 de octubre de 2022, titulado«Robustez y fiabilidad».Como señalé en este artículo, el impulso detrás de esas iniciativas incluyó la «Orden ejecutiva sobre la promoción de la competencia en la economía estadounidense» del presidente Biden de julio de 2021, que se centró principalmente en reducir los costos de los medicamentos para los consumidores estadounidenses, y una carta del 8 de junio de 2022 de los senadores Leahy, Blumenthal, Klobuchar, Cornyn, Collins y Braun a la USPTO en la que expresaban su preocupación por «el gran número de patentes que cubren un solo producto o variaciones menores de un solo producto, lo que se conoce comúnmente como marañas de patentes». Sin embargo, el hecho de que el senador Peter Welch (demócrata por Vermont) haya presentado un proyecto de ley para abordar las «marañas de patentes» subraya que se trata de una cuestión que debe abordar el Congreso, y no la USPTO.
En la Notificación sobre solidez y fiabilidad, la USPTO propuso exigir una renuncia terminal «para estipular que las reivindicaciones no son patentablemente distintas» de las reivindicaciones de la patente o solicitud citada. En la actual Notificación del Registro Federal, la USPTO sugiere que el requisito propuesto actualmente evita al menos algunas de las preocupaciones planteadas contra la propuesta inicial, pero parece ser una distinción sin diferencia en la cuestión fundamental del derecho de exclusión. De hecho, estipular que una patente no será ejecutable parece ir incluso más allá de estipular que las reivindicaciones no son patentablemente distintas.
Los verdaderos problemas de la propuesta de la USPTO
La Notificación del Registro Federal presta una atención superficial a las preocupaciones planteadas en los comentarios públicos a la Notificación sobre solidez y fiabilidad, pero las partes interesadas no deben dejarse disuadir de impugnar la nueva propuesta por uno o varios, o todos los siguientes motivos:
- La propuesta equivale a una reglamentación sustantiva, lo que excede la autoridad de la USPTO.
- La propuesta es incompatible con el derecho legal a presentar una solicitud de continuación (35 USC § 120).
- La propuesta es incompatible con la presunción legal de validez que se aplica caso por caso (35 USC § 282(a)).
- La propuesta es incompatible con numerosas decisiones del Tribunal Federal de Apelaciones que sostienen que la presentación de una renuncia terminal no equivale a una admisión de obviedad.
With regard to the first point, the USPTO cites
La Notificación del Registro Federal está plagada de otras afirmaciones que merecen ser analizadas y cuestionadas.
Fundamentalmente, la premisa de que los rechazos OTDP solo se plantean entre «reivindicaciones que varían entre sí solo en aspectos menores» no refleja la realidad. Los examinadores abordan el OTDP de la misma manera que abordan la obviedad en virtud del artículo 35 USC § 103 y pueden basarse en varias referencias adicionales del estado de la técnica para salvar la diferencia entre las reivindicaciones citadas y las reivindicaciones pendientes. En ese contexto, las denegaciones OTDP se plantean incluso entre reivindicaciones que no abarcan materia superpuesta. Además, las denegaciones OTDP pueden surgir entre reivindicaciones que originalmente se consideraban patentablemente distintas en un requisito de restricción, pero que no están protegidas por la ley de solicitudes divisionales (35 USC § 121) por razones de procedimiento.
Además, la Notificación del Registro Federal da a entender erróneamente que es fácil retirar una renuncia terminal durante el examen, por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones para evitar la OTDP. Sin embargo, la sección citada del MPEP (MPEP § 1490(VIII)) solo indica que «la anulación de una renuncia terminal registrada erróneamente» puede solicitarse mediante una petición «en circunstancias apropiadas, de conformidad con la administración ordenada del proceso de examen». En contraste con el tono optimista de la Notificación del Registro Federal, el MPEP establece lo siguiente:
Las peticiones que solicitan reabrir la cuestión de la idoneidad del rechazo por doble patentamiento que motivó la presentación de la renuncia terminal no han sido consideradas favorablemente.
En cambio, el MPEP parece aconsejar «presentar una solicitud continuada... y abandonar la solicitud en la que se ha presentado la renuncia terminal» para anular el efecto de una renuncia terminal.
Además, la Notificación del Registro Federal omite deliberadamente considerar cómo funcionaría el cambio propuesto bajo las nuevas estructuras de tarifas que se propone que entren en vigor en enero de 2025, incluyendo el aumento de las tarifas de renuncia terminal, el aumento de las tarifas de RCE y los nuevos recargos por solicitud continua. Por ejemplo, la Notificación del Registro Federal sugiere que los solicitantes que deseen evitar presentar una renuncia terminal podrían proceder «combinando las reivindicaciones conflictivas en una sola solicitud», «cancelando o modificando cualquier reivindicación conflictiva» o argumentando en contra de las denegaciones OTDP, pero cada una de esas opciones se encarecerá significativamente con las tasas propuestas. Además, la sugerencia de solicitar en su lugar una solicitud de reedición de la patente citada pasa por alto los requisitos sustantivos de una solicitud de reedición, incluida la doctrina de la recuperación y la limitación de dos años para ampliar las reediciones.
En general, la Notificación del Registro Federal parece subestimar el impacto negativo que la propuesta tendría sobre los innovadores y exagerar las opciones para evitar los rechazos del OTDP y las renuncias terminales innecesarias.
Elegir una desbrozadora Bush Hog en lugar de una desbrozadora Weed Wacker
No voy a convencer a la USPTO de que la preocupación por las «marañas de patentes» es exagerada, pero la propuesta de socavar indiscriminadamente el valor de todas las patentes estadounidenses concedidas vinculadas por renuncias terminales es impactante. La Notificación del Registro Federal no proporciona ni cita ningún dato empírico que respalde la necesidad de este cambio draconiano en la práctica de las renuncias terminales, ni justifica su impacto en los innovadores de todas las áreas tecnológicas. Esta propuesta limitaría efectivamente a los titulares de patentes a una patente ejecutable, incluso si se han obtenido varias patentes de alcance variable, e incluso si las reivindicaciones son, de hecho, patentablemente distintas de cualquier reivindicación invalidada.
Se anima a las partes interesadas a enviar sus comentarios a la USPTO a través del Portal Federal de Reglamentación Electrónica antes del 9 de julio de 2024.
