El Tribunal Supremo dictamina que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (PTO) no puede iniciar una revisión solo de algunas de las reivindicaciones impugnadas.
El 24 de abril de 2018, el Tribunal Supremo emitió su dictamen en el caso SAS Institute Inc. contra Iancu, n.º 16-969, en la que sostenía que cuando la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (PTO) inicia una revisión inter partes (IPR), debe decidir sobre la patentabilidad de todas las reivindicaciones impugnadas en la solicitud de IPR. El Tribunal había admitido a trámite el recurso de certiorari sobre la siguiente cuestión: si el artículo 35 U.S.C. § 318(a) exige que, cuando la PTO inicia una IPR, se emita una resolución final por escrito que aborde todas las reivindicaciones impugnadas o si puede limitar la resolución final por escrito a solo algunas de las reivindicaciones. Esta resolución se emitió el mismo día que la histórica sentencia del Tribunal en el caso Oil States , que confirmaba la constitucionalidad de los IPR, y sugiere que el alto tribunal seguirá interviniendo en la resolución de los procedimientos de IPR.
Opinión mayoritaria
En una decisión de 5 a 4, con el juez Gorsuch redactando el voto mayoritario, el Tribunal sostuvo que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas «no puede seleccionar las reclamaciones en cuestión, sino que debe decidir sobre todas ellas». Slip Op. en 1. Tras ofrecer una visión general del proceso de IPR, el Tribunal determinó que la cuestión se reducía a la interpretación adecuada del artículo 35 U.S.C. § 318(a). Id. en 4.
El Tribunal consideró que «el texto claro del artículo 318(a) ofrece una respuesta inmediata». Ídem, en 4. El artículo 318(a) establece que «si se inicia una revisión inter partes y no se desestima en virtud del presente capítulo, la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes emitirá una decisión final por escrito con respecto a la patentabilidad de cualquier reivindicación de patente impugnada por el solicitante...». El Tribunal explicó que, desde el punto de vista textual, «cuando el artículo 318(a) establece que la decisión final por escrito de la Junta "resolverá" la patentabilidad de "cualquier reivindicación de patente impugnada por el solicitante", significa que la Junta debe abordar todas las reivindicaciones que el solicitante haya impugnado». Slip Op. en 5.
A continuación, el Tribunal procedió a rechazar cada uno de los cinco argumentos de la PTO. Al rechazar el primer argumento de la PTO de que la ley autoriza la instauración de un IPR solo sobre algunas de las reivindicaciones impugnadas, el Tribunal realizó un análisis exhaustivo del texto de la ley del IPR y sostuvo que el artículo 318 no «contempla la instauración reivindicación por reivindicación», sino que «prevé un régimen en el que una perspectiva razonable de éxito en una sola reivindicación justifica la revisión de todas». Id. en 7. Al rechazar el segundo argumento de la PTO de que el alcance de la IPR se reserva a la discreción de la PTO, el Tribunal dictaminó que «la ley nos dice que son las alegaciones del solicitante, y no la discreción del Director, las que definen el alcance del litigio desde su inicio hasta su conclusión». Id. en 9. Al rechazar el tercer argumento de la PTO de que las instituciones parciales constituyen una política eficiente, el Tribunal decidió que «la política prescrita por el Congreso en este caso es clara: el solicitante de una revisión inter partes tiene derecho a una decisión sobre todas las reclamaciones que ha impugnado». Id. en 10-11. Al rechazar el cuarto argumento de la PTO de que su interpretación debe ser objeto de deferencia en virtud de Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U. S. 837 (1984), el Tribunal determinó que no debía deferencia a la interpretación de la PTO porque «tras aplicar aquí las herramientas tradicionales de interpretación, no nos queda ninguna incertidumbre que pueda justificar la deferencia». Slip Op. en 12. Al rechazar el último argumento de la PTO de que su decisión de iniciar una revisión solo de algunas reclamaciones no está sujeta a revisión judicial, el Tribunal concluyó que «nada en el §314(d) o en Cuozzo nos priva de nuestra facultad de garantizar que una revisión inter partes se lleve a cabo de conformidad con los requisitos de la ley». Id. en 14.
Discrepancias
La jueza Ginsburg, junto con los jueces Breyer, Sotomayor y Kagan, redactó un breve voto particular discrepante en el que ofrecía una estrategia para evitar el impacto de la sentencia: la Junta podría simplemente denegar una petición que contenga impugnaciones sin posibilidades de éxito, pero señalar otras impugnaciones más sustanciales. Entonces, según el voto particular discrepante, el solicitante podría presentar una «petición nueva o modificada» desprovista de las impugnaciones sin fundamento. El juez Breyer, junto con los jueces Ginsburg y Sotomayor, y la juez Kagan, excepto en lo que respecta a la Parte III-A, redactaron un voto particular más extenso en el que consideraban que la ley era ambigua. En concreto, el juez Breyer insistió en que la ley deja un vacío que debe llenar la agencia, consideró razonable la interpretación de la frase ambigua por parte de la Oficina de Patentes y Marcas (PTO) y, por lo tanto, concluyó que la interpretación de la PTO es legal.
Conclusión
La conclusión clara del SAS Institute es que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (PTO) ya no puede instituir derechos de propiedad intelectual solo sobre algunas de las reivindicaciones impugnadas y que cualquier decisión final por escrito debe abordar cada una de esas reivindicaciones. Aunque la decisión no aborda directamente la práctica de la PTO de permitir la institución de solo algunos de los motivos planteados en una petición de IPR, el26 de abril de 2018, la PTO publicó una guía en la que se indicaba que «Tal y como exige la decisión, la PTAB instituirá todas las reivindicaciones o ninguna. En este momento, si la PTAB instituye un juicio, lo hará sobre todas las impugnaciones planteadas en la petición». La PTO indicó además que, en los juicios de IPR pendientes, la PTAB puede emitir una orden que complemente la decisión de instituir todas las impugnaciones planteadas en la petición. Además, en el caso de los juicios pendientes, los paneles de la PTAB pueden tomar medidas para gestionar el procedimiento, «incluyendo, por ejemplo, conceder tiempo adicional, sesiones informativas, descubrimiento y/o argumentos orales, dependiendo de diversas circunstancias y de la fase del procedimiento». Cabe destacar que la guía de la PTO establece que la PTAB podría ampliar el plazo legal de 12 meses «caso por caso, si es necesario para ofrecer a todas las partes una oportunidad plena y justa de ser escuchadas».
Aún está por ver el efecto completo de la decisión del Instituto SAS, ya que la propia Oficina de Patentes y Marcas Registradas señaló que «seguirá evaluando el impacto de esta decisión en sus operaciones y proporcionará más orientación en el futuro si lo considera oportuno». Por ejemplo, aún está por concretarse cómo afectará esta decisión a la doctrina de los actos propios, y la inclusión de motivos anteriormente excluidos del juicio probablemente ampliará el alcance potencial de la doctrina de los actos propios provocada por impugnaciones de IPR infructuosas. Es evidente que la decisión augura cambios significativos en la práctica de las resoluciones sobre derechos de propiedad intelectual.
La PTAB organizará un seminario web titulado «Charla con el director» el lunes 30 de abril de 2018, de 12:00 a 13:00 (hora del Este), para debatir la decisión de SAS y su impacto en los procedimientos judiciales de la AIA, así como para responder a preguntas.
