La Cour suprême statue que le PTO ne peut pas engager de procédure de révision sur certaines des revendications contestées seulement.

Le 24 avril 2018, la Cour suprême a rendu son avis dans l'affaire SAS Institute Inc. c. Iancu, n° 16-969, statuant que lorsque l'Office américain des brevets et des marques (PTO) engage une procédure de réexamen inter partes (IPR), il doit se prononcer sur la brevetabilité de toutes les revendications contestées dans la requête en IPR. La Cour avait accepté de se saisir de la question suivante : l'article 35 U.S.C. § 318(a) exige-t-il que, lorsque le PTO engage une procédure IPR, il rende une décision écrite définitive traitant de toutes les revendications contestées ou peut-il limiter la décision écrite définitive à certaines revendications seulement ? Cette décision a été rendue le même jour que l'arrêt historique de la Cour dans l'affaire Oil States confirmant la constitutionnalité des IPR et suggère que la haute cour continuera à se prononcer sur le jugement des procédures IPR.

Opinion majoritaire

Dans une décision prise à 5 voix contre 4, le juge Gorsuch rédigeant l'avis majoritaire, la Cour a estimé que le PTO « ne peut pas sélectionner les revendications en cause, mais doit toutes les trancher ». Slip Op. à la page 1. Après avoir présenté une vue d'ensemble du processus IPR, la Cour a estimé que la question se résumait à l'interprétation correcte de l'article 35 U.S.C. § 318(a). Id. à la page 4.

La Cour a estimé que « le libellé clair de l'article 318(a) apporte une réponse évidente ». Id. à la page 4. L'article 318(a) stipule que « [s]i une révision inter partes est engagée et n'est pas rejetée en vertu du présent chapitre, la Commission d'appel et d'examen des brevets rendra une décision écrite définitive concernant la brevetabilité de toute revendication de brevet contestée par le requérant... ». La Cour a expliqué que, d'un point de vue textuel, « lorsque l'article 318(a) stipule que la décision écrite définitive de la Commission « doit » trancher la question de la brevetabilité de « toute revendication de brevet contestée par le requérant », cela signifie que la Commission doit examiner toutes les revendications contestées par le requérant ». Slip Op. à la page 5.

La Cour a ensuite rejeté chacun des cinq arguments avancés par le PTO. En rejetant le premier argument du PTO selon lequel la loi n'autorise l'ouverture d'une procédure IPR que pour certaines des revendications contestées, la Cour a procédé à une analyse approfondie du texte de la loi IPR et a estimé que l'article 318 ne « prévoyait pas l'ouverture d'une procédure revendication par revendication », mais « envisageait plutôt un régime dans lequel une perspective raisonnable de succès sur une seule revendication justifie l'examen de toutes les revendications ». Id. à la page 7. En rejetant le deuxième argument du PTO selon lequel la portée de l'IPR est laissée à la discrétion du PTO, la Cour a statué que « la loi nous dit que ce sont les arguments du requérant, et non la discrétion du directeur, qui définissent la portée du litige, depuis son introduction jusqu'à sa conclusion ». Id. à la page 9. En rejetant le troisième argument du PTO selon lequel les institutions partielles constituent une politique efficace, la Cour a décidé que « la politique prescrite par le Congrès en l'espèce est claire : le requérant dans une révision inter partes a droit à une décision sur toutes les revendications qu'il a contestées ». Id. aux pages 10-11. En rejetant le quatrième argument du PTO selon lequel son interprétation devrait bénéficier d'une déférence en vertu de l'affaire Chevron U.S.A. Inc. c. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U. S. 837 (1984), la Cour a déterminé qu'elle ne devait aucune déférence à l'interprétation du PTO car « après avoir appliqué les outils d'interprétation traditionnels en l'espèce, il ne subsiste aucune incertitude qui justifierait une déférence ». Slip Op. à la page 12. En rejetant le dernier argument du PTO selon lequel sa décision de n'instituer un réexamen que pour certaines revendications n'est pas susceptible de contrôle judiciaire, la Cour a conclu que « rien dans le §314(d) ou dans l'affaire Cuozzo ne nous prive de notre pouvoir de veiller à ce qu'un réexamen inter partes se déroule conformément aux exigences de la loi ». Id. à la page 14.

Dissidences

La juge Ginsburg, rejointe par les juges Breyer, Sotomayor et Kagan, a rédigé une brève opinion dissidente proposant une stratégie pour éviter l'impact de la décision : la Commission pourrait simplement rejeter une requête contenant des contestations sans chance d'aboutir, tout en soulignant d'autres contestations plus substantielles. Ensuite, selon l'opinion dissidente, le requérant pourrait déposer une « requête nouvelle ou modifiée » dépourvue des contestations sans fondement. Le juge Breyer, rejoint par les juges Ginsburg et Sotomayor, ainsi que par la juge Kagan, à l'exception de la partie III-A, a rédigé une opinion dissidente plus longue, considérant la loi comme ambiguë. Plus précisément, le juge Breyer a fait valoir que la loi laisse une lacune à combler par l'agence, a jugé raisonnable l'interprétation de la phrase ambiguë par le PTO et a donc conclu que l'interprétation du PTO était légale.

Conclusion

La conclusion claire tirée par SAS Institute est que le PTO n'est plus en mesure d'instituer un IPR uniquement sur certaines des revendications contestées et que toute décision écrite finale doit traiter chacune de ces revendications. Bien que la décision ne traite pas directement de la pratique du PTO consistant à n'autoriser que certains des motifs invoqués dans une requête en IPR, le26 avril 2018, le PTO a publié des directives indiquant que « conformément à la décision, le PTAB statuera sur toutes les revendications ou sur aucune. À l'heure actuelle, si le PTAB engage une procédure, il statuera sur toutes les contestations soulevées dans la requête ». Le PTO a en outre indiqué que dans les procès IPR en cours, le PTAB peut rendre une ordonnance complétant la décision d'instituer une procédure pour toutes les contestations soulevées dans la requête. En outre, pour les procès en cours, les panels du PTAB peuvent prendre des mesures pour gérer la procédure, « y compris, par exemple, accorder un délai supplémentaire, des briefings, des découvertes et/ou des plaidoiries, en fonction de diverses circonstances et du stade de la procédure ». Il convient de noter que les directives du PTO stipulent que le PTAB peut prolonger le délai légal de 12 mois « au cas par cas, si cela est nécessaire pour donner à toutes les parties une possibilité pleine et équitable d'être entendues ».

L'effet complet de la décision SAS Institute reste à déterminer, car le PTO lui-même a indiqué qu'il « continuera d'évaluer l'impact de cette décision sur ses activités et fournira des directives supplémentaires à l'avenir, le cas échéant ». Par exemple, l'impact de cette décision sur l'estoppel reste à préciser, et l'inclusion de motifs précédemment exclus du procès élargira probablement la portée potentielle de l'estoppel déclenché par des contestations IPR infructueuses. Il est clair que cette décision annonce des changements importants dans la pratique des jugements en matière de propriété intellectuelle.

Le PTAB organisera un webinaire intitulé « Chat with the Chief » (Discussion avec le directeur) le lundi 30 avril 2018, de midi à 13 h (heure de l'Est), afin de discuter de la décision SAS et de son impact sur les procédures judiciaires AIA, et de répondre aux questions.