L'USPTO publie les règles définitives limitant les prolongations et le nombre de revendications
Aujourd'hui, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a publié ses règles définitives limitant les prolongations et le nombre de revendications. Bien que ces règles n'entreront en vigueur qu'au 1er novembre 2007, certains aspects auront une incidence sur les demandes déjà en cours. Ce long ensemble de règles est complexe et très détaillé. La présente alerte fournit un résumé général mettant en évidence les principales dispositions des règles et identifiant les mesures que les demandeurs peuvent ou ne peuvent pas être amenés à prendre avant le 1er novembre. Une discussion plus approfondie de ces règles aura lieu lors de la conférence Web « Patent Nation » organisée par Foley la semaine prochaine, dont les détails seront communiqués prochainement.
Limite de deux prolongations plus une RCE («limite 2+1»)
Les règles définitives autorisent deux prolongations (y compris les prolongations partielles) plus une demande de poursuite de l'examen (RCE) — qui peut être déposée dans la demande initiale ou dans l'une des prolongations — de plein droit et sans justification dans les nouvelles demandes qui n'ont encore fait l'objet d'aucune prolongation ou RCE.
Rétroactivitéde l'
La limite des continuations est rétroactive dans la mesure où les demandes déposées avant le 1er novembre 2007 seront prises en compte dans la limite des continuations qui s'appliquera à toute continuation déposée à compter du 1er novembre 2007.
Il existe une exception unique pour les demandes qui revendiquent uniquement la priorité de demandes non provisoires déposées avant le 21 août 2007, lorsqu'aucune autre demande américaine déposée à compter du 21 août 2007 ne revendique la priorité de la même demande antérieure. Pour ce sous-ensemble de demandes, une (et une seule) demande de continuation supplémentaire peut être déposée sans se conformer aux nouvelles règles, même après le 1er novembre 2007.
La limite unique relative aux RCE est rétroactive. Ainsi, si une RCE a été déposée avant le 1er novembre 2007 dans la demande en question ou dans l'une de ses demandes parentes ou filles, aucune autre RCE ne peut être déposée sans justification.
Poursuites supplémentaires et RCE autorisées en vertu des normes « n'auraient pas pu être soumises plus tôt »
Les règles définitives prévoient que les poursuites supplémentaires ou les RCE ne seront autorisées pour obtenir l'examen d'une modification, d'un argument ou d'une preuve que sur demande démontrant que la modification, l'argument ou la preuve « n'auraient pas pu être soumis pendant le traitement de la demande déposée antérieurement ». Les règles définitives ne fournissent aucune indication quant aux circonstances qui satisferont à cette norme.
Les divisions en série conformes à la restriction sont autorisées
Les règles définitives définissent strictement les demandes divisionnaires en référence à une exigence de restriction et ne comptent pas les divisions dans les limites de continuation. Les règles définitives autorisent les divisions en série, ce qui est conforme à la pratique actuelle et diffère des règles proposées. Par conséquent, un demandeur peut retarder le dépôt de divisions et peut déposer plusieurs divisions en série tant qu'une demande antérieure dans la chaîne de priorité reste en attente.
La limite 2+1 s'applique à chaquedemande de division. Chaque demande de division donne droit à deux continuations plus une RCE.
Limite de cinq revendications indépendantes/vingt-cinq revendications au total
Chaque demande peut contenir jusqu'à cinq revendications indépendantes et jusqu'à 25 revendications au total. Si la demande contient plus de cinq revendications indépendantes ou plus de vingt-cinq revendications au total, un « document d'appui à l'examen » (ESD) fastidieux sera exigé et devra être déposé avant la première décision administrative sur le fond. Si aucun ESD n'est déposé avant la première décision administrative sur le fond, la demande ne pourra pas être modifiée pour inclure plus de cinq revendications indépendantes ou plus de vingt-cinq revendications au total.
Les limites 5/25 sont appliquées après l'imposition de toute exigence de restriction, de sorte que les réclamations non retenues et retirées ne sont pas prises en compte. Toutefois, si une exigence de restriction est retirée et que les réclamations non retenues sont réintégrées, les limites 5/25 s'appliqueront au nombre total de réclamations après réintégration.
Pas besoin de se précipiter pour déposer des demandes de continuation avant le 1er novembre 2007
Déposer de manière réflexive de nombreuses demandes de continuation dès maintenant, avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles le 1er novembre,pourrait ne présenter aucun avantage,car celles-ci exigeront des demandeurs qu'ils limitent les revendications « indistinctes sur le plan de la brevetabilité » à une seule demande dans certaines circonstances. Ainsi, les demandeurs qui prévoient de déposer des demandes de continuation avant le 1er novembre devraient examiner dans quelle mesure les revendications sont distinctes, au regard de la brevetabilité, des revendications déjà en instance dans d'autres demandes connexes.
Le dépôt de nombreuses demandes ne permettra pas non plus de contourner les règles relatives à la limitation du nombre de revendications, car les nouvelles règles stipulent que l'USPTO comptabilisera les revendications « indistinctes sur le plan de la brevetabilité » déposées dans plusieurs demandes comme si elles avaient été déposées dans les deux demandes lors du comptage des revendications.
Envisagez de déposer une RCE avantle 1er novembre 2007
Les demandeurs confrontés à un rejet définitif devraient envisager de déposer une RCE avant le 1er novembre2007. Si une RCE a déjà été déposée dans la demande, dans toute demande parentale ou dans toute demande revendiquant la priorité de la même demande parentale, aucune RCE ne sera autorisée après le 1er novembre 2007 sans justification. Ainsi, si de nouvelles modifications ou preuves doivent être soumises, il peut être conseillé de déposer une RCE avant le 1er novembre 2007.
Pour plus de détails sur une analyse plus approfondie des implications, consultez la prochaine conférence Web de Foley intitulée « Patent Nation » et l'alerte de suivi.
Pour plus de détails sur les nouvelles règles, participez au webinaire spécial de deux heures organisé par l'USPTO le jeudi 23 août 2007 à 13 h 00 (heure de la côte Est).
